通過補交對比實驗數據來證明發明具備創造性的原則和要求

王 險，宋 芳

(1.國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京100081;2.中牧實業股份有限公司，北京100095)

1 前言

專利審查指南指出“當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，具備創造性”。因此，在針對審查員提出發明不具備創造性時，申請人往往會以發明取得了“預料不到的技術效果”來爭辯發明具有創造性。具體到化學領域，由于其可預測性水平低、實驗依 賴性強的特點，往往需要補交對比實驗數據來證明發明相對于現有技術具有預料不到的技術效果［1－2］，來證明發明技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，具備創造性。申請人提供的對比實驗數據將直接影響發明是否具有創造性的審查結論。

2 問題提出

專利審查指南［3］將“發明取得了預料不到的技術效果”作為判斷創造性的輔助性審查基準，即產生預料不到的技術效果是滿足發明創造性要求的充分條件。由此可見，通過證明“發明取得了預料不到的技術效果”是申請人爭辯其發明具備創造性的重要途徑。

對預見性水平較低的化學領域，申請人經常會提交對比實驗數據來作為“發明取得了預料不到的技術效果”的證據，證明發明具有創造性。因此，對補交的對比實驗數據的把握在創造性的判斷中顯得尤為重要。為此，專利審查指南［3－6］對該部分內容也一直進行修改，希望能夠較好的闡述什么樣的補充實驗數據才是合適的，審查過程中對補充實驗數據應如何進行處理。1993年第1版指南第二部分第八章第5.2.2.2節規定了對說明書的修改應包括的內容，其中第 (6)項規定:“修改發明的有益效果。只有當某 (些)技術特征在原始申請中已經被清楚的公開，而其有益效果沒有清楚地提及，但所屬技術領域的技術人員可以直接地、毫無困難地從原始申請文件中推斷出這種效果時，才允許對發明的有益效果作適合的修改”。第二部分第5.2.3.1節第 (6)項中規定: “補入實驗數據，以說明發明的有益的效果和/或補入實施方式和實施例以說明在權利要求保護范圍內發明能夠實施。但是，這些補充的信息可以放入申請案卷中，供審查員審查專利時參考”。2006版指南第二部分第八章第5.2.2.2節中，將之前允許的說明書的修改部分修改為“只有在某 (些)技術特征在原始申請文件中已清楚地記載，而其有益效果沒有被清楚地提及，但所屬技術領域的技術人員可以直接地、毫無疑義地從原始申請文件中推斷出這種效果的情況下”;在第二部分第八章第5.2.3.1節“不允許的增加”部分刪除了“但是這些補充的信息可以放入申請案卷中，供審查員審查新穎性、創造性和實用性時參考”的內容，而保留“補入實驗數據以說明發明的有益效果，和/或補入實施方式和實施例以說明在權利要求請求保護的范圍內發明能夠實施”。對此修改，《審查指南修訂導讀2006》作了如下解釋:“并非所有這樣的信息都可以參考的，對于這樣的補充信息，要根據實際補充的內容及案件的具體情況確定是否予以考慮”。2010版指南在第二部分第5.2.3.1節保留了2006版中“不允許的增加”部分:“(6)補入實驗數據以說明發明的有益效果，和/或補入實施方式和實施例以說明在權利要求請求保護的范圍內發明能夠實施。”但是，2010版指南中只規定了補充實驗數據不能以修改的方式補入權利要求書或說明書中，對于其能否供審查員在進行創造性判斷時作為參考沒有明確的規定。國家知識產權局于2017年2月以局令的形式對指南進行了修改，并于2017年4月1日起施行。本次修改的指南在第二部分第十章新增了第3.5節“關于補交的實驗數據”，將2010版指南第二部分第十章第3.4節第 (2)項所涉及針對補交的實驗數據的規定移至第3.5節，并將“申請日后補交的實施例和實驗數據不予考慮”修改為“對于申請日后補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。

從指南的多次修改，可以看出補交實驗數據對申請人在答復審查意見的重要性。作者結合2個案例來分析什么樣的補交實驗數據不能被接受，什么樣的可以被接受，供申請人在答復審查意見通知書時參考。

3 案例

3.1 案例1

3.1.1 案情介紹 本案涉及發明名稱為“殺蟲劑 (二鹵代丙烯基)苯基烷基取代的苯并噁唑和苯并噻唑衍生物”，申請號為200480011460.9號發明專利申請 (下稱本申請)。

基本案情如下:

本申請涉及1種可用于防治昆蟲和螨蟲的通式化合物，說明書第27～28頁中記載了使用本發明的化合物對植物葉子上的煙草蚜蟲的測試試驗，其中具有苯并噁唑基團的化合物1、3、4、6、7、8在30ppm施用率下的防治百分數分別為95%、100%、55%、95%、100%、95%，以上化合物和具有苯并噻唑基團的化合物12在10ppm施用率下的防治百分數分別為31%、100%、15%、70%、10%、55%、15%。

審查員質疑本申請請求保護的技術方案不具備創造性。

申請人在答復審查意見時提供對比實驗數據的附件?，其中記載了對比文件1實施例3的化合物與本申請實施例化合物3對煙葉蚜蟲的殺蟲效果對比實驗結果，其結果顯示本申請實施例化合物3在0.8ppm濃度下7d后的殺蟲效果為60%，而對比文件1實施例3的化合物在0.8ppm濃度下7d后的殺蟲效果為0。

申請人上述補充實驗數據被審查員采信，采信理由如下:1)、本申請說明書對于殺煙葉蚜蟲的用途和效果已經達到了充分公開的要求，鑒于本申請說明書中的測試方法與對比文件1中的測試實施例3的測試方法不相同，請求人提供相同條件下兩者化合物對煙葉蚜蟲的殺蟲活性的對比試驗數據，僅僅是為了進行對比的目的，并沒有引入新的內容;2)、對比文件1的試驗實施例3中只公開了化合物使用濃度高達100ppm時的活性數據，并沒有任何數據表明隨著使用濃度的下降，化合物的活性不會急劇下降，因此不能僅基于本申請化合物的活性隨使用濃度由30ppm下降到10ppm而降低來認定其不具有預料不到的技術效果，而應當通過對比本申請化合物與對比文件1化合物在相同或可比試驗條件下的活性來判斷。

3.1.2 案例小結 本案中在原始說明書中已經記載了相關的效果數據，請求人提供相同條件下兩者化合物對煙葉蚜蟲的殺蟲活性的對比試驗數據，僅僅是為了進行對比的目的，并沒有引入新的內容，因此可以作為評判創造性參考。

3.2 案例2

3.2.1 案情介紹 本案涉及發明名稱為“一種降血糖的中藥、制備方法及其應用”，申請號為201410225071.1的發明專利申請 (下稱本申請)。

基本案情如下:

本申請涉及一種降血糖的中藥，其特征在于:由以下各組分制成:莕菜、青皮和糖。說明書第8，12頁中記載了本申請的組合物與格列酮類降血糖藥物服用后前后血糖的變化。說明書中沒有記載莕菜+青皮+紅糖的組合方案相對于單獨用莕菜或青皮或莕菜和青皮的組合物均取得了意料不到的協同降血糖效果。

審查員質疑權利要求相對于現有技術不具備創造性。在答復審查意見過程中申請人在提請復審時提交了附件1:李琳玲受試藥物在糖尿病模型db/db小鼠上的藥效學研究實驗報告復印件。復審請求人認為附件1證明了莕菜、青皮和紅糖間存在協同作用，即莕菜+青皮+紅糖的組合方案相對于單獨用莕菜或青皮或莕菜和青皮的組合物均取得了意料不到的降血糖效果。

審查員認為:本申請的說明書中也沒有給出能夠驗證在組合物中加入大量糖后，莕菜+青皮+糖的組合與莕菜+青皮的組合比較能夠產生協同降糖作用的藥效實驗數據，因此本領域技術人員根據說明書記載的內容和現有技術，不能確認莕菜+青皮+糖的組合與莕菜+青皮的組合比較產生了協同降糖的作用。而對于沒有在專利說明書中公開的技術方案、技術效果等，一般不得作為評價專利權是否符合法定授權確權標準的依據。當復審請求人通過提交對比試驗數據的方式，試圖證明其要求保護的技術方案相對于現有技術具備創造性時，該數據證明的技術效果應當是針對在原申請文件中明確記載并能夠得到驗證的技術效果。補交的額外實驗數據不應改變原認定的申請事實。因此，申請人提供的補交實驗數據無法證明本申請請求保護的技術方案具備創造性。

3.2.2 案例小結 本申請申請人提交的補充實驗數據1、2后認為，上述實驗結果屬于實驗證據，旨在進一步證明莕菜、青皮和紅糖間存在協同作用，即莕菜+青皮+紅糖的組合方案相對于單獨用莕菜或青皮或莕菜和青皮的組合物均取得了意料不到的協同降血糖效果。但是本申請的原始說明書只給出了本申請組合物與格列酮類降糖藥物的對比效果實驗數據。申請人提交的上述補充實驗數據所要證明的技術效果既沒有記載在原始說明書中，也不屬于本領域技術人員根據現有技術能夠驗證的技術效果，因此，不能證明本申請具備創造性。

4 思考與討論

我國專利申請是先申請原則，因此申請日后補交的實驗證據不能改變由專利申請文件在申請日時所確定的事實。在專利申請日后提交對比實驗數據證明發明要求保護的技術方案相對于現有技術具備創造性，接受該數據的前提必須是為了證明原申請文件中明確記載的技術效果。補交實驗數據所證明的技術效果應當是本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。如果申請人希望通過在后補交實驗證據的方式證明發明取得了某種技術效果的話，這種申請日之后提交的實驗證據只能是針對本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的技術效果進行補強。對申請日時客觀事實的驗證申請文件已公開效果的補強公開的客觀事實，本領域技術人員的預期補充提交的實驗證據可以作為補強證據以印證說明書中已經記載的內容;如果補交的實驗數據所要證明的技術效果是原始申請文件未記載，也未證實的，不能以這樣的實驗數據作為評價專利創造性的依據。此外，申請人在提供對比試驗效果時，對比試驗應在請求保護的發明與最接近的現有技術之間進行，該證據必須與請求保護的范圍相對應。