企業并購中盡職調查及知識產權風險的規避*
——以專利為視角

劉玲利

重慶工商大學法學院，重慶 400067

一、企業并購中的盡職調查

(一)目標企業知識產權的調查

收購方應組建一個盡職調查小組，其成員由律師、資產評估師、會計師、企業協調人員組成，在一定時間內完成對目標企業的調查工作，并出具《盡職調查報告》。

1.知識產權資產調查

企業知識產權資產包括商標、專利、商業秘密、計算機版權等，調查其數量和種類，在別國授權數量、權利是否穩定、是否具有權利瑕疵，是否具有盈利價值，能否為擴大企業技術能力提供幫助等。通常在資產評估過程中，多是利用財務面、管理面及技術面等相關變數來進行分析估算，同時還需市場價值與賬面價值的比例，即MTB曲線分析專利狀況，MTB越高才表明該專利在市場上的潛在價值越高，越被市場看好。

2.知識產權保護和有效利用的調查

該調查主要有以下六方面內容：有效性、發明人狀態、權利所屬、技術覆蓋度、市場風險、競爭對手分析，其中最為重要的是權利有效性與權利所屬。第一，對目標企業的專利有效性進行調查。第二，調查權利所屬是否有瑕疵，直接關系到專利技術的價值，比如職務發明的專利技術與專利轉讓獲得的專利技術，其權利是否完全歸屬于目標企業，或僅有某幾項權利歸目標企業所有，也應當詳細調查。第三，發明人狀態調查主要是弄清楚發明人為該公司員工還是其他自然人，如果是其他自然人為某項專利技術的發明人，可能會影響對該項專利技術的實施或生產，降低專利價值。第四，技術覆蓋度調查是指專利技術中的技術特征與其他專利的技術特征相重合的比例大小，此項調查主要是為了避免不必要的專利糾紛以及分析該專利的潛在價值。第五，市場風險調查是指由該專利技術帶來的風險。第六，競爭對手分析調查是通過對競爭對手在特定時期內專利申請數量的統計分析，可發現該競爭公司在此時間內的研發方向變動及技術發展重心，并可通過對競爭公司專利活動年限統計，獲得該公司內各專利平均有效期間以計算未來對本公司可能造成的威脅大小。

3.知識產權相關的法律訴訟調查

調查與該公司知識產權相關的知識產權訴訟案件，調查是否存在潛在的訴訟風險，根據產品銷售市場的需要進行反壟斷調查。此項調查主要通過相關協議及正在進行的法律訴訟進行。正在進行的專利侵權訴訟是直接可得到資料以評估專利價值的，此類評估需律師與資產評估專家配合，針對每一件訴訟分別對某項專利估值。而難度較大的是對潛在訴訟風險的專利的判斷，因目標企業通常為提高自身資產價值可能對該類專利進行不完全的信息公開，增加了調查工作的難度，此時需調查小組擁有較為專業的能力和細致的工作態度來保證盡職調查工作的完成。

(二)目標企業專利的綜合評估

1.專利價值法律評估

專利價值的法律評估包含專利壽命和當前專利法律狀態兩方面。《專利法》規定：“發明專利權的期限是20年，實用新型和外觀設計專利權的期限是10年。”在專利權期限內，專利的不可規避性、依賴性、穩定性以及侵權可判定性是專利壽命價值的影響因素，越是對權利人實現權利有利的得分越高，專利價值就越大。此外，當前法律狀態包括的專利許可狀況、專利有效期、多國申請情況也影響專利法律價值評估，專利許可權利無瑕疵、專利剩余有效期時間長、多國申請狀況良好或已成功申請率高，該專利價值越大。

2.專利價值技術評估[1]

專利價值技術評估包含技術覆蓋范圍、技術質量、技術寬度以及技術成熟度四個方面。技術覆蓋范圍主要以國際專利分類號數量和權利要求數量作為衡量指標，數量多者覆蓋范圍廣，專利價值大。技術質量即技術強度，主要通過技術依賴度和技術周期確定每個專利的平均專利質量，以此反映出在某一技術領域企業的整體專利質量，顯示企業的競爭地位。技術寬度指標為科學關聯度、科學周期及科學影響力三個方面，科學關聯度高、科學周期長、科學影響力大者專利價值大。技術成熟度主要指專利研發完整度以及使用的可能性，研發完整全面，實施可能性大的專利成熟度高，專利價值大。

3.專利價值市場評估

專利價值市場評估包含專利家族[2]、投入強度及技術實施三方面。一般來說，專利家族規模大、并在三方技術市場占有比高的專利價值大。投入強度指人力投入與合作申請強度。通常情況下，一個專利在研發過程中所投入的人力與申請過程中的強度間接反映出專利的價值。根據馬克思的勞動價值論，“商品具有二重性，即價值和使用價值，使用價值是商品的自然屬性，價值是一般人類勞動的凝結，是商品的社會屬性。”專利產品作為商品，其使用價值(交易價值)的體現也取決于價值，即人類勞動。技術實施包括許可實施與自實施、專利權質押和專利權轉讓。技術實施是專利價值最普遍的直接體現方式，并且專利權的權利價值最終也大多通過以上三種方式實現。

(三)對目標企業并購的建議

盡職調查報告應對并購對象的技術創新能力、專利狀況、專利申請和維護、專利對產品的支持度、專利權的穩定性、專利的市場價值和技術價值作出客觀評價。針對以上專利調查結果，給出相關建議：

第一，并購對象的產品需要多項專利共同支撐，應當采取什么樣的收購策略，是否包括并購企業所有的專利技術、商業秘密以及計算機軟件，以及并購后知識產權如何整合，避免對后續經營造成影響。

第二，針對并購企業所有專利，在后續談判中，重點圍繞必要專利資產和并購對象未納入專利清單的專利進行分析和評估，確保購入的專利權權屬無爭議。

第三，在今后管控中，開展對國內外專利申請的管理和布局，注意搶占先機。針對并購對象存在著以商業秘密、版權形式存在的知識產權，要進一步了解發明人離職與否、特別是核心發明人狀況，提早做好安排，保持穩定。

第四，多方調查獲取更多信息，進一步開展競爭對手分析，在此基礎上有針對性的開展技術研發，保持競爭優勢。

第五，針對專利侵權訴訟密切跟蹤，如在并購合同簽訂時不能終結，則通過支付條款法律設計，將可能最大損失扣留，待案件清晰后處理。

二、盡職調查規避知識產權風險的實證分析

我們通過分析一個醫藥企業并購案的終止，來說明盡職調查工作及專利分析方法的重要性。

(一)案情簡介

甲公司是一家醫藥集團公司，主要工作為研發、生產和銷售藥品。為了配合企業發展戰略，甲公司向乙公司提出收購，表示愿意收購乙公司100%股權完成兩家公司的合并吸收，根據協議約定，甲公司最終取得乙公司三種藥品專利所有權，藥品名分別為A、B、C，甲乙公司協商一致并簽訂相關協議。另外注明兩點：1、藥品B與藥品C都沒有取得《新藥證書》根據我國法律規定，“未取得《新藥證書》的藥品，轉讓方與受讓方均應為藥品生產企業且符合法定條件，此外其中受讓方應當持有轉讓方50%以上股權或股份”，因此經協議甲公司擬收購乙公司全部股權；2、甲乙公司在當地銀行開設共管銀行賬戶，對履行《合作意向書》進行擔保。

案例中，甲公司沒有外聘資產評估專家和會計專家，為了完成法律盡職調查，僅安排公司項目經理和財務人員配合外聘律師工作。隨后，律師人員出具一份《法律盡職調查報告》，認為：1、乙公司不具備并購交易的合法資質；2、乙公司不擁有三種藥品專利所有權且不是藥品生產企業，實際上三種藥品的專利所有者是丙公司；3、藥品C存在被丁公司侵權的情況，但暫無直接證據證明存在侵權行為；4、藥品B存在專利權爭議。

因上述四個問題一直無法解決，一個月后并購項目被迫終止，甲乙公司按照《合作意向書》的約定解除共管銀行賬戶，甲公司支付乙公司合同約定的經濟補償。

(二)法理分析

1.乙公司不具備并購交易的合法資質

根據律師調取的資料顯示，乙公司是一個“股份合作制”企業，且還是一個國有資產股東，雖乙公司一直以有限責任公司形式存在運行，但其并不符合并購企業條件，只有當期成功完成企業改制，并解決好國有資產軟讓問題，才能成為受《公司法》調整的企業并購主體。

2.乙公司不是藥品生產企業

經律師調查發現，乙公司實質是一個藥品研究機構，沒有取得藥品生產許可證，案例中的三種藥品專利所有權實際歸丙公司所有，雖乙丙公司就三種藥品的專利所有權作出了約定，且也為雙方真實意思表示，但并不符合法律規定，屬無效法律行為，因乙公司并不具備藥品生產資質。但可通過乙丙公司就三種藥品的生產技術進行轉讓，從而使乙公司擁有三種藥品的財產處理權，進而轉讓這種財產性權益給甲公司。

3.藥品C專利權被侵犯

藥品C是一種經過仿制的化學原料藥，丁公司在丙公司之前取得“藥品批準文號”和《藥品注冊批件》，乙公司在2008年獲得專利權，其專利藥品C的“權利要求書”要求保護的是“一種制備工藝方法”。在律師對市場上三種藥品進行審查時，發現丁公司在藥品C的銷售上商場占有份額很高，已對藥品C的轉讓價值造成的嚴重影響，但乙公司因無法掌握丁公司直接的侵權證據，故無法阻止其侵權行為。律師建議，可通過“反向工程”破譯對方生產工藝，若實在無法維護藥品C的完整權利，可放棄對此藥品的收購。

4.藥品B存在專利權爭議

乙公司對藥品B的專利所有權是通過專利所有人轉讓取得，雖乙公司完整擁有藥品B的專利所有權，但根據《專利法》相關規定，乙公司并不具備將藥品B的專利所有權轉讓于第三人的權利，而此時原專利權人明確表示不同意轉讓專利權，所以導致藥品B的專利權轉讓產生糾紛。

(三)盡職調查及專利分析的重要性

本案例中甲乙公司雙方均對并購表示出期望，然而盡職調查中的問題卻顯示出草率并購后可能導致的

風險，無論對于甲公司希望擴大企業影響力的初衷，還是乙公司對謀求更好發展的期望，均有負面的影響，甲乙公司根據盡職調查的結論和建議終止了并購。因此，合格的盡職調查，可以為企業并購提供了完整、科學的決策依據，避免了雙方企業的經濟損失。

三、結語

企業并購是企業進行資本運作和經營的一種主要形式，對企業增加盈利、打開市場等具有重要意義。并購國內外具有較強的研發能力、擁有自主知識產權以及領先的市場地位的相關企業成為收購企業提升核心競爭力、快速提升規模的重要途徑，也是企業實現結構調整和產業快速轉型升級的必經之路。只是國際并購過程艱難，如履薄冰，背后更是隱藏著無法輕易估計的

知識產權風險。知識產權作為技術型公司的重要無形資產，專利的有效與否、有效期的長短、權利人是否屬實、知識產權相關的協議、技術覆蓋度與法律訴訟問題等直接關系到并購的市場風險和出價。因此解決好目標企業知識產權的價值評估、盡職調查以及并購后知識產權的整合是順利完成企業并購的重要保障，在企業并購中掌握專利分析方法，了解專利分析在并購過程中的運用，是使并購利益最大化的直接途徑。

[ 參 考 文 獻 ]

[1]王興旺.專利分析在企業技術并購中的應用探究[J].情報雜志，2011，10，30(10).

[2]張冬梅，曾忠祿.專利情報分析指標體系、分析方法與技術[J].情報雜志，2006(3).