歐洲專利局申訴委員會關于最接近的現有技術選取的思路及實例

王傲寒

一、引 言

《專利法》第22條第3款規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。”可以看出，現有技術是評價一項發明或者實用新型是否有創造性的標準。《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3節中，規定了判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，采用“三步法”進行，其中第一步就是確定最接近的現有技術，但其中對最接近的現有技術的判斷和解釋較為簡略，其中僅指出：“例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。”并且指出“在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或者相近的現有技術”。上述解釋較為籠統和上位，并且沒有給出實例予以進一步說明。

在審查實踐中，判斷和選取最接近的現有技術是“三步法”中的起點，可以說是整個“三步法”的基礎，選擇合適的最接近的現有技術對創造性評判至關重要。在現實中經常會遇到一些案例，由于未能選取較為適當的最接近的現有技術，因而難以給出令人信服的理由。筆者選取了歐專局申訴委員會的兩個相互關聯結論又截然不同的決定，以期給出對最接近的現有技術選取的一些思路和想法，并希望為進一步完善相關理論和規定提供參考。文中術語為中文翻譯，若與原始含義存在出入或錯誤，敬請指正。

二、歐專局相關規定概述

歐專局判例法和歐專局指南中均規定，判斷發明創造性的方法是具有三個步驟的“問題-解決法”，包括：（i）確定最接近現有技術；（ii）確定所要解決的客觀技術問題；以及（iii）從最接近現有技術和客觀技術問題出發，考慮要求保護的發明對于本領域技術人員而言是否顯而易見。判例法中認為，指出作為評價創造性的最接近的現有技術，其通常是披露了與要求保護的發明用于相同目的或針對相同的對象，以及具有相同的最相關技術特征的現有技術文件，即僅需做最小的結構性調整。其進一步標準是在相同或至少相近的領域中要達到相同的目的或效果和解決相同或相似的技術問題。

可以看出，歐專局在選取最接近的現有技術時，相同的目的和效果是首先考慮的因素，并且強調目的和效果相同而不是技術特征數量披露的多少，這可以使整個最接近的現有技術的選擇過程更符合發明的整體思路，并使其創造性評判的推理過程更加有說服力。

三、具體案例分析

申訴委員會的決定T334/92和T964/92，其中T964/92 是T334/92的分案申請，其在審查階段使用了同一份對比文件作為最接近的現有技術，而涉訴委員會卻得出了截然相反的結論。

（1）T334/92涉及的是一種化合物，可用于藥物，具有擴張血管、降血壓的作用，可用于心絞痛的治療。審查部門駁回了該申請，駁回針對的權利要求有兩組，其中權利要求1為：

其中，p為1或2；Y為-OR基團，其中R表示氫原子、低級烷基、低級烷氧羰基、酰基、煙酰或……

審查部門認為D1為最接近的現有技術，D1為1964年10月12日公開的GB1027967A，其公開了一種化合物，通式為，

其中Y可為亞甲基（-CH2-），R為氫原子、氯原子、溴原子或三氟甲基。該化合物具有血管擴張和降血壓性能，可用于心絞痛的治療。檢索部門認為從該申請提供的化合物結構上不能看出其能達到與現有商業途徑可獲的藥品（如硝酸甘油（NG）和二硝酸異山梨醇酯（ISDN））相比具有更好的效果，而且由于缺乏直接的對比，也不能提供比D1的化合物更有效的化合物，因此本身要解決的技術問題僅僅是提供一種化學結構和治療效果都與D1相似的化合物，且本領域技術人員根據說明書中對現有技術的描述可以意識到所有具有硝酸烷基（-ONO2）的化合物，包括該發明的化合物，都具有相似的效果，即對心絞痛有治療作用。認為D1為最接近的現有技術。

申訴委員會認為，在該發明說明書中聲稱NG和ISDN在超過100年間已廣泛用于心絞痛的治療，并且被認為是最有效的化合物，而該申請目的是獲得一種結構不同的、具有比常規藥物更強效果的含氮化合物，同時說明書中提供了一些醫學測試結果，證明該發明要求保護的化合物具有比NG和ISDN更低的毒性和更好的療效。而D1公開于1964年，在其后的二十多年中一直被本領域技術人員所忽略，在教科書提到的對心絞痛有療效的化合物中也未提起D1中的化合物（Burgers Medicinal Chemistry）。既然已無人考慮超過20年，那么本領域技術人員不會試圖在其基礎上對其進行改進，況且D1完全沒有披露其在藥效上的擴展，也沒有與當時已經熟知其價值的NG進行相關比對討論。因此本領域技術人員不會認為這種化合物即使在當時具有任何的技術優勢。考慮到已經存在的新的、具有較好效果的標準化合物已經被接收和使用（NG和ISDN），D1對技術領域所做的貢獻是不清楚的，本領域技術人員在其上作出改進是不切實際的。D1沒有提供可對其化合物進行改進的暗示，也沒有提供改進的方向，即D1沒有暗示如何對化學結構進行改進從而解決得到更好療效的技術問題。該發明權利要求1中的化合物還具有至少一個芳族硝基和OR基，這些在D1的化合物中都沒有包含，因此D1不能表明這些結構的改進能夠對應所要解決的技術問題。因此D1不能作為最接近的現有技術評述該申請的創造性。

（2）T964/92，為上述T334/92涉及申請的分案申請，權利要求1為：

其中X和Y相同或不同，分別代表一個氫原子或一個-OR基團，其中R為氫原子、低級烷基、低級烷氧羰基或酰基或……

該發明的目的是提供一種與現有心絞痛治療藥物，如NG或ISDN相比更有效的化合物，但是該發明說明書中未能提供任何證據證明其取得的效果，因此從現有技術出發，確定該發明要解決的技術問題是提供一種具有抗心絞痛效果的化合物。審查部門所用的最接近的現有技術仍為D1，并以此評述了權利要求的創造性，對此申請人提出申訴。申訴委員會駁回了申請人的請求，其理由是本領域技術人員的出發點僅是尋找一種用于治療心絞痛的已知藥物的化合物的替代品，因此申訴委員會認為本領域技術人員可以在現有技術中考慮任何有所述療效的化合物或化合物組來作為適當的跳板。在這個案件中，公眾可獲知該文件時間的長度是無關的。因此，公開了與該發明權利要求化合物相似結構的D1應當認為是最接近的現有技術。而在其母案（T334/92涉及申請）中，申請文件中并未包含能夠證明所述化合物具有比NG或ISDN更好活性的事實，基于對化合物進行改進或調整所面對的不同技術問題，申訴委員會駁回了審查部門對其創造性所作出的決定。

從上面兩個相關但結論截然不同的兩個案例可以看出，發明人在說明書中披露的內容是審查過程中需要重視的內容，審查員在充分了解該發明披露內容和與現有技術后進一步劃界是審查員提煉得到實際需要解決技術問題的基礎，在得到所要解決的技術問題后才進一步選擇最接近的現有技術。歐專局在選擇和評判最接近的現有技術的過程中，看重對發明思路的還原，即把本領域技術人員置入需要改進的具體環境中，不是全知全能的技術人員，而是真實的、在生產過程中需要對一定的實際技術問題進行解決的技術人員，其面臨的考驗是，局限于其所要改進的具體技術，僅在選擇的起點上進行改進，而不考慮現實技術中可能存在的其他客觀技術問題。在審查實踐中，我們往往遇到這樣的情況，對比文件公開了較多的技術特征，卻沒有明確公開與權利要求所述技術方案相同或相應的技術問題和效果，此時，我們往往認為所要解決的技術問題也是客觀存在的，因此也是本領域技術人員傾向于解決的，進而直接將對比文件和權利要求進行對比并進行創造性評述。該案對我們的啟示在于，遇到這樣的情況，應該將自己置于所選定的最接近的現有技術的環境中，看是否能在該情境下選擇解決與權利要求相同的技術問題，如果客觀上不存在這樣的需要，那么將無法通過該最接近的現有技術的改進或結合得到權利要求的技術方案。

四、總結和可借鑒經驗

從以上幾個案例可看出，歐洲專利局在確定最接近的現有技術時，有以下幾個特點。

1.重視發明的目的和效果

歐專局案例法中規定，選擇最接近的現有技術，首先需要考慮的就是其必須直接指向相同的目的或效果，否則，它將不能顯而易見地引導本領域技術人員獲得所要保護的發明。是否具有相同的目的或效果決定了本領域技術人員在思考時的邏輯鏈，只有指向相同的目的或效果，現有技術和該發明才能被聯系起來，否則現有技術的指向是不明確的。歐專局還強調，不應簡單地將公開的技術特征的數目作為判斷最接近的現有技術的標準，對于一個產品來說，不能僅僅考慮產品組成的相似性，如果相似的產品其組成和用途不同，則不能用作最接近的現有技術。在理想狀態下，相同的目的或效果在現有技術中已經提到過。

可見，歐專局在對最接近的現有技術進行選擇時，其過程更符合發明產生的過程，因此在選擇最接近的現有技術后進行創造性評述時，能作出更具有說服力的推理過程。

2.重視發明構思

歐專局案例法中認為，在評價一個專利申請的創造性時，對其所要解決的技術問題、所要進行的改進的評價的過程應當盡可能地接近發明人實際可能遇到的情形，即還原發明思路。

在第一個層面，本領域技術人員將評估并選擇“最有希望的起點”，本領域技術人員應當在要求保護的發明的范疇內真實地再現要求保護的發明的“情況”，在這些“情況”中，比相同的技術特征更需要考慮的是發明主題的指示、原始問題的形成、使用目的以及獲得的效果。雖然本領域技術人員可以自由選擇起點，但一旦選擇，其就會受到該選擇的約束，因為起點的選擇不僅決定了其作為主題的起點，還定義了進一步改進的范圍，我們可以把起點的類型看做一個大范圍，在選擇了該類型以后，本領域技術人員通常就僅會在這個范圍內對技術方案進行改進，如果在有意識地進一步改進中改變了選擇的類型，這種類型在現有技術中盡管是已知、但并從未被選擇過，也只能視為事后分析，因為通常不太可能在改進過程中改變最初選擇的發明類型，因此，類型不同的對比文件通常不認為是評價創造性的實際起點。

在第二個層面，歐專局強調技術問題的相似性應當作為選擇最接近的現有技術的考慮因素，指出作為發明起點的對比文件應當涉及相同或相似的技術問題，或至少具有相同或相近的技術領域。如果對比文件沒有公開與涉案專利相同的技術問題，即使其中公開了與涉案專利相同的許多技術特征，也不能作為最接近的現有技術使用，因為在這種情況下，實際上本領域技術人員閱讀了要求保護的發明，得到了后見之明（事后諸葛亮），然后把技術問題套回對比文件中才得到了啟示，但本領域技術人員是需要避免事后諸葛亮的，事實上如果沒有所謂的后見之明，僅從對比文件出發，本領域技術人員一開始就會陷入困境，因為根本沒有可以確認的目的或目標，因而也就無法建立邏輯鏈，得到所要保護的發明。也就是說既然相關技術問題都無法從最接近的現有技術中推導出來，更何況推導出解決這些問題的技術方案。也就是在T334/92和T964/92的情況中，本領域技術人員是否能從最接近的現有技術公開的范疇內得到進一步改進的啟示，從而得到涉案專利。

3.對“三步法”的有機運用

歐專局在其審查指南中規定使用“問題-解決法”判斷權利要求的創造性，其與《專利審查指南》（2010版）中規定的“三步法”相似：先確定“最接近的現有技術”，再確定所要解決的“客觀技術問題”，最后從最接近現有技術和客觀技術問題出發，考慮要求保護的發明對于本領域技術人員而言是否顯而易見。然而，從歐專局案例法中的案例可以看出，其在具體審查實踐中，確定所要解決的技術問題和確定最接近的現有技術這一過程往往是重疊，甚至是倒置的。對于這種做法，筆者認為，歐專局的這種做法可能是一種在過程中不斷糾偏、最后擊中目標的過程，具體來說，當要確定最接近的現有技術時，在某一較大范圍內確定所要解決的技術問題可以縮小所要確定的現有技術的范圍，即本領域技術人員僅具有在起點附近的范圍內尋找最接近的現有技術的動機，當最接近的現有技術最終被鎖定后，再根據區別特征進一步確定更加具體和明確的技術問題。從這一過程可看出，歐專局在使用“三步法”時，并未將三步割裂開來，而是不斷重復、螺旋上升的過程，而這樣的思路在國家知識產權局的審查實踐工作中也具有一定的借鑒作用。