當前經(jīng)濟形勢下臨時保護期的后續(xù)實施行為
——以高院指導(dǎo)案例20號為探討對象

（揚州大學(xué)）

一、斯瑞曼案裁判要點

斯瑞曼案中高院的裁判要點是：在發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前的臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，也不視為侵害專利權(quán)，但專利權(quán)人可以依法要求臨時保護期內(nèi)實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用。

我認為這個專利權(quán)糾紛案需要探討兩個問題：專利權(quán)第十三條的立法意義；此案兩被告的后續(xù)實施行為是否為《專利法》允許。

二、專利權(quán)第十三條的立法意義

第十三條規(guī)定：“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用。”專利法規(guī)定了申請人可以要求在發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用，即享有請求給付發(fā)明專利臨時保護期使用費的權(quán)利。這是發(fā)明創(chuàng)造從公共領(lǐng)域到私人領(lǐng)域的過渡保護制度。在這階段，發(fā)明已進行了專利申請并予以公示，目的是在專利權(quán)授予前“清理”市場上的雷同發(fā)明創(chuàng)作物，以避免該專利權(quán)被授予后出現(xiàn)大量專利糾紛，進而節(jié)約司法資源。如果他人在這一階段實施該發(fā)明，就會得到一定的“懲罰”——被專利權(quán)申請人請求給付發(fā)明專利使用費。這里的“實施”包括制造、銷售、進口等，該案中康泰藍公司與自來水公司簽訂銷售合同就是一種銷售行為，為什么法律對這種實施相關(guān)發(fā)明行為不予禁止呢？首先，正在申請專利權(quán)的發(fā)明在臨時保護期內(nèi)其實還是處于公共領(lǐng)域內(nèi)，但同時也處于申請公示期，在這階段實施該發(fā)明專利要受到適當?shù)南拗疲⒎ㄕ哂捎诳陀^因素不能直接禁止在此階段實施相關(guān)發(fā)明，比如如果該發(fā)明最終沒有被授予專利權(quán)，那么在臨時保護期內(nèi)法律直接禁止實施相關(guān)發(fā)明就會使司法機關(guān)面臨一種窘境——禁止實施相關(guān)發(fā)明的判決還要不要執(zhí)行了？執(zhí)行，便是對最終未被授權(quán)的發(fā)明的無理保護，不執(zhí)行，司法機關(guān)的判決便失去權(quán)威。所以臨時保護期內(nèi)的實施行為不被禁止，不是因為它是法律所容忍的行為，而是因為在客觀上不能禁止。

三、后續(xù)實施行為是否為《專利法》允許

后續(xù)實施行為是指，在專利權(quán)人獲得授權(quán)后，使用、許諾銷售、銷售臨時保護期內(nèi)，他人未經(jīng)許可制造的專利產(chǎn)品的行為。后續(xù)實施行為的對象是臨時保護期內(nèi)取得的，未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售的專利產(chǎn)品，斯瑞曼案中，被告自來水公司在臨時保護期內(nèi)購買了涉案的專利產(chǎn)品，而其使用行為持續(xù)到原告獲得專利授權(quán)之后，就是本文研究的后續(xù)實施行為。而被告康泰藍公司的維修保養(yǎng)行為促進了對該設(shè)備的使用，延長使用壽命，是使用行為的附隨行為，從性質(zhì)上說應(yīng)當歸為對該設(shè)備的使用行為。

我認為應(yīng)當允許在臨時保護期內(nèi)實施相關(guān)發(fā)明的后續(xù)實施行為是否為專利法允許，要看兩點：1、合理性——后續(xù)實施行為是否非必要不可；2、非禁止性——后續(xù)實施行為的是否對專利權(quán)產(chǎn)生實質(zhì)的侵害。

（一）合理性

此案中，如果康泰藍公司在與自來水公司簽訂購售合同時已經(jīng)通知斯瑞曼公司，并取得斯瑞曼公司的同意同時支付了適當?shù)氖褂觅M，或者康泰藍公司未經(jīng)斯瑞曼的許可而實施該發(fā)明，而斯瑞曼公司在保護期內(nèi)行使了其發(fā)明專利的使用費請求權(quán)，那么在斯瑞曼獲得該發(fā)明專利權(quán)后，自來水公司使用該設(shè)備的行為和康泰藍公司的維修保養(yǎng)行為是否侵犯了斯瑞曼的專利權(quán)，即違反專利法第十一條第一款中的以生產(chǎn)經(jīng)營目的使用其專利產(chǎn)品的行為。假定認定侵權(quán)，則第十三條就毫無意義，后續(xù)實施行為在性質(zhì)上是保護期內(nèi)實施他人相關(guān)發(fā)明的衍生行為，如果將保護期內(nèi)的實施行為和取得專利權(quán)后的后續(xù)實施行為割裂，在第一部分，我說到法律由于客觀因素?zé)o法禁止專利權(quán)臨時保護期內(nèi)他人實施相關(guān)發(fā)明的行為，而到這里卻認定實施相關(guān)發(fā)明后衍生的合理的甚至非必要不可的后續(xù)行為系侵權(quán)行為，這顯然違背第十三條的立法意義。所以認定后續(xù)行為侵權(quán)不成立。同理，如果他人在臨時保護期內(nèi)未支付適當使用費或者專利申請人未在臨時保護期內(nèi)請求支付適當使用費，那么完全可以適用專利法第六十八條請求支付使用費的訴訟時效，而不能認定后續(xù)實施行為為侵權(quán)行為。

當然，我說明一下，這里的后續(xù)實施行為必須是與臨時保護期內(nèi)的實施相關(guān)行為具有高度的關(guān)聯(lián)性，兩行為具有不可分割性，分割就會損壞另一種法益。在此案中，自來水公司后期使用二氧化氮發(fā)射器的的行為以及康泰藍公司的維修保養(yǎng)行為是兩人簽訂的購銷合同的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容，如果斯瑞曼公司在獲得專利權(quán)后可以向法院請求停止侵權(quán)行為，則有效地購銷合同就無法履行，合同雙方必定會產(chǎn)生合同糾紛，這顯然違背了節(jié)約司法資源的原則。所以，此案中兩被告的后續(xù)實施行為是被專利法所允許的。

（二）非禁止性

上面以提到，這里的后續(xù)實施行為包括自來水公司使用設(shè)備行為和康泰藍公司的后期維修保養(yǎng)行為。自來水公司的使用行為就是利用該涉案設(shè)備可以產(chǎn)生二氧化氯，進而用來過濾自來水，達到凈化自來水的效果。涉案設(shè)備獲得專利權(quán)以后，享有禁止他人未經(jīng)許可以生產(chǎn)經(jīng)營目的的制造、使用、銷售、許諾銷售以及進口該設(shè)備的權(quán)利。這里的五個侵權(quán)行為以“制造”最為嚴重，也是所有侵權(quán)行為的源頭所在，沒有非法制造，非法使用、非法銷售以及非法進口就會大大減少，甚至將會“斷鏈”，而且也不太可能存在沒有非法制造卻單獨存在非法使用、銷售以及進口的情況，因為一切合法制造最終都會面臨權(quán)利用盡的情況，專利法第六十三條第一款第一項將專利權(quán)用盡不視為侵權(quán)，也就是說一旦產(chǎn)品被合法制造了，就不會存在非法使用、銷售以及進口的情況。那本案中后續(xù)實施行為若被定性為非法使用，那么涉案設(shè)備一定是被非法制造的。涉案設(shè)備是在專利臨時保護期內(nèi)由一方銷售給另一方，它可能是在專利申請日之前制造出來的，也可能是在專利臨時保護期內(nèi)制造出來的，但不管怎么樣，它絕對不是非法制造，相反，如果是在專利授權(quán)之后制造并售出使用的一定屬于侵權(quán)行為。所以本案自來水公司后續(xù)使用行為對專利權(quán)并沒有產(chǎn)生實質(zhì)的侵害。此行為雖然不能完全符合第十一條的規(guī)定被評價為“合法使用”，但同時也不能被評價為“非法使用”，進而被法律所禁止。這也是立法規(guī)定的漏洞以及銜接不恰當之處，這種“合理使用”因怎樣加以規(guī)定，有待法律加以明確規(guī)定。

那康泰藍公司的后期維修保養(yǎng)行為對專利權(quán)有沒有產(chǎn)生侵害呢，我認為這個有待探討，因為這涉及專利的修理與再造。“專利權(quán)人合法投放市場的專利產(chǎn)品，使用人可以根據(jù)專利權(quán)用盡理論進行使用和修理，但不能進行專利產(chǎn)品的再造”，本案康泰藍公司的售后服務(wù)行為是為了延長設(shè)備使用壽命，正常情況下是對設(shè)備原來功能的恢復(fù)，但也不排除某些技術(shù)人員對設(shè)備進行改造，改造后的產(chǎn)品的技術(shù)特征全部落入該設(shè)備受專利權(quán)保護的技術(shù)特征，那就有侵權(quán)嫌疑了。

四、結(jié)語

本文通過個案，分析專利臨時保護期實施相關(guān)發(fā)明的后續(xù)實施行為是否屬于侵權(quán)行為，這當然無法形成一個既定的結(jié)論。我國專利法對后續(xù)實施行為沒有明確具體的規(guī)定，最高人民法院在綜合考慮專利法相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上使用體系解釋的方法對該案做出的裁判規(guī)則：專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售，不侵害專利權(quán)。這樣的裁判規(guī)則并不當然適用所有類似專利權(quán)糾紛，希望專利法能對此進行明確具體的規(guī)定。