淺析技術并購中的知識產權盡職調查

□ 劉艾曼

上海電氣集團股份有限公司 中央研究院 上海 200070

近年來，隨著科技和企業(yè)的快速發(fā)展，對于創(chuàng)新技術的需求與日俱增，技術并購成為了探索企業(yè)發(fā)展的新形式。從大部分企業(yè)的需求來看，技術并購是以獲取目標公司技術資源為目的的并購活動，技術并購后收購方獲得了目標方相關技術的所有權或使用權，可以根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對目標方的技術資源重新整合和繼續(xù)研發(fā)，以增強企業(yè)技術上的競爭能力。

1 技術并購中知識產權盡職調查的必要性

技術并購中涉及的技術不能簡單地歸類為商標、專利、著作權，而是一個復雜的知識產權體系。對于知識產權而言，盡職調查的必要性取決于交易事項所存在的風險。

1.1 知識產權所有權權屬瑕疵風險

針對知識產權收購，首先要審查該知識產權的權屬，如果權屬存在重大瑕疵，將直接導致收購失敗。對企業(yè)擁有的知識產權權屬狀況應如何界定，許多國家的法律都有明確規(guī)定，但又存在一定的差異，這就潛藏著法律沖突風險。例如，根據我國的專利法，凡是執(zhí)行本單位任務或主要利用本單位物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造是職務發(fā)明，專利權應歸單位所有，單位與發(fā)明人另有約定的除外，并且職務技術成果完成人享有同等權利優(yōu)先受讓該技術成果的權利[1]。我國對于職務發(fā)明的定義與德國較為接近，但德國相關法律規(guī)定職務發(fā)明專利的原始權歸發(fā)明人，雇主擁有實施選擇權。類似這樣的法律沖突，在涉外并購中就潛藏著知識產權權屬的法律風險。

此外，一般情況下對于目標企業(yè)所使用的知識產權，可能存在三種所有權形式：①企業(yè)單獨享有的知識產權；②與他人共享的知識產權；③第三方所有的知識產權。不同形式所有的知識產權，在價值上也有所不同。例如美國法律規(guī)定，任何一個知識產權共有人在未經其他所有人同意的情況下?lián)碛邢虻谌绞谟柙S可或出售，以及將其捐獻給公眾的權利，這就意味著一旦存在共同所有人，交易中的知識產權價值將大打折扣[2]。而如果知識產權是歸屬第三方的，那么目標公司僅享有使用權，其價值也有待再評估。

目標公司如果是企業(yè)集團中的一個成員公司，那么要關注其與控股公司或關聯(lián)公司之間是否存在知識產權資產混同的情況，并建議在盡職調查階段理清產權關系。某世界領先的自動控制設備生產商A收購了我國本地市場上領先的同類設備供應商B。被收購主體B的控股股東下設多個關聯(lián)公司，分別從事產品的研發(fā)、設計、生產、銷售等環(huán)節(jié)，被收購主體B主要承擔產品的研發(fā)任務。收購方認為自己收購該研發(fā)公司之后，當然獲得了相關產品的知識產權。然而，收購后卻發(fā)生了有關知識產權歸屬問題的爭議。被收購主體的原控股公司C聲稱，其擁有所有研發(fā)成果的知識產權，并已經在收購前將部分知識產權轉讓給了其它子公司，因此這些知識產權不包括在交易范圍內。這一案例反映了許多國內企業(yè)的真實狀況，即關聯(lián)企業(yè)之間知識產權資產混同、權屬不清。如果不能在盡職調查階段就理順并取得各方同意，那么可能導致收購結束后產生爭端。因此，對于并購，尤其是技術并購，知識產權權屬問題是盡職調查的關鍵。

1.2 知識產權地域性風險

眾所周知，嚴格的地域性也是知識產權的特點之一，因此，無論是海外并購還是國內并購，知識產權的地域性法律風險是一個重要的風險源。知識產權地域性指按照一個國家或地區(qū)的法律產生的知識產權，只在該國家或地區(qū)范圍內有效，超出該地域范圍，此項知識產權即不復存在。與此相對應的是，同一項技術可以在許多國家或地區(qū)存在專利，同一個商標也可以在許多國家或地區(qū)獲得注冊。也就是說，欲并購的目標方所擁有的商標、專利等知識產權，是僅僅在國內擁有權利，還是在其它多個國家擁有權利，這直接影響知識產權的價值或整體交易價格，甚至還能影響收購的目的能否實現(xiàn)。

1.3 知識產權時間性風險

一般而言，知識產權相應資產及權屬還有嚴格的時間界限。如發(fā)明專利，多數(shù)國家規(guī)定了20 a的保護期，具體則取決于各國法律的規(guī)定。超過這一時間界限，法律對相應的知識產權不再給予壟斷性保護，即該專利已屬于公知領域，是所有人都能使用的資產。此外，在專利法規(guī)定的保護期內，專利權人還須向專利機關繳納相應的專利年費，以維持專利的有效性。因此，通過審查這些方面的情況，確定所要收購的知識產權資產是否在法律保護的有效期限內，以及有效期限的長短，也直接決定該項知識產權保護的范圍和強度，并會對收購價格產生影響。可見，時間性法律風險也是知識產權盡職調查中的重要關注點。

1.4 知識產權相關訴訟或無效爭議風險

技術并購企業(yè)還需要評估目標企業(yè)近年來作為原告或被告參與的已結案或正在審理的訴訟案件情況，包括調查案件性質、訴訟法律關系和結案情況，并通過這些情況了解目標企業(yè)知識產權經營管理的狀況和基礎。如果第三方對目標企業(yè)知識產權所有權或有效性提出法律質疑，更要分析、權衡這些訴訟糾紛或知識產權穩(wěn)定性爭議是否有可能在收購之前結案，以及訴訟或爭議的焦點和結局，尤其是目標企業(yè)可能要承擔的責任損失大小、對目標企業(yè)知識產權穩(wěn)定性的影響，以及對企業(yè)購買、營運這些知識產權資產會造成何種影響。

1.5 知識產權管理風險

在技術并購中，還建議關注目標企業(yè)關于知識產權的相關管理制度。企業(yè)實施知識產權的根本目的是激勵創(chuàng)新，促進科技投入，優(yōu)化科技資源配置以增強企業(yè)的綜合競爭能力[3]，因此，如果知識產權制度不健全，如對于職務發(fā)明的發(fā)明人的獎勵未約定，也未有證明已支付，或者對于共有知識產權的管理制度欠缺，那么在知識產權處置過程中可能面臨發(fā)明人或共有人提出索賠的風險。此外，如果企業(yè)對于技術秘密的保護制度欠缺或管理不到位，也會對技術秘密的價值產生影響。因此，對于目標企業(yè)知識產權管理中的風險也應當關注。

2 知識產權盡職調查一般程序

知識產權盡職調查指在項目投資并購時，對擬投資對象擁有的核心專利、商標、著作權等知識產權進行權屬調查、風險分析和價值評估的專業(yè)活動，可為項目投資提供決策依據。開展知識產權盡職調查的主要目的如下：①從知識產權的角度，為企業(yè)做投資判斷提供材料，并研究確定投資框架；②調查結果根據需要反映在股權買賣合同中；③為并購之后的整合做準備[4]。

知識產權盡職調查應從商業(yè)、法律、技術、財務、稅收等各個層面和多個角度評價知識產權在企業(yè)中的價值，并擬定詳細的知識產權制度，通過了解被并購方的知識產權狀況，向投資者提供重要信息。比較理想的團隊構成是企業(yè)內部人員和外部專業(yè)機構的配合，企業(yè)內部的參加人員主要從下屬部門抽調包括知識產權部門專業(yè)人員、知識產權律師、戰(zhàn)略部門專業(yè)人員、研發(fā)部門專業(yè)人員。企業(yè)外部的專家主要包括知識產權專業(yè)律師、知識產權咨詢機構、會計師、專利代理機構等[5]。換言之，知識產權盡職調查指對企業(yè)的知識產權資產進行摸底，發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

在并購前期，收購方和被收購方應該對收購意向、被收購方大致情況、收購進程等進行初步接觸，雙方簽訂保密協(xié)議。其次，基于并購存在很多不可預測的變數(shù)，并購方在進行盡職調查后放棄收購計劃的情況很多，因而作為被收購方，即使與收購方簽訂了保密協(xié)議，也應該與律師、專利代理人等專業(yè)人士制定技術秘密公開的日程表，以便商討如何有步驟、有主次地逐步公開。同時，收購方應該督促被收購方事先與掌握核心技術的技術研發(fā)人員進行充分溝通，使這些技術人員了解收購情況及盡職調查的目的，并結合企業(yè)知識產權戰(zhàn)略判斷技術是否符合相應戰(zhàn)略。在解決了上述問題后，由收購方和被收購方商定收購的基本法律框架和財稅策略，簽訂收購意向書，并開始進入盡職調查階段。

當進入知識產權盡職調查階段后，一般需要被收購方提供以下主要書面材料：①企業(yè)的基本信息，包括經營范圍、商業(yè)運作模式、主要產品；②企業(yè)知識產權登記清單，包括本企業(yè)所有、與共有人共同所有及本企業(yè)只具有使用權的專利、商標、軟件著作權、半導體布圖設計權等，以及相關的權利證書、使用許可證、合同等法律文件；③正在申請的知識產權清單、使用許可合同、共同技術開發(fā)合同、委托合同、權利轉讓合同等。

在收到以上書面資料后，收購方律師可以對這些資料進行書面審核，收購方應注意以下幾點：①任何排他性規(guī)定；②許可證的持續(xù)時間和地理范圍；③使用費和業(yè)績規(guī)定,包括許可證要求,任何最低特許權使用費或最低銷售目標；④商標的質量管理規(guī)定；⑤目標分配或轉讓許可證的能力等[6]。通過以上幾點掌握被收購方大致的經營狀況、商業(yè)模式、主要產品、市場銷售等情況，并對知識產權在企業(yè)經營中所起到的作用和對企業(yè)利潤的貢獻度做概略性判斷。律師等專業(yè)人員在經過書面材料的審核之后，可以安進入到被收購方的經營生產場所進行實地調查。實地調查的目的除對書面材料所記錄信息進行證實外，還包括對所有知識產權的現(xiàn)狀、保管方法、實際使用情況等進行勘驗，同時還需要通過向企業(yè)管理人員、科技研發(fā)人員進行詢問和解答疑問來收集、補充書面材料無法或沒有反映出的信息。

實地調查后，律師可根據調查所收集的材料進行分析和總結，并以書面形式呈報給收購方。在書面報告中，除了應闡明被收購方的知識產權現(xiàn)狀、存在的問題、潛在的風險等情況外，還可以提供專業(yè)意見和解決方案，以便收購方對是否繼續(xù)收購及收購后如何調整經營戰(zhàn)略進行比較全面的評估和判斷。當存在第三方或潛在第三方對目標公司的知識產權提出訴訟或仲裁時，并購可能會因此而陷入停滯，甚至難以為繼。即使已經結案的訴訟案件，也可能使目標公司再次陷入訴訟或仲裁糾紛中。起訴第三方侵犯知識產權，常伴有未確定索賠，此時，盡職調查時需要校驗目標方律師提供的法律意見，了解目標公司作為原告、被告所涉及的訴訟案件的審理情況，對這些訴訟案件進行分析權衡[7]。對于專利情況，還可以進行專利有效性檢索。對于公開文獻的檢索途徑有各種光盤數(shù)據庫、網絡數(shù)據庫、國際聯(lián)機系統(tǒng)、互聯(lián)網，以及圖書情報機構收藏的各種出版物[8]。最后，需要查清目標公司是否存在侵害他人知識產權的情形，并購后也應該繼續(xù)做好與產品開發(fā)相關的專利檢索，以避免產生后續(xù)訴訟風險[9]。并購后，對知識產權的整合與管理直接關系到企業(yè)并購的成敗，為此，企業(yè)必須樹立知識產權戰(zhàn)略管理意識,將并購后的知識產權提升到戰(zhàn)略管理高度，從而提高企業(yè)的知識產權管理水平[10]。

3 結束語

知識產權是企業(yè)的生命線，是核心競爭力。技術并購的目標在于知識產權。企業(yè)有技術并購要求，可見其對于知識產權的重視，因此，切實做好知識產權盡職調查工作，嚴密防范相應風險，預防知識產權陷阱，是實現(xiàn)以較小代價獲得最大收益的并購目的的關鍵。