抵觸申請在新穎性評價中的判斷

吳蔚+陳林

摘 要：在對一項技術方案進行新穎性的判斷中，抵觸申請公開的技術解決方案與在后申請專利保護的技術解決方案是否相同，是應該由所屬技術領域的技術人員作出判斷的。對于所屬技術領域的技術人員來說，不僅是將本申請的權利要求與作為對比文件的專利文件的權利要求進行比對，而且要判斷本申請所請求保護的技術方案是否被對比文件的全文所公開，即根據其全文（權利要求書，說明書，附圖）來判斷在先申請是否是在后申請的抵觸申請[1]。

關鍵詞：現有技術；新穎性；抵觸申請

1 有關法條

《中國專利法》第二十二條第一款規定：“授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。”《中國專利法》第二十二條第二款規定：“新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或實用新型在國內外出版物上公開發表過，在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。” [2]

2 新穎性的判斷與評價

2.1案例介紹

權利要求：一種油壓剎車的剎車片結構，其特征在于，它包括：1背板，具有第一熱傳系數，該背板包含第一表面與第二表面，該第二表面供油壓缸作動推抵；2摩擦材，該摩擦材與剎車碟盤相互作動摩擦；3散熱裝置，包括結合部與散熱部，該散熱裝置的結合部設于背板與摩擦材之間定位，該散熱部顯露于外部。在剎車片結構中，該散熱裝置具有第二熱傳系數，該第二熱傳系數大于第一熱傳系數。

通過檢索，找到對比文件1（CN203272545U），這是一件個人向專利局提出的專利申請，享有其向我國臺灣地區專利局提交的在先專利申請（其申請日為2012.11.09，申請號為101141801）的優先權，經核實，優先權成立，對比文件1的優先權日2012年11月09日早于本申請的申請日2012年11月16日，并且其公開日為2013年11月06日，晚于本申請的申請日。該對比文件公開了一種油壓剎車的剎車片結構，并具體公開了以下技術特征（參見該對比文件權利要求1，說明書37-49段，附圖1-8）：背板，具有第一熱傳系數，該背板包含第一表面與第二表面，該第二表面供油壓缸作動推抵；摩擦材，該摩擦材與剎車碟盤相互作動摩擦；散熱裝置，包括結合部與散熱部，該散熱裝置的結合部設于背板與摩擦材之間定位，該散熱部顯露于外部；其中，該散熱裝置具有第二熱傳系數，該第二熱傳系數大于第一熱傳系數。由此可見，該權利要求所要求保護的技術方案與該對比文件所公開的技術方案相同，且兩者都屬于相同的技術領域，所解決的技術問題相同，并能產生相同的技術效果，因此該對比文件構成了本申請權利要求的抵觸申請，從而使該權利要求所要求保護的技術方案不具備新穎性。

對此，申請人修改了權利要求，在權利要求中新增加了技術特征“所述散熱部包含一散熱器，該散熱器設于所述散熱板，該散熱器的頂面具有復數垂直于該散熱板的溝槽，該散熱器的側面具有復數垂直于該散熱板的鰭片，該散熱器面對該散熱板的一側形成有一矩形凹槽，該散熱板的上端嵌設于該矩形凹槽中，該散熱板的中間部分形成有一貫孔，該背板的上端形成有一貫孔，該散熱板的貫孔與該背板的貫孔對應，且由一插銷穿過而結合該散熱板與該背板”。申請人認為：修改后的權利要求與原申請權利要求不同，同時，權利要求增加的內容沒有記載在對比文件1的說明書中，同時說明書也沒有記載相應的技術問題和技術效果。因此對比文件1不能構成本申請權利要求的抵觸申請，本申請權利要求所要求保護的技術方案具有新穎性。

2.2 關于抵觸申請公開內容的界定

根據《專利法》第二十二條第二款的規定，在發明或者實用新型新穎性的判斷中，由任何單位或個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向專利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。而在確定是否存在抵觸申請時，不僅要查閱在先專利或專利申請的權利要求書，而且要查閱其說明書（包括附圖），應當以其全文內容為準。因此在對某申請進行新穎性判斷的時候，是將該申請的權利要求與對比文件的技術內容相對比，而不是該申請的權利要求和對比文件的權利要求的作對比，而上述申請權利要求新增加的技術特征已被對比文件1的說明書附圖1-8公開，增加的技術特征屬于說明書附圖毫無疑義確定的技術內容，因此對比文件1還是構成上述申請權利要求的抵觸申請，上述申請權利要求所要求保護的技術方案仍然不具有新穎性。

3 總結

在對一項技術方案進行新穎性的判斷時，由抵觸申請公開的技術解決方案與在后申請請求專利保護的技術解決方案是否相同，是應該由所屬技術領域的技術人員作出判斷的，如果根據在先申請的權利要求限定的技術方案或者從該在先申請的說明書或附圖中就可以直接看出是與申請的實用新型的技術方案相同，該抵觸申請便構成了在后申請新穎性評價的對比文件。此外，如果從該在先申請的權利要求書以及說明書或附圖中不能直接作出判斷，但是所屬技術領域的技術人員已經能夠從抵觸申請所給出的技術教導中，獲得與在后申請請求專利保護的技術解決方案相同的技術解決方案，就應該認為該技術解決方案已經被抵觸申請所披露，而不是由在后申請首次披露的。因為對于所屬技術領域的技術人員來說，在抵觸申請中隱含的、且可無歧義地推斷出的技術內容同樣屬于已經被抵觸申請公開的內容，相對于抵觸申請，在后申請實質上并沒有給出新的技術解決方案，沒有對該領域的技術發展做出新的貢獻，其他社會公眾也不能從該在后申請提出的該技術解決方案中獲得任何技術上的新收益。

參考文獻：

[1] 中國專利局審查指南第二部分第三章第2.2 節（2001 版）

[2] 中國專利法（2000）endprint