中國企業(yè)如何防范及規(guī)避美國337調(diào)查

劉馨澤 方春暉

美國的337調(diào)查，因源自美國《1930年關(guān)稅法》的第337條而得名。其立法初衷是為了限制對美進行產(chǎn)品傾銷和壟斷貿(mào)易等不公平貿(mào)易行為。后經(jīng)過三次重大修訂，形成了旨在限制外國廠商向美輸入侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的進口產(chǎn)品的法律規(guī)則。該條款明確授權(quán)美國國際貿(mào)易委員會（ITC）在有公司提起訴訟的前提下，可以對進口中的不公平貿(mào)易行為進行調(diào)查，并采取相關(guān)救濟措施。如果ITC判定被調(diào)查者存在違反337條款的行為，ITC有權(quán)下達排除令（普遍和有限兩種）或禁止令，指令海關(guān)禁止該類產(chǎn)品的進口和銷售。

337調(diào)查的制裁結(jié)果往往是特定企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品乃至全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無法進入美國市場，而已經(jīng)出口至美國市場的相關(guān)產(chǎn)品也將被禁止銷售。美國1930年的關(guān)稅法第337條（19U.S.C.§1337）規(guī)定，禁止向美國出口任何將對下列有效的或可執(zhí)行的知識產(chǎn)權(quán)而造成侵權(quán)的貨物：美國專利；在第17條目下注冊的版權(quán)；根據(jù)1946年商標法注冊的商標；在第17條目下注冊的集成電路模版。

同時，“337條款”還包括“在進口物資過程中的不公平競爭方法和不公平行為”，即盜用商業(yè)秘密及其他方法和行為。

有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的不正當貿(mào)易不以其對美國產(chǎn)業(yè)造成損害為構(gòu)成要件。根據(jù)該條款規(guī)定，凡來自美國境外的產(chǎn)品，如果是使用了與美國國內(nèi)現(xiàn)在有效的知識產(chǎn)權(quán)相同的技術(shù)，就算侵犯了美國境內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)。也就是說，被調(diào)查產(chǎn)品所使用的技術(shù)只要未在美國獲得知識產(chǎn)權(quán)，即使在出口國具有知識產(chǎn)權(quán)，也侵犯了美國的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)。

中國企業(yè)防范及規(guī)避美國337調(diào)查中貿(mào)促會及各大商協(xié)會的作用

一、聯(lián)絡行業(yè)協(xié)會，聯(lián)合單個企業(yè)，強化應訴機制

美國337調(diào)查案件的應訴程序?qū)I(yè)復雜、手續(xù)繁瑣、需要花費大量的人力、物力和財力，整個應訴過程的總費用通常在150萬美元到400萬美元之間，而且美國國際貿(mào)易委員會不能作出金錢賠償?shù)牟枚ǎ髽I(yè)規(guī)模不大、資金有限、普遍無力負擔高額的應訴費用。實力較強大的大中型企業(yè)雖然愿意應訴，但能否支付高額的費用也是問題，使得應訴的質(zhì)量大打折扣。在應訴過程中，應訴企業(yè)經(jīng)費捉襟見肘，在需要當庭聽證卻無法及時赴美，導致美國國際貿(mào)易委員會缺席判決而敗訴。部分中國企業(yè)還存在不應訴的普遍的“搭便車”的心理。對于耽擱企業(yè)來說，參與應訴的機會成本是高于放棄應訴的機會成本的，單個企業(yè)的理性選擇往往是放棄抗辯，轉(zhuǎn)而尋求其他出口市場。這種個體理性的選擇加在一起形成的集體選擇則是非理性。如果這樣，相關(guān)產(chǎn)品就會被迫退出美國市場。這就出現(xiàn)了個體理性與集體理性之間的矛盾，充分反映了我國應訴機制的不健全。

二、從上游完善應訴機制，建立知識產(chǎn)權(quán)審查機制

與存在337條款訴訟可能性的企業(yè)或行業(yè)進行溝通，做好預防工作，在出口貨物之前，通過中國律所進行有關(guān)檢索，確定是否存在涉及該產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟的可能性。

中國企業(yè)應如何防范及規(guī)避美國337調(diào)查

被迫參與配合美國ITC的337條款調(diào)查是比較麻煩的事情。337調(diào)查不僅耗資巨大，歷時漫長，除此之外，還會給企業(yè)和管理者帶來不必要的緊張和壓力，無法專注于主營事業(yè)的發(fā)展。即使最終成功地為自己辯護，所付出的成本對于一家公司來說也可能是災難性的。

避免專利訴訟的關(guān)鍵是準備。通過提前做研究和調(diào)查相關(guān)專利，可以避免昂貴的代價。

一、公司卷入337調(diào)查公司所犯的常見錯誤

1.缺乏基本的專利法知識

公司管理層很少有人掌握關(guān)于專利法的全面知識，這有可能形成重大隱患，導致后來付出高昂的代價。這些實際上都屬于低級的錯誤。比如說最基本的，不知道他們的專利涵蓋什么。他們模糊地認識到某件產(chǎn)品屬于專利，但實際上對其保護范圍并不清楚。等到試圖起訴某人侵權(quán)才會發(fā)現(xiàn)他們自己的產(chǎn)品的保護范圍不清或是申請的授權(quán)并不正確。所以事到臨頭發(fā)現(xiàn)他們的寶貴資源并未良好地設防。

2.沒有預防措施

很多公司由于節(jié)省成本的考慮，往往忽視關(guān)于專利保護方面的預防措施。比如：

（1）他們沒有知識產(chǎn)權(quán)管理計劃，而后者對于一個技術(shù)型公司是至關(guān)重要的。知識產(chǎn)權(quán)管理講對發(fā)明和其他知識產(chǎn)權(quán)的披露、公司知識產(chǎn)權(quán)的保護的框架作出完整的規(guī)定。

（2）他們不進行專利研究，而這一點是一門重要的功課，確保他們的專利不會與現(xiàn)有技術(shù)和他人的專利發(fā)生沖突。這門功課準備得越早就越有效。

（3）他們不會有戰(zhàn)略性申請專利的規(guī)劃，等等。

3.低估競爭對手的專利

公司往往低估競爭對手，假設對方的專利保護要遠遠落后于實際情況。 例如，競爭對手的產(chǎn)品可能看起來如此不同以至于公司認為沒有侵權(quán)的可能性。 但是，事實證明，雖然產(chǎn)品可能有不同的表現(xiàn)，但是實際上他們的的產(chǎn)品可能會侵犯競爭對手的專利。

二、如何避免卷入337調(diào)查

關(guān)鍵是采取預防性措施。在設計產(chǎn)品原型或技術(shù)構(gòu)思的階段就開始預防專利侵權(quán)。

1.了解競爭對手正在做什么是至關(guān)重要的：

（1）這意味著研究他們擁有的專利；

（2）專利的原理、涉及的技術(shù)領(lǐng)域以及他們專門覆蓋的內(nèi)容。

2.如果公司已經(jīng)收到了對方律師發(fā)來的Cease and Desist letter：

（1）首先也是最重要的是檢查專利是否正確注冊。針對337調(diào)查訴訟的最有力的辯護正在攻擊有關(guān)專利的有效性。這個策略是成功的，因為專利是復雜的，完全有可能是提交不正確，或者實際上并不涵蓋對方認為它的作用。

（2）如果專利是正確的，并且您的產(chǎn)品確實已經(jīng)侵權(quán)，公司仍然可以選擇避免冗長的訴訟：1）停止生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品；2）尋求專利許可。雖然支付使用自主開發(fā)的技術(shù)可能會讓人擔憂，但與專利持有人達成協(xié)議可能比昂貴的訴訟更可取。

中國律師可以在337調(diào)查中的服務

按照337調(diào)查程序的不同階段，中國律師事務所可以承擔下述工作：

一、應訴答辯階段（僅就商標或者專利侵權(quán)舉例說明）

立案：一般情況下，ITC于收到投訴后30天內(nèi)表決決定調(diào)查申請是否得當，是否受理。在此期間，原告、被告都可以向不公平競爭辦公室的律師提出咨詢。在起訴書中附有臨時救濟動議的情況下，ITC則應在收到起訴書35天內(nèi)決定是否立案調(diào)查和受理臨時救濟動議。實踐中，不予立案的情況非常少。

公告：如ITC最終決定啟動調(diào)查，將在《聯(lián)邦紀事》（Federal Register）上發(fā)表立案公告，宣布調(diào)查范圍，并在調(diào)查啟動后45天內(nèi)確定作出最后裁定的目標日期。公告中還會宣布委派一名ITC的行政法官主持調(diào)查程序并就是否存在不公平貿(mào)易做法作出初步裁定，同時委派一名律師代表公眾利益作為獨立當事人參加調(diào)查程序。被告各方必須在啟動調(diào)查公報后的20天（如被告不在美國則為30天）內(nèi)進行答辯。

1.此階段將派出專業(yè)律師、專家到涉案公司了解企業(yè)基本情況，收集整理基本數(shù)據(jù)、材料和實物證據(jù)，并了解商標注冊情況以及出口銷售情況；

2.在涉案公司配合下，建立供本案參與人使用的中央數(shù)據(jù)庫，并對文件進行加密保護，建立貴司德恒律師事務所聯(lián)絡溝通機制；

3.對涉案公司情況進行全面評估、咨詢，提出使公司在應對本案程序和實體中有益的建議和意見，幫助公司消除可能對案件產(chǎn)生不利的法律隱患；

4.組織專利律師對申請人的美國商標或者專利和中國商標或者專利進行技術(shù)和專業(yè)分析對擬應訴企業(yè)產(chǎn)品的商標或者專利特點、特征、申請商標或者專利情況及權(quán)利要求進行比對，分析相同之處和差異；

5.查詢并分析申請人在全球提出知識產(chǎn)權(quán)訴訟的主要抗辯點和應訴成敗環(huán)節(jié)；

6.分析中美兩國涉案產(chǎn)品行業(yè)最近三年的主要發(fā)展趨勢和產(chǎn)銷量情況，研究美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)和中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實際發(fā)展狀況，并判斷美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害狀況，并對在應訴中的法律抗辯地位和抗辯戰(zhàn)略策略予以綜合評估、確定；

7.必要時協(xié)助在美國召開由中國相關(guān)行業(yè)主管部門參與的、中國相關(guān)應訴企業(yè)、美國進口商、銷售商和消費者參加的應對337調(diào)查的工作會議；

8.撰寫、翻譯并提交應訴答辯狀。

二、證據(jù)調(diào)查、收集與證據(jù)開示階段

1.向申請人提出證據(jù)質(zhì)詢清單；

2.根據(jù)涉案公司的要求和行政法官的指令，提供貴司的主要商標或者專利要點和技術(shù)特征；

3.組織歐美及國內(nèi)的專家力量，全面檢索申請方自公司設立起，在各國登記、變更、修改、注銷及變動商標或者專利的所有資料，分析相關(guān)商標或者專利的權(quán)利瑕疵信息；

4.向行政法官提交申請方的商標或者專利瑕疵和不符點的抗辯意見，根據(jù)“禁止反言”原則，請求確認申請方的商標或者專利無效，或者提出甲方未侵犯其商標或者專利權(quán)的抗辯意見和/或和解意見（包括將涉案中國公司新產(chǎn)品排除在申請方商標或者專利保護范圍之外）；

5.參加由行政法官主持的第一次和解會議，提出相關(guān)抗辯及和解方案；

6.根據(jù)行政法官的排期要求，組織并進行證據(jù)開示；

7.按照行政法官的要求，幫助涉案中國公司做好實地核查的準備工作，并提交能夠反映相關(guān)企業(yè)真實情況的證據(jù)資料（如有）；

8.參加第二次及第三次和解會議。

三、聽證會準備階段階段

1.指導及協(xié)助中國司準備聽證會的陳述意見及相關(guān)證據(jù)；

2.根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料及調(diào)查取證結(jié)果，準備聽證會證據(jù)、證人和抗辯意見；

3.準備聽證會上需作證的專家意見，包括中美技術(shù)專家、行業(yè)協(xié)會等“法庭之友”的意見；

4.根據(jù)行政法官的要求和聽證會的需要提交其他補充證據(jù)。

四、出席聽證會階段

1.代表中國公司出席聽證會，針對申請方的起訴請求事項，闡明答辯意見并提出反訴意見；

2.提供專家證人，并對雙方證人進行交叉質(zhì)證；

3.闡述抗辯意見，并進行聽證會辯論；

4.根據(jù)聽證會的進程，提交其他補充辯論與代理意見。

五、初裁階段

1.行政法官初裁決定做出后，對該決定進行法律分析；

2.與涉案中國公司討論是否接受初裁結(jié)果；

3.如涉案中國公司不服行政法官的初裁決定，代理其向ITC提出復審申請。

六、復審與終裁階段

1.ITC決定啟動復審程序后，代理涉案公司參加復審程序并提出復審抗辯意見；

2.如ITC的決定支持了行政法官的初裁意見，將代理涉案公司向美國行政最高當局（總統(tǒng)）提出救濟請求等。

以上僅以商標或者專利侵權(quán)為例，涵蓋了所有程序中律師應有的作用僅供參考。

LINK·鏈接 違反美國337條款的措施

專利權(quán)受到侵犯的美國及外國專利權(quán)人有兩種獲得337條款救濟的途徑：一是向聯(lián)邦法院提起337條款訴訟，請求損害賠償，系真正意義上的司法救濟，是對已經(jīng)因侵權(quán)產(chǎn)品造成的損失進行事后補救的救濟措施；二是向國際貿(mào)易委員會（ITC）申訴，由ITC發(fā)動調(diào)查、作出裁決、發(fā)布排除令或禁止令，系具有準司法性質(zhì)的行政救濟，著眼于預防因侵權(quán)產(chǎn)品的進口而給專利權(quán)人引起的損失。

一、聯(lián)邦法院337條款訴訟

美國的法院體系分為聯(lián)邦法院系統(tǒng)和州法院系統(tǒng)。知識產(chǎn)權(quán)法以聯(lián)邦法為主，故聯(lián)邦法院系統(tǒng)具有更多的司法管轄權(quán)。即一般案件先由聯(lián)邦地方法院一審，對聯(lián)邦地方法院判決不服的，可上訴至聯(lián)邦上訴法院。聯(lián)邦上訴法院通常是將同一區(qū)域相鄰幾個州的聯(lián)邦地方法院歸為一組，即為一個轄區(qū)（巡回區(qū)），對該轄區(qū)法院的判決可上訴至該轄區(qū)內(nèi)的聯(lián)邦巡回上訴法院。根據(jù)1982年聯(lián)邦法院改進法，聯(lián)邦巡回上訴法院對專利訴訟具有排他性的上訴管轄權(quán)。

對聯(lián)邦上訴法院的裁決不服的，還可上訴至美國最高法院。但向最高法院提出的上訴案件，由最高法院根據(jù)案件的具體特點及必要程度自行決定是否受理。由于最高法院選擇受理的通常系具有代表意義的案件，故在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決基本決定了案件的最終結(jié)果。

二、國際貿(mào)易委員會337條款訴訟

根據(jù)337條款，國際貿(mào)易委員會和海關(guān)負責對侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品進口和銷售進行核查，并采取相應邊境管制措施。如國外企業(yè)進口的產(chǎn)品侵害了美國知識產(chǎn)權(quán)人的利益，受害人可以向國際貿(mào)易委員會提出337調(diào)查申請。國際貿(mào)易委員會經(jīng)過調(diào)查核實，可以發(fā)出排除令或禁止令，并通知海關(guān)采取相應措施扣押侵權(quán)產(chǎn)品。

受害人（申請方）提出337調(diào)查申請時，需向國際貿(mào)易委員會提交起訴書，由國際貿(mào)易委員會對該申請進行審查，然后根據(jù)審查結(jié)果于30日內(nèi)決定是否成立調(diào)查組進行立案調(diào)查。

國際貿(mào)易委員會成立調(diào)查組后，會向每位被告送達起訴書和調(diào)查通知，確定結(jié)束調(diào)查的目標日期：一般337調(diào)查時限為12個月，較為復雜的案件則可以延期3個月。同時，國際貿(mào)易委員會指定行政法官，并將337調(diào)查程序移交該法官主持。

被告須在接到通知之日起20日之內(nèi)針對調(diào)查通知提交書面答辯意見。如果申請方同時申請了臨時排除令，則被告還必須在接到通知日起10日（普通案件）或者20日（較為復雜案件）內(nèi)提交針對臨時排除令的答辯意見。

在國際貿(mào)易委員會啟動的337調(diào)查中，行政法官將根據(jù)調(diào)查結(jié)果作出初步裁決。當事方如果對該初步裁決不服，可以提出申訴，請求國際貿(mào)易委員會進行復審；如果不提出復審申請，則意味著放棄日后任何上訴的權(quán)利。國際貿(mào)易委員會可以接受或拒絕復審申請，也可主動決定復審：如果決定對初步裁決進行復審，將會就復審的范圍和內(nèi)容做出具體規(guī)定；如果不進行復審，則初步裁決在上報國際貿(mào)易委員會45日后成為國際貿(mào)易委員會的裁決。

如果國際貿(mào)易委員會裁決中認定被告存在違反337條款的行為，會將其裁決及裁決依據(jù)呈交總統(tǒng)?？偨y(tǒng)可以在60日內(nèi)出于公共利益與國家政策的因素否決國際貿(mào)易委員會的裁決；如果總統(tǒng)不行使上述否決權(quán)，則國際貿(mào)易委員會的裁決將成為最終裁決。

在國際貿(mào)易委員會的最終裁決中遭受不利影響的一方，如果不服該裁決，可以在60日內(nèi)向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，如果該當事人對聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決不服，可以向聯(lián)邦最高法院上訴，聯(lián)邦最高法院作出的裁決具有終局性。

三、國際貿(mào)易委員會與聯(lián)邦地方法院司法程序之間的比較

（作者單位：北京德和衡律師事務所）