OEM案件的司法認定

譙榮德 蘇國寶 李曉丹

關鍵詞

OEM

定牌加工

商標侵權

日前，最高院改判“東風”定牌加工不侵權的再審判決作出后，立即引起業界的重大反響，OEM再次成為知產界討論和分析的熱點。實際上，OEM產業具有社會分工更加精細、利潤分配更加合理、資源配置更加優化等特點，在我國經濟中也一直扮演著重要角色，其作用體現在解決就業、出口創收等各個方面。因此，進一步明確OEM案件的裁判標準便顯得尤為重要，這也將有利于國際貿易合作的開展。

OEM是國際貿易中逐漸形成的一種合作方式，英文全稱為Original Equipment Manufacturer，目前我國法律還沒有對此作出明確的規定。通常情況下，OEM是指境內企業接受境外商標權人或商標使用權人的委托，按照要求加工產品，并在產品上貼附境外委托人提供的商標，最終將全部產品交付給境外委托人，但不在我國境內銷售的生產加工模式。

根據知產寶發表的《用109個案例看OEM司法認定》中的統計數據，目前已有至少109個與OEM相關的判例，其中90個為侵權案件，19個為行政案件，具體如下表所示。

從表中可以直觀地看出，OEM案件主要集中在侵權方面，絕大多數案件均認定“未構成商標使用”和“不侵權”。但是，在行政案件方面，絕大多數案件又認定“構成商標使用”，這與民事案件的結論存在矛盾。實際上，不同的裁判結論體現了不同時期司法實踐的不同裁判標準。接下來，本文將通過具體的案例進行分析。

民事侵權案件中OEM案件的司法認定及發展歷史

（一）早期各地法院機械地適用《商標法》中的侵權條款，普遍認定OEM行為構成商標侵權

在早期（約在2002-2005年間），各地法院更為關注“形式正義”，普遍認定OEM行為構成侵權，認為根據地域保護原則，在我國核準注冊的商標，應對其進行無條件的保護，他人不得以任何方式侵害該注冊商標的專用權。因此，各地法院多認為OEM行為屬于修改前《商標法》第五十二條規定的情形，應當認定侵權。

最為典型的案例是廣東省深圳市中級人民法院于2002年12月10日作出的（2001）深中法知產初字第55號判決（Nike案）。該案中，廣東省深圳市中級人民法院認定，國外定作方、國內出口方、國內加工方在主觀上有意思上的聯絡，行為上有明確的分工，其行為共同構成商標侵權。隨后，浙江省寧波市中級人民法院（2005）甬民二初字第232號民事判決（RBI案一審）也采納此觀點。浙江省高級人民法院的（2005）浙民三終字第284號民事判決（RBI案二審）亦認定：“根據《商標法》第五十二條第（一）項規定，是否構成商標侵權，并非以造成混淆或誤認為構成要件，而是以是否在相同或類似商品上使用了與注冊商標相同或近似的商標；是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構成商標侵權的直接要件。”

（二）中期各地法院開始重視“實質正義”，認定OEM行為未構成侵權，支持的理由主要集中在“不會造成混淆誤認”，不符合商標侵權的基本要件

隨著OEM案件的增多，早期的“形式主義”很快受到各方的批評和質疑。到了中期（約在2006-2011年間），各地法院開始重視“實質正義”，認為OEM商品沒有進入我國市場，不會造成我國內相關公眾的混淆和誤認，不可能發生損害事實，因此不宜再機械地適用《商標法》中的侵權條款。

實際上，北京市高級人民法院曾在2004印發的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中（京高法發[2004]48號）對此問題進行表態：“造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權。”但是，這一解答沒能改變早期的主流觀點，北京市高級人民法院也在2006年印發的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發[2006]68號）中刪除了這一表態。

2010年7月1日，最高法辦公廳回復海關總署的《關于對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中也明確表示：“（涉外定牌）產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬于《商標法》第52條規定的侵犯注冊商標專用權的行為”。

實踐中，越來越多的法院采納了“不會造成混淆誤認”的觀點。例如，福建省高級人民法院的（2007）閩民終字第459號民事判決（BOSS案）認定：“中國的相關公眾在國內不可能也沒有機會接觸到標有訟爭商標的西服，就更不可能造成國內相關公眾的混淆和誤認，而造成相關公眾的混淆、誤認是認定構成侵犯注冊商標專用權的前提。”隨后，上海市高級人民法院的（2009）滬高民三（知）終字第65號民事判決（JOLIDA案）、江蘇省高級人民法院的（2012）蘇知民終字第0297號（SOYODA案）也采納了相同觀點。

值得一提的是，最高院于2009年4月21日下發了《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》，該意見第18條規定：“妥善處理當前外貿‘貼牌加工中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。”不過，由于沒有進一步解釋，各地法院對“必要的審查注意義務”的理解也不盡相同，在案件審理中亦會施以不同的裁判標準。

（三）目前最高院相關再審判決明確了OEM行為并非《商標法》意義上的使用行為，因此不構成商標侵權

第一例OEM再審案為最高院的（2014）民提字第38號案（PRETUL案）。該案中，浙江省寧波市中級人民法院、浙江省高級人民法院在一審、二審中均判定涉案OEM行為構成侵權。隨后，浦江亞環鎖業有限公司（一審被告、二審上訴人）不服二審判決提起再審，最高院予以提審。最終，最高院再審判決認定：“雖然《商標法》第四十八條中的‘用以識別商品來源的行為系2013年商標法修改時新增加，但并不意味著對商標法關于商標的使用有了本質的變化，而是對商標的使用進行的進一步的澄清，避免將不屬于識別商品來源的使用行為納入商標使用范疇，進而導致《商標法》第五十二條的擴大適用。”因此，最高院認定，加工方使用相關標識的行為，不構成商標侵權。

第二例OEM再審案為最高院的（2016）最高法民再339號案（東風案）。該案中，江蘇省常州市中級人民法院一審判定涉案OEM行為不構成侵權，江蘇省高級人民法院二審改判構成侵權。隨后，江蘇常佳金峰動力機械有限公司（一審被告、二審被上訴人）不服二審判決提起再審，最高院予以提審。最終，最高院再審判決認定：“不用于識別或區分來源的商標使用行為，不會對商品或服務的來源產生誤導或引發混淆，以致影響商標發揮指示商品或服務來源的功能，不構成商標法意義上的侵權行為。本案中，在常佳公司加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司（一審原告，二審上訴人）涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。”

其實自2011年起，已經有法院開始從“商標使用”角度解讀OEM行為。例如，廣東省高級人民法院的（2011）粵高法民三終字第467號民事判決、山東省高級人民法院的（2012）魯民三終字第81號民事判決等。但是，直到最高院再審判決的作出，“非商標使用行為”才逐漸成為主流觀點。也就是說，在OEM侵權案件中，應當首先判斷涉案標識是否在我國發揮了識別商品來源的功能，如果沒有發揮指示功能，就不構成商標法意義上的使用，更談不上“侵權”。

需要指出的是，最高院“東風案”還對“必要的審查注意義務”進行了闡述：“除非有相反證據顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務，對上柴公司的商標權造成了實質性的損害，一般情況下不應認定侵害商標權。本案中，常佳公司已經審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協議，支付了適當數額的補償費用。可見，常佳公司對于相關商標權利狀況已經適當履行了審慎適當的注意義務。”筆者認為，既然已經認定OEM為“非商標使用行為”，就無需再探討“必要的審查注意義務”，最高院的這一探討仍可能導致未來的爭議。

商標行政案件中OEM案件的司法認定及發展歷史

根據知產寶的統計，OEM行政案件共有19個，解決的是“是否屬于商標使用”，其中14個認定屬于使用，5個認定不屬于使用。實際上，根據《商標法》的規定，“商標使用”主要體現在第三十二條“以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標”以及第四十九條“連續三年不使用”兩項條款中，下文將圍繞這兩項條款進行討論。

（一）各級法院一致認為OEM行為不屬于《商標法》第三十二條中的“在先商標使用”

在最高院的（2012）行提字第2號案（無印良品案）中，為證明“在先使用并有一定影響”，良品計畫提交了珠海良品公司為其從事商品加工、檢測及配送的生產證據，以及“無印良品”商標在日本及中國香港的宣傳和使用證據。北京市第一中級人民法院認定，在案證據不能證明“無印良品”商標在中國的實際使用。良品計畫不服提起上訴，北京市高級人民法院在二審判決中明確表示：“在案證據僅僅能證明良品計畫委托中國大陸境內廠家加工生產第24類商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，故不能證明‘無印良品商標中國境內的實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉”。雖然良品計畫不服提起再審，但是最高院的再審判決仍然維持了二審判決，認定在案證據不足以證明“無印良品”商標在中國大陸的實際使用并具有一定影響。

（二）在涉及《商標法》“撤三”條款的案件中，各級法院普遍認為OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標使用”。但隨著最高院的反復表態，北京市高級人民法院在最新的判決中明確，不宜再對“撤三”案件中的OEM行為采用雙重標準，OEM行為不再構成“撤三”案件中的“商標使用”

根據筆者統計，OEM行政案件大多為“撤三”案件。由于“撤三”條款的設立目的是“鼓勵和促使商標權人使用商標，避免商標資源閑置、浪費，而非懲罰商標權人，該項制度下的商標使用不是產生權利的使用，而是在已經獲得權利的基礎上，激活商標，行使并維持權”，在“撤三”案件的實踐中，北京市第一中級人民法院、北京知識產權法院、北京市高級人民法院均認為OEM行為屬于“商標使用”。例如，北京市高級人民法院在（2010）高行終字第265號行政判決中認定：“雖然來料加工的成品并未實際進入中國大陸市場流通領域，但是如果不認定來料加工為商標使用行為，相關商標專用權因未使用而構成被撤銷的理由，恐不盡公平，且有悖于拓展對外貿易政策。”最終，北京市高級人民法院在該案中維持了涉案商標的注冊。

此外，北京知識產權法院在（2015）京知行初字第3764號行政判決中，對最高院“無印良品”案判決在“撤三”案件中是否適用作出了下述評述：“最高人民法院（2012）行提字第2號判決系針對定牌加工是否屬于修改前《商標法》第三十一條的‘在先使用并有一定影響的商標的情形，不能成為判定是否屬于‘連續三年停止使用情形的當然依據。”最終，北京知識產權法院在該案中仍然認定OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標使用”。

但是，北京市高級人民法院在2017年12月15日作出的（2016）京行終5003號行政判決中已經轉變觀念，參考適用了最高院的“無印良品”案以及“PRETUL”案，并認為：“雖然最高院在上訴案件中涉及條款與撤銷案件中的條款不同，但是，除非法律本身作出明確區分，在同一部法律內對相同概念作相同理解，是法律理解和適用的必然要求，否則將導致法律適用過程中法律概念的沖突和矛盾。因此，不應將未在中國大陸地區實際銷售而僅供出口的商品上的商標貼附行為認定為商標法意義上的商標使用行為，并僅據此而維持商標的注冊。”最終，北京市高級人民法院在該案中認定OEM行為不屬于“撤三”案件中的“商標使用”。

北京市高級人民法院最新的判決，是否意味著OEM行為一律不屬于“撤三”案件中的“商標使用”，目前尚未有定論。然而，北京市高級人民法院作為商標行政案件的終審法院，此次觀念的改變，必將對日后的OEM“撤三”案件的審理起到重要的指導作用。從根本上說，民事與行政案件中的“使用”并無差別，理應對其作相同的理解，不應再采取雙重標準，這也更有利于分析OEM的本質，從而避免紛爭，更好地指導生產者和消費者目前的生產和生活。