淺析專利預(yù)警與專利布局對(duì)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要性

蘇小芳 朱 軍 石 磊

（南通藍(lán)島海洋工程有限公司，江蘇 南通 226000）

一、專利預(yù)警的意義

當(dāng)前，在國際貿(mào)易和其他領(lǐng)域，跨國公司頻繁就各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題起訴我國企業(yè)，規(guī)模之大，范圍之廣，對(duì)我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響越來越深刻。因此，建立完整的專利預(yù)警機(jī)制十分必要和緊迫。這將有助于企業(yè)隨時(shí)掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢，提前應(yīng)對(duì)競爭威脅，正確應(yīng)對(duì)已經(jīng)發(fā)生的專利爭端。

（一）專利預(yù)警有價(jià)值

首先，明確什么是專利權(quán)？所謂專利權(quán)（patentright），即發(fā)明創(chuàng)造人或其權(quán)利讓人對(duì)待特定的發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內(nèi)依法享有的獨(dú)占實(shí)施權(quán)，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種。其次，專利權(quán)本身具有排他性，即專利沒有賦予其所有人實(shí)施任何行為的權(quán)利，專利僅賦予其所有人排除他人實(shí)施某項(xiàng)行為的權(quán)利。因此，在結(jié)合專利權(quán)自身的特性，評(píng)估專利權(quán)的自身價(jià)值顯得尤為重要，這不僅決定企業(yè)在未來某項(xiàng)技術(shù)的前期研發(fā)投入，更加在決定該企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域中的行業(yè)地位，影響著企業(yè)經(jīng)營成敗。

對(duì)于專利權(quán)的價(jià)值評(píng)估，以下介紹四種方法：

第一，成本法（cost-basedmethodology），為相對(duì)簡化的評(píng)估方法。該方法以投入成本為衡量標(biāo)準(zhǔn)，而非以技術(shù)所產(chǎn)生的未來收益作為評(píng)估原則，其中有可細(xì)分為歷史成本或重置成本兩種，并施以適當(dāng)?shù)募映蓙碛?jì)算。無論是歷史陳本法還是重置成本法的弊端在于，評(píng)估專利權(quán)的價(jià)值往往偏低，通常投入成本與產(chǎn)出價(jià)值并不完全匹配。

第二，市場法（market-basedmethodology），是以專利在市場中的售價(jià)作為評(píng)量標(biāo)準(zhǔn)。一般而言，市價(jià)是通過市場供求機(jī)制所產(chǎn)生的，所述市場價(jià)值的公正性、明確性，較能清晰地反應(yīng)該技術(shù)的公平價(jià)值。其中，包括權(quán)利金節(jié)省法；并購價(jià)值法；清算價(jià)值法；凈變現(xiàn)價(jià)值法。市場法最為公允，但難點(diǎn)在于，找到相同或相似匹配價(jià)格作為參考，比較困難。

第三，經(jīng)濟(jì)價(jià)值法（economic-basedmethodology），是指專利權(quán)人在實(shí)施該專利后，在有限年限內(nèi)可能給企業(yè)帶來總效益的現(xiàn)金流作為價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)。其中，具體地可分為市場余額法和現(xiàn)金流折線法，以現(xiàn)金流折現(xiàn)法最為常用。

第四，訴訟價(jià)值法（litigation-basedmethodology），是由車慧中博士于2009年提出，該方法是以專利具有法律賦予的權(quán)利，當(dāng)該權(quán)利受到侵害時(shí)依法可主張損害賠償為考量基準(zhǔn)，將損害賠償是為專利的“法律價(jià)值”，該法與市場法相類似，不同在于訴訟價(jià)值法是以明確的維權(quán)賠償金作為基礎(chǔ)。具體地，以法院專利侵權(quán)訴訟案件的判罰金額與專利資料為樣本，換算幣值與物價(jià)波動(dòng)，構(gòu)建專利指標(biāo)與賠償金的數(shù)學(xué)模型。

綜上所述，專利權(quán)的價(jià)值評(píng)估的方法眾多，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的不盡相同，而專利預(yù)警機(jī)制的價(jià)值在于實(shí)時(shí)監(jiān)控和及時(shí)處理影響專利權(quán)價(jià)值的專利，避免專利糾紛，規(guī)避專利侵權(quán)，為企業(yè)在市場競爭中贏的主動(dòng)。

（二）專利預(yù)警有需求

根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)不同，可分為具有自主研發(fā)實(shí)力的和合資的。

在自主研發(fā)企業(yè)中，往往需將研發(fā)成果權(quán)利化，通過申請(qǐng)專利的形式對(duì)研發(fā)成果進(jìn)行防御性保護(hù)。在產(chǎn)品自主研發(fā)開展之前，需對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，為自主研發(fā)的產(chǎn)品活動(dòng)的可行性和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)提供參考，即在產(chǎn)品研發(fā)開始前進(jìn)行評(píng)估，已確定研發(fā)方向。其具體表現(xiàn)形式在于對(duì)現(xiàn)有專利技術(shù)的檢索分析、預(yù)警預(yù)測等。

專利預(yù)警即目的性極強(qiáng)的專利檢索，清楚明白現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展以及未來的發(fā)展趨勢，包括無效檢索、侵權(quán)檢索、跟蹤檢索、項(xiàng)目檢索以及法律狀態(tài)檢索等。無效檢索，是指在本技術(shù)領(lǐng)域中，檢索已經(jīng)失效的專利（不具備專利權(quán)的專利），該失效專利因各種原因失去了法律效力變成大家能夠投入應(yīng)用的現(xiàn)有技術(shù)。這些失效專利為企業(yè)自主研發(fā)提供的研發(fā)方向，避免了走彎路或走老路的現(xiàn)象，同時(shí)也節(jié)約了前期的準(zhǔn)備時(shí)間，實(shí)現(xiàn)快速定位。目前，很多家公司提供專利預(yù)警檢索分析，如德高行、智慧芽，以上公司均有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫，保證檢索結(jié)果的權(quán)威性和有效性，以德高行為例，根據(jù)大數(shù)據(jù)庫為依托，將某行業(yè)所處時(shí)期分為萌芽期、成長期、成熟期以及衰退期，從而為企業(yè)提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)參考。侵權(quán)檢索，則與無效檢索相反，一般針對(duì)已獲得授權(quán)的有效的專利進(jìn)行檢索，即被檢索的專利均具有專利權(quán)。侵權(quán)檢索的目的在于當(dāng)某種產(chǎn)品或某項(xiàng)技術(shù)需要在中國或其他國家市場進(jìn)行銷售、使用或轉(zhuǎn)讓時(shí)，則需要了解該產(chǎn)品或技術(shù)是否存在侵犯該國有效專利而進(jìn)行檢索，因此，兩種檢索方式的檢索范圍和后期出具的檢索報(bào)告的側(cè)重點(diǎn)也不同。

根據(jù)行業(yè)性質(zhì)決定，可分為以研發(fā)成本和周期為主要導(dǎo)向和市場為主要導(dǎo)向。

擁有足夠研發(fā)成本和可承受長研發(fā)周期的企業(yè)，往往對(duì)專利預(yù)警的渴求勝于此方面不足的企業(yè)。

二、企業(yè)實(shí)施專利挖掘和專利布局的意義

專利挖掘是指企業(yè)或個(gè)人在科研或生產(chǎn)過程中對(duì)所取得的技術(shù)成果，從技術(shù)和法律層面進(jìn)行剖析、整理、拆分和篩選出可以申請(qǐng)專利的創(chuàng)新點(diǎn)。專利布局是指企業(yè)綜合生產(chǎn)市場和法律等各方面因素，對(duì)專利進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，構(gòu)建嚴(yán)密高效的專利保護(hù)網(wǎng)，形成對(duì)企業(yè)有利的專利格局。

企業(yè)進(jìn)行深入的專利挖掘可以全面掌握具有專利申請(qǐng)價(jià)值的技術(shù)要點(diǎn)及關(guān)聯(lián)技術(shù)，將技術(shù)成果專利化，以全面、充分和高效地保證企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果，使企業(yè)產(chǎn)品在市場上具有獨(dú)占性的競爭優(yōu)勢，同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)。

（一）企業(yè)如何挖掘?qū)＠?/h3>

1.以問題為導(dǎo)向進(jìn)行專利挖掘。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中會(huì)遇到各種各樣的問題，比如客戶在產(chǎn)品體驗(yàn)中所反映的問題，企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)上存在的缺陷等等，這些問題的存在往往會(huì)影響企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展和在市場上的競爭性。企業(yè)可以組織各部門的工作人員，將這些問題進(jìn)行收集、整理和分類，確定一些問題的主題。企業(yè)集中有關(guān)專家針對(duì)各個(gè)主題召開主題會(huì)議，采用頭腦風(fēng)暴法組織企業(yè)人員進(jìn)行討論，為創(chuàng)造性解決問題提供更多的可能性。最后，企業(yè)將整理后的解決方案交予企業(yè)的管理人員、研發(fā)人員和專利代理人，由他們從企業(yè)的經(jīng)營狀況、技術(shù)研發(fā)能力、成本核算、市場調(diào)查以及專利法對(duì)專利申請(qǐng)條件的規(guī)定等各方面情況出發(fā)，篩選出具有專利價(jià)值并且適合企業(yè)未來發(fā)展的技術(shù)方案申報(bào)專利。

2.以研究項(xiàng)目為導(dǎo)向進(jìn)行專利挖掘。以研究項(xiàng)目為導(dǎo)向進(jìn)行專利挖掘，首先就要列出本研究項(xiàng)目所能實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)沒有實(shí)現(xiàn)或相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)具有更好效果的所有功能，所列出的功能不能太籠統(tǒng)抽象，要盡可能地具體細(xì)致到項(xiàng)目的每個(gè)組成部分和每個(gè)研發(fā)內(nèi)容所能實(shí)現(xiàn)的單一的功能上去，這有利于通過掌握最多的技術(shù)方案信息來達(dá)到深度挖掘更多專利的目的。

其次，對(duì)所列出的所有功能的技術(shù)要素進(jìn)行全面分析，分析該功能的技術(shù)要素是否符合專利申請(qǐng)范圍，是否符合專利法所規(guī)定的專利申請(qǐng)必須具的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。確定經(jīng)過篩選分析的技術(shù)方案是以獨(dú)立保護(hù)的方式進(jìn)行專利申請(qǐng)，還是將部分技術(shù)方案通過拆分或組合的方式進(jìn)行專利申請(qǐng)。

最后，根據(jù)保護(hù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容選擇相應(yīng)的專利申報(bào)類型來保護(hù)研發(fā)項(xiàng)目。

研發(fā)人員全程跟進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目，熟悉研發(fā)階段的每個(gè)流程，了解研發(fā)過程中的各項(xiàng)技術(shù)要素和將實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)功能，將專利挖掘與研究項(xiàng)目同步進(jìn)展，能夠比較好地保證專利的數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效性。

（二）企業(yè)如何進(jìn)行專利布局

1.專利布局概述。目前，企業(yè)對(duì)專利申請(qǐng)的認(rèn)識(shí)多數(shù)局限于技術(shù)方案本身，或產(chǎn)品本身所應(yīng)用的技術(shù)，或發(fā)明本身在產(chǎn)品上的應(yīng)用，導(dǎo)致獲得的專利形成的附加值低，不利于企業(yè)市場利益的實(shí)現(xiàn)。下面著重介紹幾種專利布局方法。

第一，擴(kuò)張布局法，是對(duì)實(shí)現(xiàn)發(fā)明技術(shù)思想的一系列技術(shù)方案進(jìn)行專利布局，真正做到將由表及里地將發(fā)明本質(zhì)化，本質(zhì)方案化，方案具體化，具體多樣化。通過對(duì)發(fā)明本身的技術(shù)方案進(jìn)行分析，對(duì)核心發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行概括得到概念化的發(fā)明點(diǎn)本質(zhì)；如果該概念化的發(fā)明點(diǎn)能夠轉(zhuǎn)換為符合專利法保護(hù)要件的抽象技術(shù)方案，則將其作為獨(dú)立申請(qǐng)，構(gòu)成該發(fā)明的核心專利，實(shí)現(xiàn)以“有限權(quán)利要求”來限定“無限發(fā)明方案”；如果概括化的發(fā)明點(diǎn)無法構(gòu)成抽象技術(shù)方案，則將其演變?yōu)槟軌驅(qū)崿F(xiàn)該發(fā)明點(diǎn)本質(zhì)的一系列技術(shù)方案，根據(jù)得到的系列技術(shù)方案形成多個(gè)子專利。在滿足單一性的情況下，可將上述多個(gè)技術(shù)方案、抽象技術(shù)方案合案申請(qǐng)，以減少專利申請(qǐng)和維護(hù)費(fèi)用；或者形成核心+外圍專利的專利組合。

該方法能夠?qū)?shí)現(xiàn)發(fā)明技術(shù)思想的一系列上位化或具體化技術(shù)方案保護(hù)，構(gòu)成對(duì)發(fā)明在縱深方向的專利布局，拓展了發(fā)明深度，有效防止他人的回避設(shè)計(jì)，并形成一定遷移性，所以適合于比較核心或基礎(chǔ)發(fā)明的專利布局。

第二，遷移布局法，是將發(fā)明涉及的內(nèi)容移植到其他產(chǎn)品、方法、技術(shù)、甚至其他技術(shù)領(lǐng)域的可能應(yīng)用而進(jìn)行的布局。用于技術(shù)存在通用性和可移植性，發(fā)明中的某一技術(shù)手段完全可能通過遷移，擴(kuò)展應(yīng)用到多個(gè)領(lǐng)域，拓展發(fā)明的寬度；通過對(duì)發(fā)明的“由近及遠(yuǎn)，深挖擴(kuò)用”，拓展發(fā)明的應(yīng)用路徑和領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)專利布局的橫向擴(kuò)展、多面性和多樣化。

第三，替代布局法，基于自身實(shí)施的技術(shù)方案所解決的問題（發(fā)明目的），將實(shí)現(xiàn)該發(fā)明目的的其他多個(gè)可能的技術(shù)方案進(jìn)行專利布局。

第四，特征替換布局法，是將發(fā)明的技術(shù)方案中某些或某個(gè)技術(shù)特征、特征組合等進(jìn)行替換，或變換各個(gè)技術(shù)特征的組合關(guān)心形成的新技術(shù)方案所進(jìn)行的專利布局。

上述布局設(shè)計(jì)方法應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目情況綜合使用，進(jìn)行立體化、全方位、多角度的布局，實(shí)現(xiàn)交叉防護(hù)。

2.企業(yè)進(jìn)行專利布局的策略。首先，企業(yè)要組建一個(gè)合適的團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)對(duì)其的培訓(xùn)，從而使得團(tuán)隊(duì)人員應(yīng)當(dāng)充分了解公司的產(chǎn)品和技術(shù)，了解行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品和技術(shù)，對(duì)于技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展走向具有一定的前瞻性和預(yù)見性，熟悉專利布局的各種方法，充分掌握專利挖掘方法和技巧。

其次，企亞iz當(dāng)對(duì)本行業(yè)內(nèi)的專利技術(shù)進(jìn)行充分的研究，研究競爭對(duì)手專利技術(shù)的發(fā)展程度，對(duì)于本公司的技術(shù)是否有借鑒性和參考意義。

再次，企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自有技術(shù)，對(duì)行業(yè)的前瞻技術(shù)進(jìn)行充分地挖掘和構(gòu)思，盡可能地提煉所有的技術(shù)方案。

最后，對(duì)提煉出來的技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審，判斷這些技術(shù)方案能夠覆蓋哪些本公司的產(chǎn)品、哪些競爭對(duì)手的產(chǎn)品，這些技術(shù)方案的優(yōu)先級(jí)順序是怎樣的，從法律、技術(shù)和市場的角度對(duì)這些技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)級(jí)，然后選擇合適的申請(qǐng)策略。

三、企業(yè)專利布局的總體方向應(yīng)著眼未來

企業(yè)專利布局整體應(yīng)符合“方向第一，努力第二”的原則，進(jìn)行布局時(shí)應(yīng)做到大的方向正確。缺少對(duì)于未來可能的技術(shù)發(fā)展的預(yù)見，就有可能在技術(shù)革新面前喪失競爭優(yōu)勢，因此在協(xié)助企業(yè)開展專利布局時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)助企業(yè)對(duì)于專利布局的總體方向有一個(gè)把握。

上述原則適用于包括技術(shù)更新周期快的產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的任何產(chǎn)業(yè)。每一次技術(shù)變革出現(xiàn)，都會(huì)使得保持在舊的技術(shù)發(fā)展方向上的企業(yè)面臨困境，而預(yù)見到技術(shù)發(fā)展方向的企業(yè)和能快速感知技術(shù)發(fā)展方向的企業(yè)則成為新的引領(lǐng)者。尤其是在技術(shù)更新周期快的產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)迭代快，重大的技術(shù)革新推翻了陳舊的體系，帶來了革命性的技術(shù)變遷。對(duì)于此類型的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)在進(jìn)行專利布局的時(shí)候，尤其要及時(shí)獲取最新技術(shù)動(dòng)態(tài)，并進(jìn)而快速作出專利布局調(diào)整，以在大方向上不落后于業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)變化。

通過研究專利本身，在很大程度上能夠判斷出可能的未來技術(shù)發(fā)展方向。在針對(duì)技術(shù)領(lǐng)域作出整體布局分析時(shí)，僅針對(duì)當(dāng)前的技術(shù)熱點(diǎn)、重點(diǎn)進(jìn)行分析是不夠的，對(duì)于一些似乎尚未成為技術(shù)熱點(diǎn)和重點(diǎn)的發(fā)展方向，需要基于產(chǎn)業(yè)化角度、功能提升的角度、市場前景進(jìn)行辨識(shí)，看其是否代表了下一代技術(shù)的發(fā)展方向。因此，尤其是技術(shù)更新周期快的企業(yè)，對(duì)于技術(shù)發(fā)展趨勢的把握應(yīng)當(dāng)是動(dòng)態(tài)、及時(shí)的。當(dāng)然，研究專利本身并不是唯一的方法，提供可能的技術(shù)革新信息的信號(hào)不僅僅來源于專利本身，也來源于市場信息，來源于其他技術(shù)資訊，上述信息可以單獨(dú)地或者一起被用于進(jìn)行下一步的技術(shù)發(fā)展預(yù)測。

綜上所述，企業(yè)依據(jù)自身發(fā)展需求與實(shí)力，根據(jù)專利預(yù)警機(jī)制隨時(shí)掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢，提前應(yīng)對(duì)競爭威脅，正確應(yīng)對(duì)已經(jīng)發(fā)生的專利爭端。并通過專利預(yù)警與專利布局的結(jié)合，在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制中占得主動(dòng)先機(jī)。