控制方法類發明的創造性考量

摘 要 本文通過對發動機控制領域相關發明申請進行分析，重點討論了如何把握控制方法類權利要求創造性判斷的整體原則。筆者根據自身參與審查實踐的經驗，結合實際案例和假設案例分析了幾種典型情況下的創造性考量，希望為本領域同行提供一些思路。

關鍵詞 控制方法 權利要求 創造性 整體原則

作者簡介：范冬梅，國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心，助理研究員，研究方向：專利審查。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.07.101

一、引言

《專利法》第22條第3款規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步”。為保障審查標準執行一致，《專利審查指南》給出了判斷發明創造性的常規方法，即“三步法”。然而控制方法類發明的權利要求描述通常比較抽象，比如僅涉及控制判斷邏輯流程的描述，或者僅涉及核心控制原理的概括，給應用“三步法”評判創造性帶來了一定的困難。筆者僅從燃燒發動機控制領域的三種典型案例著手分析，探討控制方法類權利要求創造性判斷需要考量的因素。

二、案例介紹

【案例1】緊密關聯的方法步驟：

第31635號復審案例，駁回決定所針對的權利要求1為：“一種起動發動機的方法，包括：確定目前處于四沖程Otto循環中的壓縮行程的第一氣缸的停止位置；基于所述停止位置計算所述第一氣缸中的空氣質量；和基于所述空氣質量向所述第一氣缸供給燃料”。

審查員在駁回決定中認為權利要求1與對比文件1的區別特征在于：第一氣缸處于四沖程Otto循環中的壓縮行程。審查員采用對比文件1結合對比文件4以及公知常識評述了該權利要求的創造性。而復審合議組在復審通知書中指出：對比文件1和4均未公開本發明權利要求1中的技術特征“確定目前處于四沖程Otto循環中的壓縮行程的第一氣缸的停止位置；基于所述停止位置計算所述第一氣缸中的空氣質量；基于所述空氣質量向所述第一氣缸供給燃料”，并且認為對比文件1、4所公開的技術內容或技術方案、所要解決的技術問題及為解決相應技術問題而采用的技術手段與本發明均不相同。復審撤銷駁回決定。

案情分析：本案權利要求1的撰寫形式在發動機控制領域比較常見，其限定了一種控制邏輯，實質包括了以分號劃分的三個步驟。筆者認為，對于這類撰寫形式的控制方法類權利要求，需要格外注意創造性判斷的整體原則。

首先，要將本發明作為一個整體看待。《專利審查指南》中指出“在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待”。然而審查員通常采用“三步法”評判創造性，在“三步法”第一步確定區別技術特征時，容易傾向于關注技術特征是否被公開，而忽略了整體考慮本發明。就本案而言，三個步驟一環扣一環，共同解決本發明要解決的技術問題，是不可分割的整體。割裂出來的單個步驟在本發明中并不具備相對獨立的功能和作用，因而復審認為兩篇對比文件均未公開除主題名稱外的技術特征。另外，在“三步法”第二步確定實際要解決的技術問題時，審查員可能僅根據現有技術中公開的區別技術特征解決的問題或者根據區別技術特征自身固有屬性確定實際解決的技術問題，而脫離了對發明整體方案的把握，忽略了區別技術特征在整個技術方案中客觀產生的技術效果，尤其是當申請文件中未明確記載該區別所要解決的技術問題時。還可能僅關注區別技術特征實際解決的技術問題，而忽略了發明聲稱要解決的技術問題。如果最接近現有技術沒有解決發明聲稱要解決的技術問題，就需要考慮區別技術特征在本發明中實際解決的技術問題是否與發明聲稱要解決的技術問題一致。本案的兩篇對比文件都未解決本發明聲稱要解決的技術問題，也就沒有重塑發明的動機。

其次，還要將對比文件作為一個整體看待。如果將對比文件中彼此關聯的方法步驟割裂出來，拼湊本發明的技術方案，也是不合適的。本案的兩篇對比文件公開了字面上看似與本發明相關的特征，但是其控制目的不同，導致技術方案整體與本發明有本質不同。因而基于不同控制目的所實施的方法，對于控制邏輯中彼此關聯的步驟，不可隨意拆分和結合。筆者認為，當我們對創造性判斷存疑的時候，不妨拋開本發明，從所選取的對比文件出發，整體考慮所選取的對比文件，看看所選取的最接近現有技術是否適合作為發明的起點，其是否存在實際要解決的技術問題，與之結合的對比文件是否真的給出了能夠得到本發明的技術啟示，避免犯事后諸葛亮的錯誤而低估發明的創造性。有時候即使對比文件給出了相關的技術啟示，還要考慮結合的過程當中是否需要付出創造性的勞動。比如另一篇對比文件公開了相似的特征且解決了相同的問題，但是由于兩篇對比文件整體方案差異較大，這種結合可能需要克服技術上的困難。

然后，還要整體考慮現有技術。需要在充分檢索的基礎上，立足于本領域技術人員的認知和能力水平，客觀判斷現有技術整體上是否給出得到本發明的技術啟示。不妨從還原發明的角度，回到發明的起點，從技術問題出發。盡管控制方法類權利要求有時保護范圍較寬，但其技術問題的切入點往往很小，如果現有技術中都未提出相同的技術問題，也就不存在改進動機。

筆者認為，“三步法”給出了一種還原發明的邏輯過程，重在其意而不在其形。對于描述控制邏輯流程的方法權利要求，有時難以采用“三步法”將特征一一對比。這時可以考慮從發明構思的角度評述創造性，抓住“三步法”的核心內涵而不必過分拘泥于撰寫形式，避免機械套用“三步法”而忽略了創造性判斷的整體原則。

【案例2】基于特定參數的控制：

第40990號復審案例，權利要求1所要求保護的技術方案與對比文件1所公開的技術內容相比，其區別僅在于：權利要求1中的第二模塊基于進氣溫度和發動機速度確定第二進氣門打開正時，而對比文件1中公開的技術方案中的第二模塊基于例如發動機轉速信號、發動機負載信號、發動機冷卻水溫信號、發動機油溫信號、進氣流量信號、空燃比信號等參數確定第二進氣門打開正時。審查員認為對于內燃機領域技術人員而言，采用在一個進氣沖程打開關閉進氣門多次的目的是為了改善內燃機的進氣，避免由于進氣氣流波動對于進氣的影響，而進氣氣流波動的變化是與內燃機的運轉狀態、內燃機的參數以及與進氣氣流相關的物理量密切相關的，例如發動機轉速、發動機負載、進氣溫度、進氣流量、汽缸的膨脹比、汽缸容積等參數，而本領域技術人員可以根據需要選用上述物理量作為表征進氣氣流波動的參數，并根據該進氣氣流波動確定第二進氣門打開正時，因而，上述區別只是內燃機領域技術人員的常規設置。

案情分析：這屬于燃燒發動機控制領域區別技術特征比較常見的一種情形，即對比文件和本發明是基于不同的參數執行相同的控制操作。然而發動機控制影響因素復雜，某一被控量往往同時受多種因素影響。這時候還需要結合說明書，考慮申請文件中特定參數的選擇所具有的技術效果。如果說明書中并未記載選用特定參數在哪些地方優于其他參數，也未記載其優于其他參數的技術效果。這時候需要基于本領域技術人員的認知，判斷特定參數是否只是眾多常規參數中可隨意選擇的設置，效果是否可以預期。這時應注意，申請文件中未公開的且本領域技術人員無法根據現有技術得知的技術效果不屬于發明在申請日時做出的技術貢獻。

案例2的延伸及分析：假設本發明的技術方案涉及響應于參數A的變化，執行控制操作C。對比文件1公開了響應于參數B的變化，執行控制操作C，且解決了相同的技術問題。如果參數A和B完全不相關，基于本領域技術人員的認知根本無法從B聯想到A，也就無法基于對比文件1得到本發明的方案。如果B和A有關系，容易使人聯想到，那么這時候還需要考慮選取參數A是否具有更好的技術效果。假設第一種情況，參數B是速度，參數A是速度變化率。雖然這兩者只是求導的關系，但如果申請文件有證據表明基于速度變化率的控制比僅基于速度的控制具有更為突出的技術效果，而現有技術整體上又沒有給出基于速度變化率執行相關控制的技術啟示，那么這樣的參數選取就是有創造性的。假設第二種情況，參數B是燃料質量，參數A是空氣質量，而且本發明和對比文件1都是等空燃比控制。由于空氣質量除以燃料質量就等于空燃比，參數A、B具有本領域公知的且明確的數值對應關系。在對比文件1公開參數B的情況下，本領域技術人員也容易想到采用參數A替代B，取得相同的技術效果。

【案例3】不同的先決條件：

某假設案例的技術方案為：在滿足條件A的情形下，執行控制操作B，其要解決的技術問題是C。對比文件1公開了執行操作B可以解決相同的技術問題C，而未公開采用相同技術手段的前提條件A。

案情分析：審查員在實際工作中遇到的發明申請絕大部分都是對現有技術做出的改進，而非開拓性發明，在了解了本發明的技術方案之后，容易形成一種“容易想到”的印象。對于本案，如果審查員主觀臆斷在前提條件A下采用現有技術中已有的與本發明相同的技術手段解決相同的技術問題是容易想到的，很可能犯了事后諸葛亮錯誤。為了避免這種情況，需要在充分檢索并整體把握現有技術的情況下做出客觀、公正和準確的審查結論。如果現有技術中普遍在與條件A相對立的另一前提條件D下執行相應的控制操作（比如條件A是高溫，條件D是低溫），則本發明有可能因克服了現有技術偏見而具有創造性。再則，如果現有技術中根本沒有技術人員意識到在前提條件A當中存在技術問題C，也就不具有將控制操作B用于前提條件A解決該技術問題C的技術啟示。另外，如果現有技術是在比較泛泛的情形下執行控制操作B，而本發明在特定的條件A下執行相同的操作取得了意料不到的技術效果因而具備創造性。這方面值得警惕的是，有時候申請人會爭辯對比文件中在相同前提條件下執行的控制操作與本發明相反，因而給出了相反的技術啟示。然而對比文件中相反的操作很有可能是為了實現不一樣的控制目的，并不構成相反的啟示。需要正確站位本領域技術人員水平，客觀分析其是否會影響對比文件的適用性。

三、結語

對于控制方法類權利要求，在采用“三步法”評創造性時，要將本發明當做一個整體看待，不可隨意拆分控制邏輯緊密關聯的步驟，在確定實際解決的技術問題時亦不可忽略本發明聲稱要解決的技術問題。對于基于特定參數的控制，需要考慮特定參數所產生的技術效果。為避免犯事后諸葛亮錯誤，需重視“三步法”的內涵而非形式，在充分檢索的基礎上，正確站位于本領域技術人員水平，整體上考慮所選取的對比文件以及現有技術，客觀分析重塑發明的過程是否需要付出創造性勞動。

參考文獻：

[1]中華人民共和國專利法.知識產權出版社.2008.

[2]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南（2010版）.知識產權出版社.2010.