關于外觀設計評價報告中P類文件的分析及對策研究

摘 要 本文具體介紹外觀設計評價報告中遇到P類文件的各種情形以及處理方式，首先P類文件不常見，請求人及審查員對P類文件容易把握不準確，其次介紹遇到P類文件后需要核實本外觀設計所要求的優先權是否成立的幾種情形，以及相應的處理方式，最后提出應當在評價報告中告知請求人關于P類文件的相關內容。

關鍵詞 外觀設計評價報告 檢索 P類文件 優先權

作者簡介：邱勝，國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心外觀設計審查部審查三室，助理研究員。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.06.343

一、引言

隨著近年來國家大力提倡大眾創業、萬眾創新，越來越多的社會力量重視專利，越來越多的人關注專利，同時外觀設計的申請量增加較快，而且權利人的維權意識逐漸加強，外觀設計評價報告的數量增長較為迅猛，尤其是近期評價報告在淘寶、侵權官司上的作用與日俱增，因此評價報告的結果受到大家廣泛關注。而評價報告中不常見的、極易忽視或者比較模糊的P類文件概念，對于廣大的請求人來說比較陌生，甚至有時候有的審查員在報告的檢索以及撰寫過程中對P類文件的把握也不太準確，因此筆者對P類文件在評價報告的檢索和撰寫過程中出現的多種情形進行著重分析，給出不同情形下遇到該P類文件的處理方案。

首先評價報告主要評述本專利具體不符合《專利法》第五條、第二十五條第一款第六項規定、第二條第四款、第二十三條第一款、第二十三條第二款、第九條、第二十七條第二款、第三十三條或者實施細則第四十三條第一款等規定的缺陷，其中不需要進行檢索可以直接給出結論的有不符合《專利法》第五條、第二十五條第一款第六項規定、第二條第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者實施細則第四十三條第一款的規定，需要檢索的是本專利不符合《專利法》第二十三條第一款、第二十三條第二款、第九條規定。其中檢索結果按照證據類型分為專利、網絡證據、書籍證據或其他證據，其他證據主要包括第三人提供的證據。

檢索主題主要包括已經授權公告的外觀設計，其中包括已經放棄或者終止的，排除掉未授權公告的、已經全部放棄的或者已經出具評了評價報告的外觀設計。檢索過程中審查員應當檢索本外觀設計在申請之日以前公告的相同、實質相同以及不具有明顯區別的情形的專利或網絡證據，這樣好處是省去核實優先權是否成立的工作，除非需要核實本專利優先權。

二、典型情形及應對策略

以下內容按照對比設計文件類型分別進行討論，其中主要討論X、Y和E類文件，并且用本專利對應著本外觀設計，對比設計的公開時間介于本專利的優先權日和申請日之間，每一種文件類型中劃分時間段，再分別對本外觀設計是否享有優先權、優先權是否成立，給出分析及對應操作策略。

（一）X或Y類文件

1.本專利沒有優先權。關于檢索到X或Y類文件的情形。本專利沒有優先權，對比設計的公告日在本專利申請日之前，這種情況屬于比較常見的情形，由于對比設計在本專利的申請日之前已經公開，構成了本專利的現有設計，并且對比文件單獨或與其他現有設計結合導致本專利不符合《專利法》第二十三條第一款和/或第二款規定，因此對比設計直接構成本專利的X或Y類文件。

2.本專利要求優先權。假如本專利要求了優先權，對比設計的公告日在本專利的申請日和所要求的優先權日之間，并且對比文件單獨或與其他現有設計結合導致本專利不符合專利法第二十三條第一款和/或第二款規定，需要核實本專利的優先權是否成立。

核實優先權是否成立的一般原則，主要是核實在先申請和在后申請的主題是否一致，如果根據外觀設計的圖片或者照片判斷可知，在后申請的產品類別與在先申請相同或相近，又或者在后申請被包含在在先申請中，就可以認為兩者一致，不需要限定在先申請的類別，也不需要限制外觀設計簡要說明的內容。值得注意的是，外觀設計對于在先申請是否是巴黎公約定義的第一次申請不予審查，除非第一次申請明顯不符合巴黎公約的有關規定，但是在發明專利的實質審查過程中，存在申請人要求優先權的在先申請不是該主題的首次申請的情形，應當對在先申請是否記載了同一主題的首次申請進行核實。

檢索到X或Y類文件后，還需要對本專利所要求的優先權是否成立進行核實，從而判斷是否屬于PX或PY類文件。

（1）本專利所要求的優先權成立。假如本專利所要求的優先權成立，根據專利法實施細則第十一條規定，除《專利法》第二十八條和第四十二條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日，因此本專利的優先權日即等同于申請日，判斷對比設計是否屬于與本專利的相同或者實質相同的外觀設計，其時間上的起始日期相應提前到本專利所要求的優先權日，那么對比設計的公開時間晚于本專利所要求的優先權日的情形下，該對比設計雖然屬于PX或者PY級文件，但是經過核實優先權后，不構成本專利的現有設計文件，不能使用該對比設計對本專利的專利性進行評價，也不能夠列入評價報告中“相關文件”的表格。

（2）本專利所要求的優先權不成立。假如本專利所要求的優先權不成立，對比設計的公開時間早于本專利的申請日，已經構成本專利的現有設計文件，能夠使用該對比設計對本專利的專利性進行評價，該對比設計構成PX或PY級文件，經過核實優先權后，將“PX或PY”寫入評價報告中“相關文件”表格。

（二）E類文件

關于檢索到E類文件，同樣需要對本專利所要求的優先權是否成立進行核實，從而判斷是否屬于PE類文件。

1.本專利沒有優先權。本專利沒有優先權，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比設計的申請日在本專利的申請日之前，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，這種情況也屬于比較常見的情形，對比設計構成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構成E類文件，并將“E”寫入評價報告中“相關文件”表格。

2.本專利要求優先權。本專利要求了優先權，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比設計的申請日在本專利的申請日和所要求的優先權日之間，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，需要核實本專利的優先權是否成立。

（1）本專利所要求的優先權成立。假如本專利所要求的優先權成立，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比文件的申請日、公告日均在本專利所要求的優先權日之后，那么對比設計的公開時間晚于本專利所要求的優先權日，因此該對比設計雖然屬于本專利的“PE”級文件，但是經過核實優先權后，不構成本專利的抵觸申請，不能夠列入評價報告中“相關文件”的表格。

（2）本專利所要求的優先權不成立。假如本專利所要求的優先權不成立，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比設計的申請日在本專利的申請日之前，而公告日在本專利的申請日之后，構成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構成PE類文件，經過核實優先權后，將“PE”寫入評價報告中“相關文件”表格。

檢索到E類文件，情況略微復雜，除了需要考慮核實本專利所要求的優先權，同時還應考慮核實對比設計要求享有優先權的情形。

（3）本專利沒有優先權，對比設計無論有或者沒有優先權。本專利沒有優先權，對比設計公開的內容與本專利相同或者相實質相同，對比設計所要求的優先權無論是否成立，優先權日或者申請日均在本專利的申請日之前，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，構成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構成E類文件，并將“E”寫入評價報告中“相關文件”表格。

（4）本專利要求優先權，對比設計要求優先權。本專利要求了優先權，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比設計的優先權日在本專利的申請日和所要求的優先權日之間，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，需要核實本專利和對比設計的優先權是否成立。

第一，本專利優先權成立，對比設計優先權成立且優先權日在本專利優先權日之后。假如本專利、對比設計所要求的優先權均成立，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比設計所要求的優先權日在本專利的優先權日之后，不構成本專利的抵觸申請；對比設計所要求的優先權日在本專利的優先權日之前，而公告日在本專利的申請日之后，構成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構成PE類文件，并將“PE”寫入評價報告中“相關文件”表格。

第二，本專利優先權成立，對比設計優先權不成立。假如本專利所要求的優先權成立，對比設計公開的內容與本專利相同或者實質相同，對比設計所要求的優先權不成立，優先權日在本專利的享有的優先權日之后，該對比設計雖然屬于本專利的“PE”級文件，但是經過核實優先權后，不構成本專利的抵觸申請，不能夠列入評價報告中“相關文件”的表格。

綜上所述，外觀設計專利評價報告中檢索出X、Y或E級文件后，應當需要核實本專利是否要求了優先權，所要求的優先權是否成立，進而判斷對比文件是否確定構成本專利的現有設計或抵觸申請。

下面可以簡述一下核實優先權的整個過程。用A來表示本專利，用B來表示對比設計（B的公開時間介于A的優先權日和申請日之間），用P來表示本專利經過核實后的優先權，檢索出B屬于X或Y類文件情形，如果P成立，則B屬于背景文件，不需要告知請求人，如果P不成立，則B屬于PX或PY類文件，應當寫入報告告知請求人。

檢索出B屬于E類文件情形，如果P成立，則B屬于背景文件，不需要告知請求人；如果P不成立，則B屬于PE類文件，應當寫入報告告知請求人。

檢索出B屬于E類文件，同時B要求了優先權的情形，如果P成立，B享有優先權且優先權日在P之前，則B屬于PE類文件，應當寫入報告告知請求人；如果P成立，B優先權不成立，則B屬于背景文件，不需要告知請求人；如果P不成立，B無論優先權是否成立，B屬于PE類文件，應當寫入報告告知請求人。

三、結語

外觀設計評價報告的檢索過程中如果遇到P類文件，結論是否注明對比設計屬于PX、PY或PE文件存在爭議，審查指南中只是說明這種情況下需要核實優先權是否成立，也未曾明確表示是否需要注明，筆者認為，當檢索到的對比設計公開時間介于本專利的優先權日和申請日之間的時候，如果本專利要求了優先權，則對應的對比設計屬于PX、PY或PE級文件，但需要對本專利所要求的優先權是否成立進行核實，最終才能確定對比設計是否確定構成PX、PY或PE級文件，通過上述討論的本專利所要求的優先權是否成立的不同情形，若對比設計構成本專利的現有設計或者抵觸申請，即構成了PX、PY或PE級文件，應將“PX、PY或PE”寫入評價報告中“相關文件”表格，相當于間接告知評價報告的請求人兩件事情，首先是本評價報告具有會導致需要核實外觀設計專利優先權的文件，其次是審查員經過核實優先權后，對比設計構成了本專利的現有設計或者抵觸申請，而且審查員還應在評價報告中描述核實優先權的過程。如果審查員經過核實優先權后，對比設計不構成本專利的現有設計或者抵觸申請，雖然對比設計屬于PX、PY或PE級文件，但不構成PX、PY或PE級文件，不需要列入評價報告，也不需要告知請求人。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南.北京：知識產權出版社.2010.