淺談專利對比文件組合中的技術啟示

房嶺梅

目前，較多的審查意見通知書中會采用多篇對比文件來評述專利的創(chuàng)造性，最常見的，例如，對比文件1公開了權利要求1的大部分特征（如特征A、B），而沒有公開權利要求1的特征C和D，而審查意見中進一步指明對比文件2公開了特征C，對比文件3公開了特征D。這種情況下，作為代理人或申請人應該如何應對呢？

在我國的專利實踐中，通常使用“三步法”來判斷發(fā)明或實用新型相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，即：（一）先確定最接近的現(xiàn)有技術；（二）然后確定發(fā)明或實用新型相對于最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征及其實際解決的技術問題；（三）最后判斷要求保護的發(fā)明或實用新型對本領域技術人員來說是否顯而易見。

根據(jù)《審查指南》，在顯而易見的判斷步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明或實用新型實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見。而最后一步的判斷步驟相對于前兩步驟而言，存在更多的個人主觀性，也是爭議最多的。而且，《審查指南》對于通常認為的現(xiàn)有技術存在技術啟示的說明或例子也僅僅涉及兩篇對比文件，并沒有一個統(tǒng)一的標準來指引如何使用多篇對比文件評述專利的顯而易見性。

筆者認為，隨著社會的發(fā)展與進步，開拓性發(fā)明創(chuàng)造占比越來越小，大部分的發(fā)明還是以組合或改進發(fā)明為主。當然，這些發(fā)明并不是通過簡單的疊加而實現(xiàn)的，它們通過組合或改進后的各項技術特征，實現(xiàn)在功能上彼此相互支持，并且組合和改進的難易程度也各不相同。

然而，由于“三步法”固有的缺陷（即，該判斷方法是一種逆向判斷創(chuàng)造性的方法，它并不符合發(fā)明或實用新型的實際形成邏輯），審查意見中通過多篇對比文件的組合來評判某專利的顯而易見性，很多時候顯然也不是太合理。

突破口：分析實質要解決的技術問題

以下列舉筆者處理過的一個具體案件為例進行說明。該申請涉及一種方法，該方法包括用熱拉伸成形方式形成部基底構件，用摩擦焊接方式將至少一個加強構件焊接至側壁。審查意見中認為，該方法的一部分特征被對比文件1公開了，區(qū)別技術特征為用熱拉伸成形方式形成部基底構件，用摩擦焊接方式將至少一個加強構件焊接至側壁。并且，審查意見中還指出，對比文件2公開了用熱拉伸成形方式形成部基底構件，并且該技術特征在對比文件2中所起的作用與本申請相同，因而可以將對比文件2與對比文件1相結合。對比文件3公開了用摩擦焊接方式將至少一個加強構件焊接至側壁，并且，該技術特征在對比文件3中所起的作用與本申請相同，因而可以將對比文件3與對比文件1相結合。

假設審查意見中的上述內容是正確的，對比文件2能與對比文件1結合，對比文件3也能與對比文件1結合，那么是否本領域技術人員就一定會在對比文件1的基礎上結合對比文件2，然后再繼續(xù)結合對比文件3呢？

筆者認為，我們需要先分析對比文件2和3是否給出了啟示，該啟示使得對比文件2和3能夠與對比文件1相結合。

在分析的過程中，我們首先要看的是技術領域，如果領域相差甚遠，那么本領域技術人員是否能夠想到去不同領域尋求解決方案也是問題點之一。技術領域差別越大，本領域技術人員知識的受限程度也越大，因此，領域差別的大小也會影響到本領域技術人員對知識的運用能力，這就必然會涉及到是否需要付出創(chuàng)造性勞動，涉及到是否顯而易見。

其次，需要從對比文件1與該發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)來進行判斷。

需要關注本領域技術人員是否會發(fā)現(xiàn)存在該技術問題是至關重要的，如果本領域技術人員壓根就不會意識到存在該技術問題，也就不會有動機來解決該問題。筆者認為，發(fā)現(xiàn)技術問題本身也是體現(xiàn)創(chuàng)造性的一項重要指標。而很多時候，審查意見中的評述會忽視這一點，雖然區(qū)別技術特征在對比文件中所起的作用與所評述特征的作用相同，但是實際所解決的技術問題卻可能完全不同于所評述的專利申請。

因此，筆者認為，在使用“三步法”中技術啟示的判斷過程中，首要問題是分析出區(qū)別技術特征實質所要解決的技術問題，而這個實質上的技術問題很有可能與說明書中所記載的技術問題不同，我們往往比較容易忽略這個技術問題，通常會將注意力主要聚焦在有沒有結合的啟示以及能不能結合上。筆者認為，只有把握住了實質要解決的技術問題才能更準確地應用“三步法”。在此基礎上，才能基于所把握的技術問題來分析本領域技術人員在面對最接近的現(xiàn)有技術時，會不會意識到存在這樣的技術問題。盡管技術問題本身是客觀存在的，但是發(fā)現(xiàn)技術問題卻是需要主觀能動性的，如果發(fā)現(xiàn)問題本身就是非顯而易見的，那么顯然，提出該技術問題本身就會使得該發(fā)明或實用新型具有非顯而易見性。

筆者認為，分析實質要解決的技術問題是至關重要的，也是處理通過多篇對比文件組合來評判專利創(chuàng)造性的一個突破口。

現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示

分析完技術問題之后，再來分析現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示。

對于現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示，筆者認為，不能將區(qū)別技術特征孤立開來進行分析，而應該作為一個技術方案整體進行分析。當發(fā)明或實用新型與最接近的現(xiàn)有技術相比存在多個區(qū)別技術特征時，該現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示，是指是否存在將多個區(qū)別技術特征全部應用到最接近的現(xiàn)有技術中的技術啟示，而不是指是否存在將全部區(qū)別技術特征逐一分別應用到最接近的現(xiàn)有技術的啟示。筆者認為，將全部區(qū)別技術特征逐一分別應用到最接近的現(xiàn)有技術，更像是對技術方案的簡單疊加，而沒有考慮各個區(qū)別技術特征在功能上是否存在相互作用、是否彼此相互支持、是否彼此兼容以及是否容易相互組合等方面的問題。

如前文所舉的例子，即使對比文件2能與對比文件1結合，對比文件3也能與對比文件1結合，但如果對比文件2或3中已經明確說明熱拉伸成形和摩擦焊接方式不能同時使用，或者現(xiàn)有技術中存在熱拉伸成形和摩擦焊接方式不能同時使用的技術偏見，再或者在本發(fā)明中將熱拉伸成形和摩擦焊接方式同時使用能夠帶來預料不到的技術效果的話，本領域技術人員將無法從上述對比文件中獲得技術啟示，通過在對比文件1的基礎上結合對比文件2和3從而得到本發(fā)明。

因此，筆者認為，《審查指南》中的現(xiàn)有技術整體上的技術啟示，應該理解為將全部區(qū)別技術特征應用結合到最接近的現(xiàn)有技術的啟示。它不僅包括存在將每個現(xiàn)有技術應用到最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示，而且也包括存在這些現(xiàn)有技術能夠相互關聯(lián)或相互作用或相互結合的技術啟示。

結語

通過上面的分析可知，《審查意見》中通過多篇對比文件的相互組合來評論專利的創(chuàng)造性的做法，顯然不太合理，很容易出現(xiàn)“事后諸葛亮”的情況，導致過低評判專利的創(chuàng)造性。

前述案例中，各個區(qū)別技術特征之間具有相互協(xié)同關系，能夠共同作用產生預料不到的技術效果，因此，審查意見中通過多篇對比文件的相互組合來評論專利的創(chuàng)造性的做法顯然不太合理。當然，也存在一些情況，即各個區(qū)別技術特征相互孤立并且各自產生作用，而沒有任何關聯(lián)或者相互間不產生協(xié)同關系且不存在共同問題。此時，針對各個區(qū)別特征本身各自所要解決的技術問題進行分別評述，并不會違反將方案進行整體判斷的原則。

代理人或申請人在應對相關創(chuàng)造性判斷的時候，可以從區(qū)別技術特征相比于對比文件實質要解決的技術問題出發(fā)（有時也需要考慮技術領域），然后充分考慮現(xiàn)有技術整體上是否存在技術啟示，仔細分析各個技術特征，確認各個技術特征之間是否存在相互協(xié)作關系，且判斷各個技術特征之間是否存在共同的技術問題，并通過對相關專利和對比文件的理解，從技術整體上分析對比文件之間是否存在相互作用、相互關聯(lián)或相互結合的技術啟示，通過合理的分析論證來說明對比文件之間的簡單疊加或結合是否合理。