美國(guó)商標(biāo)的使用證據(jù)要求、審查趨勢(shì)、潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

薛友飛

根據(jù)國(guó)際知名知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)提供商科睿唯安發(fā)布的最新研究報(bào)告《中國(guó)品牌走向世界》，自2014年以來(lái)，美國(guó)已成為中國(guó)品牌的主要市場(chǎng)，中國(guó)大陸主體在美國(guó)提交的商標(biāo)申請(qǐng)量從2014年的6200余件到2017年的超過(guò)5萬(wàn)件，整體成指數(shù)增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在美國(guó)的申請(qǐng)量占美國(guó)全年申請(qǐng)量約11%。但是，在這樣高速增長(zhǎng)的申請(qǐng)量背后卻隱藏著潛在的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)商標(biāo)法律制度與中國(guó)商標(biāo)法律制度存在較大差異，特別是美國(guó)商標(biāo)權(quán)的取得是以商標(biāo)使用為前提條件，因此，準(zhǔn)確理解美國(guó)商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)使用的要求對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)就非常重要。本文將通過(guò)對(duì)現(xiàn)階段美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)的要求及審查趨勢(shì)進(jìn)行分析，指出企業(yè)在美國(guó)注冊(cè)使用商標(biāo)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的規(guī)避建議，希望對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)有所幫助。

美國(guó)商標(biāo)的使用證據(jù)要求

美國(guó)商標(biāo)法非常注重商標(biāo)的實(shí)際使用，采用“使用在先”原則來(lái)確定商標(biāo)權(quán)的歸屬。雖然美國(guó)也設(shè)置了商標(biāo)注冊(cè)制度，但是商標(biāo)權(quán)本身仍然來(lái)源于商標(biāo)的實(shí)際使用，注冊(cè)僅是通過(guò)行政途徑對(duì)業(yè)已形成的商標(biāo)權(quán)辦理法定的確權(quán)手續(xù)。美國(guó)商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)的使用不僅體現(xiàn)在商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)階段，同時(shí)也體現(xiàn)在商標(biāo)注冊(cè)后的持續(xù)維護(hù)階段。

（一）申請(qǐng)注冊(cè)階段

美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)方式主要包含單國(guó)注冊(cè)和馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)。單國(guó)注冊(cè)是指申請(qǐng)人直接向美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）提交注冊(cè)申請(qǐng)。此外，美國(guó)也是《商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》的締約方，申請(qǐng)人還可以通過(guò)提交馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)領(lǐng)土延伸至美國(guó)。美國(guó)單國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的方式相對(duì)比較復(fù)雜，可以基于多種基礎(chǔ)提交，各種基礎(chǔ)對(duì)商標(biāo)的使用要求也有差異：

1.基于實(shí)際使用提交申請(qǐng)（1A）：實(shí)際使用是指申請(qǐng)人在提交美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)在美國(guó)將商標(biāo)投入使用，需要在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的同時(shí)一并提交使用證據(jù)。

2.基于意向使用提交申請(qǐng)（1B）：意向使用是指申請(qǐng)人在提交美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)還尚未在美國(guó)將商標(biāo)投入使用，但是申請(qǐng)人有將商標(biāo)投入使用的真誠(chéng)意圖。

以意向使用為基礎(chǔ)提交的注冊(cè)申請(qǐng)，在商標(biāo)審查通過(guò)后美國(guó)專利商標(biāo)局會(huì)將商標(biāo)予以公告，若在公告期內(nèi)無(wú)人異議或異議不成立，則美國(guó)專利商標(biāo)局會(huì)在公告期結(jié)束后下發(fā)核準(zhǔn)通知書，要求申請(qǐng)人自通知日起六個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)。若申請(qǐng)人在規(guī)定的期限內(nèi)仍然無(wú)法提供使用證據(jù)，可以申請(qǐng)延期，每次可以延期六個(gè)月，理論上來(lái)說(shuō)最多可以延期五次，但是每次延期均會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用，且越往后延期的難度越大。若申請(qǐng)人未在規(guī)定期限內(nèi)提交使用證據(jù)或辦理延期，則美國(guó)專利商標(biāo)局將視為申請(qǐng)人放棄該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

3.基于國(guó)內(nèi)注冊(cè)基礎(chǔ)提交申請(qǐng)（44E）：基于國(guó)內(nèi)注冊(cè)基礎(chǔ)指的是申請(qǐng)人打算在美國(guó)申請(qǐng)的商標(biāo)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)，需要在提交美國(guó)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)一并提交國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)證。

4.基于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)基礎(chǔ)提交申請(qǐng)（44D）：基于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)基礎(chǔ)指的是申請(qǐng)人打算在美國(guó)申請(qǐng)的商標(biāo)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)提交注冊(cè)申請(qǐng)，在國(guó)內(nèi)商標(biāo)申請(qǐng)日起六個(gè)月內(nèi)依據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定提交美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并要求國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。基于這種基礎(chǔ)提交的美國(guó)注冊(cè)申請(qǐng)，后期仍然需要提交商標(biāo)在國(guó)內(nèi)的注冊(cè)證。

雖然基于國(guó)內(nèi)注冊(cè)或申請(qǐng)基礎(chǔ)提交美國(guó)申請(qǐng)不需要提交在美國(guó)實(shí)際使用的證據(jù)，但是仍然需要滿足一個(gè)非常重要的前提條件：申請(qǐng)人有將商標(biāo)在美國(guó)付諸實(shí)際使用的真誠(chéng)意圖。

（二）注冊(cè)后維持階段

雖然美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)可以采用單國(guó)注冊(cè)和馬德里國(guó)際注冊(cè)兩種途徑提交，并且單國(guó)注冊(cè)還可基于四種基礎(chǔ)提交，但是，無(wú)論采取何種方式提交，在商標(biāo)注冊(cè)以后均需要按照美國(guó)商標(biāo)法的規(guī)定在注冊(cè)日起5-6年內(nèi)以及注冊(cè)后每十年向美國(guó)專利商標(biāo)局提交使用證據(jù)，否則商標(biāo)將被美國(guó)專利商標(biāo)局撤銷。

由此可見(jiàn)，美國(guó)商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)實(shí)際使用的要求非常高，需要提交使用證據(jù)的次數(shù)也比較多，貫穿商標(biāo)的整個(gè)生命周期。

美國(guó)商標(biāo)的使用風(fēng)險(xiǎn)

就筆者所了解，許多中國(guó)企業(yè)在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)以及注冊(cè)商標(biāo)后，都沒(méi)有將商標(biāo)在美國(guó)進(jìn)行實(shí)際使用，也沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際使用的意圖，這造成了非常大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。下面筆者便通過(guò)兩個(gè)實(shí)際案例來(lái)了解其中的風(fēng)險(xiǎn)。

案例一 “CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標(biāo)異議案，美國(guó)商標(biāo)審理與上訴委員會(huì)認(rèn)為申請(qǐng)人提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)沒(méi)有真實(shí)使用商標(biāo)的意圖

2011年7月，Captain Russell Corp.（簡(jiǎn)稱“CR公司”）以意向使用為基礎(chǔ)提交了“CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)；2011年10月，該商標(biāo)初審公告。在公告期間，Diageo North America， Inc.（簡(jiǎn)稱“DNA公司”）提出異議申請(qǐng)，其中的一條異議理由為CR公司沒(méi)有將該商標(biāo)投入實(shí)際使用的意圖。在證據(jù)交換環(huán)節(jié)中，CR公司承認(rèn)其是一家初創(chuàng)的公司，無(wú)法提供任何關(guān)于經(jīng)費(fèi)預(yù)算、市場(chǎng)調(diào)研、廣告推廣計(jì)劃、資金來(lái)源、營(yíng)銷渠道等方面的證據(jù)材料，沒(méi)有將商標(biāo)進(jìn)行使用的真誠(chéng)意圖。據(jù)此，美國(guó)商標(biāo)審理與上訴委員會(huì)支持了異議人的主張。

案例二 “NEUROVASX”商標(biāo)撤銷案，美國(guó)商標(biāo)審理與上訴委員會(huì)以“欺騙性”為由撤銷商標(biāo)注冊(cè)

1997年，Neuro Vasx公司（簡(jiǎn)稱“NV公司”）以意向使用基礎(chǔ)提交了 “NEUROVASX”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，注冊(cè)保護(hù)的商品為“醫(yī)療設(shè)備，即神經(jīng)支架和導(dǎo)管”。商標(biāo)初審公告后，NV公司于2000年向美國(guó)專利商標(biāo)局提交了使用證據(jù)及使用宣誓，聲明申請(qǐng)人已經(jīng)在商業(yè)中將該商標(biāo)使用在了指定保護(hù)的全部商品上。2002年，Medinol公司對(duì)該商標(biāo)提出了撤銷申請(qǐng)，其中的一條理由是NV公司在向美國(guó)專利商標(biāo)局提交使用聲明時(shí)，并沒(méi)有將該商標(biāo)使用在商品“神經(jīng)支架”上。NV公司在答辯中承認(rèn)其未將該商標(biāo)使用在商品“神經(jīng)支架”上的事實(shí)，并且主動(dòng)要求撤銷該商標(biāo)注冊(cè)在商品“神經(jīng)支架”上的權(quán)利，僅保留在“神經(jīng)導(dǎo)管”上的商標(biāo)權(quán)利。美國(guó)商標(biāo)審理與上訴委員會(huì)認(rèn)為，NV公司在提交使用宣誓時(shí)，明知其商標(biāo)僅使用在“神經(jīng)導(dǎo)管”上而未刪除“神經(jīng)支架”商品，違背了其所遞交的宣誓，屬于實(shí)質(zhì)性虛假陳述，構(gòu)成欺騙行為。據(jù)此，美國(guó)商標(biāo)審理與上訴委員會(huì)裁定撤銷“NEUROVASX”商標(biāo)在全部商品上的注冊(cè)。

從以上兩個(gè)案例可以看出，美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)商標(biāo)實(shí)際使用證據(jù)的要求非常高，要求申請(qǐng)人就商標(biāo)注冊(cè)的全部商品有使用的意圖或者已經(jīng)在美國(guó)進(jìn)行實(shí)際使用，否則商標(biāo)被他人異議或撤銷掉的風(fēng)險(xiǎn)較高。

美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)的審查趨勢(shì)

2012年，為了評(píng)估了解美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的使用情況，美國(guó)專利商標(biāo)局制定了“注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)試點(diǎn)計(jì)劃”，在2012至2014年期間開展調(diào)研工作。通常情況下，美國(guó)專利商標(biāo)局要求商標(biāo)注冊(cè)人在提交使用宣誓書時(shí)，就每個(gè)類別的商品提供一份使用證據(jù)即可。在該試點(diǎn)項(xiàng)目中，美國(guó)專利商標(biāo)局隨機(jī)選出500件到期需要提供使用宣誓書的注冊(cè)商標(biāo)，要求這些商標(biāo)注冊(cè)人就每個(gè)類別上的其他商品再額外提供使用證據(jù)。

2015年，美國(guó)專利商標(biāo)局公布了該試點(diǎn)項(xiàng)目的結(jié)果報(bào)告。該報(bào)告顯示：在上述選定的500件注冊(cè)商標(biāo)中，共有253件（約51%）存在無(wú)法提供使用證據(jù)的問(wèn)題，大量商標(biāo)指定保護(hù)了超出實(shí)際使用范圍的商品。美國(guó)專利商標(biāo)局隨后考慮制定加強(qiáng)美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)審查工作的措施，保證美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)簿的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性，并且廣泛征求社會(huì)意見(jiàn)。

2017年，美國(guó)專利商標(biāo)局實(shí)施了進(jìn)一步加強(qiáng)商標(biāo)使用證據(jù)審查工作的措施，對(duì)到期需要提供使用宣誓書的注冊(cè)商標(biāo)，隨機(jī)抽取其中的約10%，要求這些商標(biāo)的注冊(cè)人就每個(gè)類別上的商品再額外提供使用證據(jù)，將注冊(cè)商標(biāo)的使用證據(jù)抽查工作常態(tài)化。

2018年，美國(guó)專利商標(biāo)局又公布實(shí)施了“商標(biāo)使用證據(jù)郵件舉報(bào)的試點(diǎn)項(xiàng)目”，如果第三方有證據(jù)能夠證明某件商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峤坏氖褂米C據(jù)涉嫌造假，可以向美國(guó)專利商標(biāo)局專門建立的郵箱發(fā)送舉報(bào)郵件。

從美國(guó)專利商標(biāo)局近些年來(lái)的這一系列舉動(dòng)可以看出，美國(guó)專利商標(biāo)局已經(jīng)充分意識(shí)到其商標(biāo)注冊(cè)簿中存在“腐木”商標(biāo)的情況，并已經(jīng)采取措施嚴(yán)格控制商標(biāo)使用證據(jù)的問(wèn)題，其對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)的審查趨勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)格。自2014年以來(lái)，美國(guó)已成為中國(guó)品牌注冊(cè)保護(hù)的主要目的地，這也引起了美國(guó)專利商標(biāo)局的重點(diǎn)關(guān)注。不得不懷疑，如此大的商標(biāo)申請(qǐng)量的背后，到底有多少商標(biāo)在美國(guó)進(jìn)行了實(shí)際使用？就筆者所知，許多國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)時(shí)提交虛假使用證據(jù)，許多商標(biāo)的使用證據(jù)涉嫌通過(guò)制圖軟件處理生成，也有一些申請(qǐng)人為了應(yīng)付美國(guó)專利商標(biāo)局的審查而臨時(shí)粗制濫造一些使用證據(jù)，這類現(xiàn)象或許已經(jīng)給美國(guó)專利商標(biāo)局留下了中國(guó)申請(qǐng)人容易造假的負(fù)面印象。

美國(guó)商標(biāo)的注冊(cè)使用策略

為了規(guī)避商標(biāo)在美國(guó)注冊(cè)使用時(shí)不必要的風(fēng)險(xiǎn)，筆者有必要探討造成以上現(xiàn)象的原因以及制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。

首先，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)采用“使用在先”原則，強(qiáng)調(diào)商標(biāo)的實(shí)際使用，誰(shuí)先使用誰(shuí)就擁有商標(biāo)權(quán)利，且注冊(cè)后也必須在相應(yīng)法定時(shí)限內(nèi)主動(dòng)提交使用證據(jù)，商標(biāo)權(quán)的確立和維持均依賴于商標(biāo)的實(shí)際使用。而中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)主要采用“申請(qǐng)?jiān)谙取痹瓌t，誰(shuí)先申請(qǐng)誰(shuí)就擁有商標(biāo)權(quán)利，商標(biāo)權(quán)的確立并不以實(shí)際使用為前提條件，僅需在商標(biāo)注冊(cè)后通過(guò)實(shí)際使用維持商標(biāo)權(quán)的有效性，且還采用“不告不理”原則。美國(guó)和中國(guó)的商標(biāo)保護(hù)策略存在實(shí)質(zhì)性差異，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人不能將國(guó)內(nèi)商標(biāo)的保護(hù)策略生搬硬套到美國(guó)商標(biāo)保護(hù)上，這就要求國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在進(jìn)行海外商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)候，應(yīng)更加熟悉目標(biāo)國(guó)家的商標(biāo)法律法規(guī)及實(shí)踐要求。

其次，由于中國(guó)商標(biāo)權(quán)的確立并不以實(shí)際使用為前提條件，在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)選擇商品時(shí)就可以隨意擴(kuò)大商品范圍，甚至通過(guò)全群組全類別進(jìn)行無(wú)死角的全覆蓋式保護(hù)，只要盡早提交注冊(cè)申請(qǐng)就能占據(jù)商標(biāo)權(quán)，這種方式在國(guó)內(nèi)還是非常管用的。因此，許多國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)時(shí)也希望通過(guò)這種方式注冊(cè)商標(biāo)，殊不知因美國(guó)商標(biāo)保護(hù)制度與中國(guó)商標(biāo)保護(hù)制度的根本差異，國(guó)內(nèi)這套在美國(guó)根本就行不通。美國(guó)商標(biāo)保護(hù)要求對(duì)商標(biāo)擬注冊(cè)保護(hù)的每一項(xiàng)商品都進(jìn)行實(shí)際使用，如果有任何一項(xiàng)商品未涉及使用但是申請(qǐng)人卻向商標(biāo)局宣誓聲明在全部商品上均已實(shí)際使用，就存在提交虛假聲明的嫌疑，注冊(cè)商標(biāo)就隨時(shí)存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。在美國(guó)，申請(qǐng)人不用過(guò)于擔(dān)心商標(biāo)搶注但不使用的行為，因?yàn)檫@種商標(biāo)是相對(duì)容易被異議掉或撤銷掉的。企業(yè)在申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)選擇商品時(shí)，建議就確實(shí)需要在美國(guó)使用的商品進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)，不要盲目擴(kuò)大商品范圍。

最后，申請(qǐng)人在提交使用證據(jù)時(shí)，雖然只需提交在部分商品上的證據(jù)即可，但其需要宣誓聲明自己已經(jīng)在商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)的全部商品上使用了商標(biāo)。企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，可能會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍，如果企業(yè)已決定不再生產(chǎn)銷售某部分商品，建議在提交使用證據(jù)時(shí)主動(dòng)刪除這部分不再投入實(shí)際使用的商品，否則將可能構(gòu)成提交虛假聲明的嫌疑，給他人撤銷留下把柄。當(dāng)然，若企業(yè)日后又需要再在這部分商品上進(jìn)行使用，則可以就這部分商品重新提交注冊(cè)申請(qǐng)。

總而言之，美國(guó)商標(biāo)保護(hù)制度與中國(guó)商標(biāo)保護(hù)制度存在明顯差異，深刻理解美國(guó)商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)實(shí)際使用的規(guī)定內(nèi)涵，對(duì)企業(yè)在美國(guó)注冊(cè)使用商標(biāo)具有非常重要的意義，有助于企業(yè)規(guī)避其中不必要的風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)自己的商標(biāo)權(quán)。唯有如此，企業(yè)才能在海外市場(chǎng)上走得更遠(yuǎn)。