中日實用新型專利制度比較研究

摘 要 實用新型專利由于其自身特點，對于經濟社會發展具有重要的推動作用。本文對中日兩個世界知識產權大局的實用新型專利制度進行比較，從歷史沿革、專利審查方式、專利評價報告制度、客體、申請類型轉換等多個方面的異同以及原因進行分析和比較，并從日本實用新型專利制度中獲得借鑒和啟發，對我國的實用新型專利制度改進給出了建議。

關鍵詞 實用新型 專利制度 評價報告 客體 轉換

作者簡介：黃亞男，國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.10.010

一、 中日實用新型專利制度的歷史沿革

（一）我國實用新型專利制度的歷史沿革

1985年4月1日，中國首部專利法問世，雖然我國專利制度興起較晚，但是也得以借鑒外國已有經驗，博采各國之長。在該部專利法中規定了，我國專利申請的類型有發明、實用新型和外觀設計，與一些國家單獨立法不同，我國將三種專利歸到一部專利法進行保護。

在該部專利法中規定實用新型專利權的期限為五年，自申請日起計算，期滿前專利權人可以申請續展三年。2001年專利法修改，將實用新型專利權的保護期限修改為十年，并一直延續至今。

該部專利法中規定了實用新型專利的初步審查制度。在專利制度施行的初期，由于初步審查制度處于摸索階段，申請人對申請文件的撰寫也不太清楚，有一段時間實用新型的審查主要關注申請文件的撰寫，基本上采用的是登記制。后來逐漸規范采取初步審查制度，初步審查主要包括形式審查與明顯實質性審查兩部分內容。

由于實用新型不經過實質審查，因此造成專利權的不穩定，一方面可能導致提無效宣告的請求增多，浪費復審資源，另一方面可能導致專利權人利用不穩定的實用新型專利進行盲目的訴訟，對專利權人、被訴侵權人造成不必要的損失，也浪費法院資源。2001年修改專利法時，在專利法實施細則中明確規定了實用新型檢索報告制度。通過實用新型專利檢索報告對實用新型的技術方案做出評價，專利權人可以對自身專利的狀態有充分的了解，從而避免盲目的行使權利造成損失，同時減少不必要的無效宣告的數量。

由于實用新型專利檢索報告的請求人只能是專利權人以及檢索報告僅對新穎性和創造性評價的限制等問題，2010年專利法第三次修改時，將實用新型專利檢索報告修改為專利權評價報告制度。此次修改，將實用新型專利檢索報告修改為專利權評價報告制度。將請求人從僅限于專利權人擴展到專利權人或者利害關系人，報告請求人的主體范圍進行了擴大，并且評價報告的范圍也有了很大的擴展，另外對做出專利權評價報告的時間進行了限定。

（二）日本實用新型專利制度的歷史沿革

日本實用新型專利制度建立相對較早，在1905年，日本在參考德國實用新型專利制度基礎上，基于保護和獎勵小發明的產業上的政策考量，制定了《實用新案法》。之后，隨著時代的變化，日本多次對該法案做出了修改。

對于實用新型專利保護期限，日本也經歷了幾次變化。1993年之前，實用新型專利保護期限相對較長，是從登記日起10年，最長不超過申請日起15年。1993年修改《實用新案法》，取消了實質審查制度，導致專利權的穩定性較差，為了防止專利權人權利濫用以及保護第三人利益等原因的考慮，將實用新型專利保護期限縮短為申請日起6年。由于保護期限較短，一定程度上導致實用新型專利權的保護較弱，申請量大幅下降，許多申請人呼吁延長專利的保護期。2004年《實用新案法》修改，保護期限順應地修改為申請日起10年，與大多數國家保持一致。

1993年之前，日本實用新型專利的審查制度采用實質審查制度，需要對申請是否符合新穎性、創造性等實體要件做出審查。由于技術變革的加快，新產品更新換代速度加快，人們期待對產品獲得更快捷、簡便的保護。日本從實質審查制修改為登記制和實用新型評價書結合的實用新型審查制度。

二、中日實用新型專利審查方式比較

我國對于實用新型專利審查方式主要采用的是初步審查制，而日本采用的是登記制。日本的登記制指的是只要滿足基本的申請和形式要求就可以獲得實用新型專利權的登記。日本的形式審查主要包括：是否滿足實用新型的定義，是否違反公共道德、善良風俗等，是否滿足單一性要求或其他格式要求，說明書或附圖沒有記載必要事項或記載得不明確。我國的初步審查則主要包括對申請文件形式審查以及對申請文件中存在的明顯實質性缺陷的審查。是否滿足實用新型的定義，是否滿足客體的要求，是否違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益，是否滿足單一性要求、是否明顯不具備新穎性和實用性，是否公開不充分、不清楚等方面，都屬于明顯實質性缺陷的審查內容。可見，我國的初步審查方式相對于日本的登記制要嚴格，實用新型的專利權也相對更加穩定。

三、中日實用新型專利評價報告制度比較

日本的實用新型評價書和中國的實用新型專利權評價報告制度有很多相似之處，兩者的功能原理類似，主要都是為了防止權利的濫用，但是也存在一些區別。在請求人方面，我國規定專利權人或者利害關系人可以提出實用新型專利權評價報告的請求，利害關系人指的是就專利糾紛向法院提起訴訟或管理專利工作的部門處理的人，但是日本任何人都可以提出實用新型評價書，顯然請求人主體的范圍日本要比中國大得多。請求時間方面，我國規定授予實用新型專利權后，可以請求做出專利權評價報告；而日本則在申請的任何階段都可以請求做出實用新型評價書，即使是權利已經屆滿，也可以提出請求，并且請求一旦提出不可撤回。可見請求時間的提出范圍日本也比中國大得多。權利行使時出示義務方面也有不同，日本規定較為嚴格，只有在專利權人出示實用新型評價書并提出警告才能行使權利；而中國并沒有規定該強制義務，而是主要強調專利權評價報告是一種證據文件，當法院在審理、處理專利侵權糾紛時，據此確定是否需要中止相關程序。

四、中日實用新型專利授權客體比較

1985年公布的中國專利法實施細則中規定對于實用新型的保護客體要求，專利法所稱的實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。自從中國的實用新型專利制度誕生至今，雖然法條文字上，實用新型的保護客體的定義沒有變化，但是在實際操作中卻經歷了一定的變化。在實用新型專利制度實施初期對實用新型客體未給出明確具體的規范，只要滿足定義就可以認為是滿足客體的要求。1989年中國專利局以公告的方式排除了八種不能授權客體的情形。1993年《專利審查指南》中對實用新型的保護客體進一步作出了限制。2001年，《專利審查指南》重新修訂，實用新型客體范圍有所擴大，取消了單純材料替換的產品、建筑物、系統、單純線路以及實質上僅具有電功能的基本電子電路產品、電磁醫療器具不給予實用新型保護的限制。2006年《專利審查指南》修訂，限制了如果技術方案中既包括材料或方法本身，又包括形狀或構造特征的技術方案，則不屬于實用新型保護客體。2010年《專利審查指南》規定實用新型專利只保護產品，這里的產品應當是經過產業方法制造的，有確定形狀、構造且占據一定空間的實體。日本《實用新案法》規定，其要保護的客體為物品的形狀、構造或者組合相關的設計。日本對于實用新型客體的保護與中國有相似之處，都將方法、用途等排除在客體之外。但是日本對物品、結構的解釋比較寬泛，對于平面結構也視為結構。

五、實用新型和發明專利的轉換機制

根據日本《實用新案法》規定，自申請之日起3年內實用新型的申請人可以選擇將實用新型申請轉換為發明申請。上述的規定有一定的好處就是可以給申請人一定的選擇專利申請的類型的考慮時間，當申請人不確定專利申請類型時可以先提交實用新型申請，這一定程度上能夠減輕發明實質審查的壓力。另一方面申請人可以根據實用新型的審查情況以及自身的需要，選擇是否轉化為發明申請。雖然法律允許實用新型能夠轉換為發明申請，但在這轉換必須滿足一定的限制條件：例如轉換申請的提出的時間存在一定的限制，必須在該實用新型申請之日起3年內提出，如果沒有在這個期限內提出那么就會被視為放棄轉換的權利；選擇轉換為發明申請后，原來的實用新型就會被視為放棄；實用新型的專利權人在提出轉換為發明申請類型之后就不能再提出實用新型技術評價的請求；以及其他一些限制條件。

我國專利法以優先權的形式給出了一定的專利類型轉換機制，具體規定了：如果申請人要求了本國優先權，那么在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或實用新型；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或發明專利申請。申請人可能會利用優先權就同一發明創造先后提交發明申請和實用新型兩種類型的申請，以便給自身一定時間的考慮選擇專利申請類型的機會。

上世紀90年代，為了緩解專利申請積壓以及申請人對授權周期的訴求，我國審查指南規定了同一申請人可以就同樣的發明創造既申請發明又申請實用新型專利。專利法在第三次修改時，在上述相關規定基礎上做了一定修改，并將上述內容從審查指南中升格到專利法中，規定了，“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”。這也是一種類似專利類型轉換的機制，但是該條款也是有限定條件的，實用新型和發明專利申請需要在同日提出申請，并且申請必須是同一申請人提出，另外在先獲得的授權的實用新型專利權應當尚未終止，這就縮小了專利類型轉換機制的適用范圍。

六、結論部分

通過比較中日兩國實用新型專利審查方式、專利評價報告制度、客體、專利類型轉換方式等方面內容，可見均存在一定的差異。雖然兩國的國情不同，但是“他山之石，可以攻玉”，從日本實用新型專利制度中可以獲得一些借鑒和啟發，對我國的實用新型專利制度的發展具有積極的促進作用。基于此，筆者對我國實用新型專利制度提出幾點修改建議。

一是擴大專利評價報告請求人的范圍，建議允許任何人提出實用新型專利權評價報告請求，這是因為專利評價報告制度的相關利益方不僅包括專利權人，也包括被控侵權人、被許可人、專利權受讓人等，由于實用新型專利權不穩定，被許可人、專利權受讓人應當享有知曉該實用新型專利權穩定性的權利，而被控侵權人也應當享有專利權評價報告請求權，以便盡快了解是否侵犯他人的權利。

二是擴大請求專利評價報告時間的范圍，建議在提出專利申請后就可以請求做出專利評價報告，這是因為在實用新型產品周期較為短暫的情況下，專利評價報告的盡快獲得，使得創新主體能夠盡早知曉其專利權的穩定性，從而能夠更好地行使其專利權。

三是增加專利評價報告的出示義務。建議規定權利行使時出示義務，在專利權人只有在出示實用新型評價書之后，才能提起法院訴訟或管理專利工作的部門處理糾紛，這樣在一定程度上能夠避免專利權人權利的濫用，另外也避免了司法和行政資源的浪費。

四是明確規定發明和實用新型專利申請之間的轉換機制，可以參考日本的相關立法實踐，規定允許申請人在一定的期限內可以將實用新型和發明申請相互進行轉化，轉換之后原申請視為撤回，取消現行專利法中對同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的相關規定，這樣有利于創新主體選擇合適的發明創造的保護形式。

參考文獻：

[1]尹新天.中國專利法詳解.北京：知識產權出版社.2011.

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