歐盟法院就三菱商標所涉侵權糾紛案做出初步裁決

陳力霏 黃若微

在本案中，日本三菱公司的叉車在出口至歐洲時，被比利時的Duma公司和GSI公司移除原三菱商標并加貼其他新商標后投入市場。2018年7月25日，應比利時布魯塞爾上訴法院請求，歐盟法院就商標權利人禁用權范圍是否及于前述移除原商標（debranding）和加貼新商標（rebranding）的行為，做出初步裁決。

本案的核心爭點在：Duma公司和GSI公司的行為，是否構成關于協調成員國商標法律的《歐盟指令》1（簡稱《指令》）第5條和《歐盟商標條例》2（簡稱《條例》）第9條所稱的“在商業過程中使用”（use in the course of trade）。

本案總法務官在其意見中認為，無論從文義、體系或立法目的出發進行解釋，都難以將本案中Duma公司和GSI公司的行為歸入“在商業過程中使用”。總法務官特別指出，歐盟法僅規制了商標的“使用”（use）行為，并未進一步針對“未使用”（non-use）行為做出規定（這部分被認為是可通過成員國國內法自行填補的“立法留白”），如果強行將本案中的爭議行為解釋為前述法條所稱的“使用”，顯然超出立法原意，也超出目前多數成員國的預見。此外，總法務官表示，成員國可以考慮在反不正當競爭法框架內嘗試解決本案。

盡管總法務官已經表明了其在這一問題上相對審慎的立場，但歐盟法院并未予以采納。法院在其做出的初步裁決中認為，對相關法條中的“use”一詞應予以更廣義的解釋。《指令》第5條以及《條例》第9條賦予了商標權利人的禁用權，應當涵蓋商標權利人在其尚未于EEA境內就附有該商標的產品開展過貿易（比如尚在海關倉庫內）、而第三方將其進口至EEA并在EEA境內銷售該批產品的情況下，禁止第三方未經商標權利人同意的原商標移除行為和附加其他商標的行為。這一解釋最根本的考慮在于，前述行為可能對商標功能（來源指示、質量擔保、投資和宣傳推廣）的實現造成妨害。

但我們在此必須指出的是，歐盟法院的前述初裁結果，并沒有回應總法務官意見中表達的對擴大解釋導致的以“釋法”之名行“立法”之實的擔憂。更重要的是，從實務操作角度來看，我們無法確定本案這一初裁結果的適用范圍，是僅限于適用與本案情況相同的特定案件（擅自移除原有商標的操作發生在進口商品之后、投入歐洲經濟區市場之前），還是也可以適用于對已經投入歐洲經濟區市場的商品進行移除商標的操作的情形。但是，無論是上面兩種情況中的哪一種，侵權之訴的相對方都很難再以“沒有使用”（non-use）注冊商標作為抗辯理由，因為歐盟法院已通過本案初裁結果將這種移除原商標、加貼其他新商標的行為，經擴大解釋納入到《指令》第5條和《條例》第9條所稱的“在商業過程中使用”的范圍之內。

綜上，我們認為，考慮到過往的司法觀點和歐盟成員國的主流法律實踐，歐盟法院本次初步裁決的結果顯得較為激進，而總法務官對本案所持的審慎立場不無道理。如果沒有來自歐盟法院的進一步澄清（比如新的補充判例或說明），則對于本案初裁結果的適用范圍，應予以謹慎把握。