淺析“同樣的發明創造”與“同樣的發明或實用新型”的區別

陳治位

“同樣的發明創造”和“同樣的發明或實用新型”是專利法體系中的兩個概念。從字面含義理解，根據《專利法》第二條，發明創造包括發明、實用新型和外觀設計；而如果不考慮外觀設計的話，發明創造就等同于發明或實用新型。如此可以得出：“同樣的發明創造”和“同樣的發明或實用新型”的含義相同。但如果認真研究一下這兩個概念，會發現二者的實質含義具有本質不同。但在代理和審查的實踐中，存在不少將這二者混同的情況，因此，有必要厘清這兩個概念的區別，避免在代理實踐中給申請人的利益造成不必要的損失。

一、出處不同

（一）“同樣的發明創造”的出處

“同樣的發明創造”出自于《專利法》第九條，內容如下：

“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。”

上述法條第一款中，“同樣的發明創造”出現了兩次；第二款中，“同樣的發明創造”出現了一次。除此之外，“同樣的發明創造”未在《專利法》其他任何一個條款中出現過。

（二）同樣的發明或實用新型的出處

“同樣的發明或實用新型”出自于《專利法》第二十二條第二款，內容如下：

“新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。”

“同樣的發明或實用新型”出現在上述法條第二款關于抵觸申請的部分中。另外，在審查指南中關于新穎性的章節中提到新穎性的審查原則之一，是“同樣的發明或者實用新型”。

二、適用的場景不同

（一）根據第一部分的內容，“同樣的發明創造”出自于《專利法》第九條，而且未在《專利法》其他任意一項條款中出現，因此可以確定，“同樣的發明創造”是一個專用于確定是否重復授權的特定概念。

在僅考慮《專利法》第九條的情況下，“同樣的發明創造”在適用時：

1. 如果兩個專利申請屬于同樣的發明創造，那么，基于先申請原則，專利權授予最先申請的人；

2. 如果該兩個專利申請的申請日相同，那么需要該兩個專利申請的申請人協商確定申請人；

3. 如果該兩個專利申請屬于《專利法》第九條第一款后半部分規定的情形，則允許申請人放棄已授權的實用新型專利權，以獲得發明的專利權。

（二）根據第一部分的內容，“同樣的發明或實用新型”是判斷一件專利申請是否具有新穎性的原則之一。如果一件專利申請與一項現有技術或一件抵觸申請構成“同樣的發明或實用新型”，那么該項專利申請不具有新穎性。

（三）雖然“同樣的發明創造”與“同樣的發明或實用新型”適用于不同的場景，但在一定情況下，二者之間也會出現競合關系。具體地，在上述第1條的情形下，在先申請構成后一申請的現有技術或抵觸申請，因此，也可以適用《專利法》第二十二條第二款，通過否定后一申請的新穎性而不授予其專利權。

對此情況，《專利審查指南》第二部分第三章第六節專門規定了以下內容，以確定二者競合時的處理規則：

“在先申請構成抵觸申請或已公開構成現有技術的，應根據專利法第二十二條第二、三款，而不是專利法第九條對在后專利申請（或專利）進行審查。”

《專利法》第九條與第二十二條第二款之間的這種競合關系，也很容易使代理人、審查員忽視“同樣的發明創造”和“同樣的發明或實用新型”之間的區別，將二者混同。

三、實質內容不同

（一）對于“同樣的發明創造”，《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節規定：“如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發明創造。”由此可知，同樣的發明創造，意指兩件專利申請中存在兩項保護范圍相同的權利要求。

另外，《專利審查指南》還規定：“權利要求的保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發明創造。”

（二）對于同樣的發明或實用新型，《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節規定：“被審查的發明或者實用新型專利申請與現有技術或者抵觸申請公布的相關內容相比，如果其技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，則認為兩者為同樣的發明或者實用新型。”

（三）分析上述（一）、（二）部分的內容可知，“同樣的發明創造”與“同樣的發明或實用新型”存在以下不同：

在形式上，“同樣的發明創造”的比對對象是兩件專利申請的權利要求，不包括說明書或附圖等部分內容；而“同樣的發明或實用新型”的比對對象是一件專利申請的權利要求與其他專利申請（當現有技術的類型為專利文獻時）的全部內容。

在實體上，決定兩個專利申請的權利要求是否屬于“同樣的發明創造”，要看兩個權利要求的保護范圍是否相同；而決定一個專利申請是否與現有技術或抵觸申請構成“同樣的發明或實用新型”，則需要看二者的技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果四個方面，而且在這四個方面執行寬松的考察標準，即實質上相同的標準。

單說“技術方案的實質上相同”，與“保護范圍相同”的含義有明顯區別。

根據《專利審查指南》第二部分第三章第3.2節的內規定，相同內容的發明或者實用新型、具體（下位）概念與一般（上位）概念、慣用手段的直接置換等，都屬于“同樣的發明或實用新型”，其中下位概念與上位概念、慣用手段的直接置換，以及有關數值和數值范圍的幾種情形（此處不再詳細列舉），歸屬于實質上相同的范疇。

而根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條的規定：

“人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。

被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。”

雖然上述司法解釋第七條的內容是用來規范侵犯專利權的情形，但其對于審查重復授權時確定是否屬于“同樣的發明創造”，仍具有指導意義。權利要求的保護范圍應當以權利要求所記載的全部技術特征為準，如果有一個以上的技術特征不相同或等同的，應認定該兩件專利申請的保護范圍不相同，不應屬于“同樣的發明創造”。

實質上，“同樣的發明創造”或許與上述歸屬于“同樣的發明或實用新型”中的“相同內容的發明或者實用新型”的含義相同。《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.1節中對“相同內容的發明或者實用新型”的定義如下：

“如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件所公開的技術內容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發明或者實用新型不具備新穎性。另外，上述相同的內容應該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術內容。”

這也與專利審查規程中關于《專利法》第九條的如下規定不謀而合：兩件申請的權利要求僅僅是文字表述不同，其實質內容一致的，也屬于“同樣的發明創造”。

綜上所述，在審查“同樣的發明創造”時，應執行嚴格的相同標準，如果兩件專利申請的權利要求有一個以上的技術特征不相同或不等同的，那么就應該確定該兩項權利要求的保護范圍不完全相同，不屬于“同樣的發明創造”。而對于“同樣的發明或實用新型”的審查，則可以執行寬松的相同標準，即包括《專利審查指南》中列舉的實質上相同的幾種情形。

四、推理印證

在得出上述結論之后，還可以通過一個推理來印證之。

《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節，給出了一個不屬于“同樣的發明創造”的一個示例：

“權利要求中存在以連續的數值范圍限定的技術特征，其連續的數值范圍與另一件發明或實用新型專利申請或專利權利要求中的數值范圍不完全相同的，不屬于同樣的發明創造。”

而在《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.4節中，有關數值范圍的內容中列舉了如下幾種情況：

“（1）對比文件公開的數值或者數值范圍落在上述限定的技術特征的數值范圍內，將破壞要求保護的發明或者實用新型的新穎性；

（2）對比文件公開的數值范圍與上述限定的技術特征的數值范圍部分重疊或者有一個共同的端點，將破壞要求保護的發明或者實用新型的新穎性；

（3）對比文件公開的數值范圍的兩個端點將破壞上述限定的技術特征為離散數值并且具有該兩端點中任一個的發明或者實用新型的新穎性。”

上述三種情況顯然都屬于數值范圍不完全相同的情形，但根據《專利審查指南》的規定，上述三種情況卻都屬于“同樣的發明或實用新型”，進而不具有新穎性。因此，這就印證了上述結論：“同樣的發明創造”不等同于“同樣的發明或實用新型”；歸屬于“同樣的發明創造”的情形，必然歸屬于“同樣的發明或實用新型”；但歸屬于“同樣的發明或實用新型”的情形，并不必然歸屬于“同樣的發明創造”。