淺談向外申請專利保密審查問題

趙卓然

（愛立信（中國）通信有限公司，北京 100102）

ZHAO Zhuo-ran

(Ericsson(China)Communication Co.Ltd.,Beijing100102,China)

1 引言

當(dāng)今，技術(shù)的創(chuàng)新和貿(mào)易的開放使全球生產(chǎn)面貌煥然一新。企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)涉及全球越來越多經(jīng)濟(jì)體的供應(yīng)鏈，帶動了發(fā)展中國家融入全球經(jīng)濟(jì)，為本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會，刺激經(jīng)濟(jì)增長，減輕貧困。當(dāng)然，科技的發(fā)展具有雙面性，一方面，新技術(shù)的發(fā)展可能會讓公司蓬勃發(fā)展，并引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)革命。另一方面，這些新技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)，人工智能技術(shù)和自動化制造的發(fā)展可能會導(dǎo)致公司重新調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，讓一些工人面臨失業(yè)。但無論如何，技術(shù)的進(jìn)步，加速了全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，讓全球企業(yè)的決策者看到了研發(fā)技術(shù)和保護(hù)技術(shù)的重要性。而知識產(chǎn)權(quán)，作為無形資產(chǎn)，以技術(shù)、設(shè)計和品牌等形式，參與到全球價值鏈中，一躍成為企業(yè)全球布局決策中重要的一環(huán)。

2 專利合作協(xié)定（PCT）概述

在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展進(jìn)程中，跨國家跨地區(qū)的合作越來越多，制定相關(guān)制度來規(guī)范和約束各方就顯得越來越重要。1883年，由11個國家在巴黎簽訂了《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，該公約同《保護(hù)文學(xué)藝術(shù)作品的伯爾尼公約》一起組成全世界范圍內(nèi)保護(hù)經(jīng)濟(jì)和文化的國際多邊條約，開創(chuàng)了協(xié)調(diào)約束各國知識產(chǎn)權(quán)法律的先河。從此，與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的國際條約不斷涌現(xiàn)，越來越多的國家加入了這些條約來加強(qiáng)國際間的合作，促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展。

中國于1985年正式加入《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，到目前為止，該公約締約國已經(jīng)達(dá)到177個國家。1993年，中國加入了《專利合作協(xié)定》，目前已有152個締約國。而在最新公開的2019年P(guān)CT年度回顧報告中我們可以看到，2018年全年的一些數(shù)據(jù)已經(jīng)統(tǒng)計出來。首先，有630000件進(jìn)入國家階段的案子，同比增長2.3%；而PCT國際申請案件達(dá)到了253000件；申請人的數(shù)量較去年也增長了3.8%，達(dá)到了54341個。而報告中還提到了女性發(fā)明人的占比，達(dá)到了17.1%。

3 向外申請的保密審查制度概述

眾所周知，專利制度是為了激勵技術(shù)創(chuàng)新，以公開技術(shù)方案來換取一段時間的壟斷和保護(hù)的一種制度[1]。原則上來說，發(fā)明創(chuàng)造的公開，將技術(shù)的創(chuàng)新信息進(jìn)行了傳播，給予了市場對于科技創(chuàng)新的動力，促使企業(yè)和國家優(yōu)化并調(diào)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煥發(fā)市場的活力。但是，如果一項新的技術(shù)發(fā)明涉及國家安全或者重大的利益，像普通專利申請一樣的公開無疑會對國家安全或者重大的利益造成損害。所以，對于這些涉及國家安全或重大利益的發(fā)明，就有必要采取一定的保密措施。

在PCT締約國中，有許多國家知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律中規(guī)定了有關(guān)國防和保密專利的制度。原因在于，當(dāng)專利技術(shù)涉及國家的安全，比如發(fā)明了一種新型武器。這時，按照公開換取保護(hù)的原則來進(jìn)行公布或者公告，就必然會導(dǎo)致全世界的組織、機(jī)構(gòu)、企業(yè)或個人都可以獲悉該武器發(fā)明創(chuàng)造的方法，進(jìn)而可能危害到國家的安全。另外，隨著國際間合作的增多，企業(yè)走出國門成為跨國企業(yè)，將產(chǎn)品銷往國外。這時就非常有必要在國外進(jìn)行專利的布局，以保證企業(yè)的利益。但同時，基于國家安全和重大利益的考慮，為了保護(hù)涉及國家安全和重大利益的發(fā)明，有包括中國在內(nèi)的28個國家規(guī)定了向外申請專利的保密審查制度。不同國家的向外申請專利的保密審查規(guī)定不盡相同，有些要求發(fā)明是在一國國內(nèi)完成的，有些要求發(fā)明人是一國的居民或是國民。如果在一定時間內(nèi)（每個國家要求不同）就同一個申請向一國的有關(guān)部門申請后而沒收到禁止向他國申請的保密提醒，一般來說，就視為可以向他國的有關(guān)部門申請，或者也可直接向一國有關(guān)部門申請保密審查，在得到許可后再向他國提出申請。

我國對于向外申請保密審查制度的法律依據(jù)有：《專利法》第20條，《專利法》第71條，《專利法實施細(xì)則》第8、9條。另外，在《向外申請保密審查事項服務(wù)指南》和《專利審查指南》中也有相關(guān)具體操作和規(guī)定。因文章篇幅限制，不做過多介紹。讀者可自行查閱。

4 相關(guān)文獻(xiàn)研究和問題的分析

如今，越來越多的企業(yè)爭相走出國門，以全球化為目標(biāo)向外發(fā)展。其中不乏一些大型跨國企業(yè)，因重視專利的布局和積累，使其專利遍布全球。但同時，就會出現(xiàn)一些比如涉及向本國以外申請專利的保密審查問題。在國家層面上看，企業(yè)向國內(nèi)申請專利的環(huán)節(jié)和向國外申請專利的環(huán)節(jié)，無論哪個環(huán)節(jié)被忽略，都不會達(dá)到國家期望的將技術(shù)保密的效果。從企業(yè)方面上講，向外申請專利的保密審查程序，涉及要遵守不同國家的不同法律要求的問題：對人方面，要根據(jù)發(fā)明人員的國籍或居住地來判斷是否需要某一國的保密審查；對發(fā)明方面，各國的要求也不盡相同。如我國專利法實施細(xì)則第八條第一款規(guī)定：專利法第二十條所稱在中國完成的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)方案的實質(zhì)性內(nèi)容在中國境內(nèi)完成的發(fā)明或者實用新型。對于界定“實質(zhì)性內(nèi)容”來確定發(fā)明創(chuàng)造是否在中國完成，李炳林在《保密審查中如何確定發(fā)明創(chuàng)造在中國完成》中對該問題提出了論述，即“可按以下辦法確定一項發(fā)明創(chuàng)造的完成地：直接舉證法、承諾法、推定法。”而在《未經(jīng)保密審查向外國申請專利的法律責(zé)任》中，作者指出了現(xiàn)有法律規(guī)定的不足。舉例：如果申請人就一項在我國境內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利，而并不向我國提交相應(yīng)的專利申請，那么國務(wù)院專利行政部門很難發(fā)現(xiàn)這樣的行為，并提出了建議，即在專利法中增加以下內(nèi)容“中國公民就在中國境內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利的，無論是否提交相應(yīng)的中國專利申請，均應(yīng)向國務(wù)院專利行政部門提出保密審查請求并由國務(wù)院專利行政部門就簡單事項進(jìn)行公告”。

首先，如果按照上述方案修改。只規(guī)定“中國公民”的義務(wù)，對于提交專利申請數(shù)量巨大的公司如何進(jìn)行規(guī)制？就像在2008年修改《專利法》之前，專利法第20條的第一款將主體限定為“中國單位或者個人”，實踐表明，把外國單位或個人排除在外實屬法律上的“漏洞”。另外，對于“無論是否提交相應(yīng)的中國專利申請，均應(yīng)提出保密審查請求”，這是值得商榷的。事實上，絕大多數(shù)的發(fā)明或者是實用新型都不涉及國家安全或者國家重大利益。如果強(qiáng)行規(guī)定無論何種情況，只要向外申請就需要提交保密審查，首先這是對于申請人的一種不合理要求，甚至是負(fù)擔(dān)。申請人無論是公司和個人，都會根據(jù)自身情況和相關(guān)市場情況來平衡和權(quán)衡自身的利益。如果申請人不遵守向外申請保密審查相關(guān)法律的規(guī)定，那其結(jié)果就是讓其相關(guān)專利權(quán)變得非常不穩(wěn)定，一旦別人提出無效宣告，則結(jié)果往往是非常不利于該申請人的。而且，《專利法》也規(guī)定了違反第20條或受到行政處分或依法追究刑事責(zé)任。因此，應(yīng)該讓申請人自行判斷是否申請保密審查，然后讓其承擔(dān)因此選擇的后果即可，法律對此不應(yīng)過多干涉。而且，一些個人或者中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理水平有限，對其要求過高，會加大申請人的申請成本、時間投入和流程工作量，從而阻礙其創(chuàng)新研發(fā)意愿。另外，試想如此大量的向外申請保密審查都提交到我國專利行政部門，那其必然會耗費(fèi)非常多的人力物力去完成這項工作，這是對資源極不合理的配置和消耗。實踐中也表明，我國專利行政部門對于向外申請保密審查也存在著積壓情況，雖然速度較前幾年有略微提升，但平均速度仍然保持在2～4周。如果申請人首次向國外申請且不打算就相關(guān)申請回到國內(nèi)進(jìn)行申請，在該申請不涉及國家秘密或重大利益的情況下，原則上不能強(qiáng)行規(guī)定其必須申請向外申請保密審查的義務(wù)。但如果該申請內(nèi)容真正涉及國家安全或重大利益，就應(yīng)當(dāng)交由《專利法》《保守國家秘密法》進(jìn)行規(guī)制即可。集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的馬旭在《淺析中國專利申請保密審查制度》一文中有著相似的觀點[2]。綜上，制定法律要結(jié)合理論和實踐經(jīng)驗，并從整體考慮，以平衡的角度出發(fā)，避免“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”。

5 中美向外申請保密審查規(guī)定沖突的解決方案

隨著越來越多的企業(yè)走出國門，越來越多的外國企業(yè)在國內(nèi)落地生根。在各大跨國公司的研究院中，多國共同研究已經(jīng)變得越來越常見。如在通信領(lǐng)域，關(guān)于3GPP標(biāo)準(zhǔn)提案或是5G技術(shù)的共同開發(fā)，在各大公司，如華為、中興、愛立信、諾基亞等都會有多國研發(fā)人員就相關(guān)技術(shù)共同開發(fā)的情況。如一件發(fā)明由來自中國和美國兩地的發(fā)明人共同完成，或者在往返兩國過程中完成。此時，該發(fā)明事實上既是在中國境內(nèi)完成，也是在美國境內(nèi)完成。因此也會產(chǎn)生一個問題。

眾所周知，專利的保護(hù)是有地域性的。一個非常有價值的專利，通常申請人是會積極地向其主要市場所在地的多數(shù)國家尋求保護(hù)。根據(jù)上述我國向外申請保密審查的規(guī)定，在向外申請前需要進(jìn)行向外申請的保密審查。美國的法律也有相關(guān)的規(guī)定[3]。但是，對于上述例子中的申請，作為申請人如果先申請中國專利，就可能違反了美國關(guān)于保密審查的相關(guān)規(guī)定，而如果先申請美國專利，就可能違反我國向外申請保密審查的規(guī)定。如此一來，申請人就會身處兩邊都不討好的境地。

論文通過一些跨國企業(yè)對于該問題的實踐研究和相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者的觀點，總結(jié)出如下解決方案，希望和各界學(xué)者探討研究。方案以國內(nèi)的外企為例，讀者可作為借鑒進(jìn)行更進(jìn)一步的研究。

首先可以通過以下方案進(jìn)行專利的申請：

①直接向我國專利行政部門（CNIPA）申請PCT國際申請，可以直接以英文申請，同時也可以馬上進(jìn)行申請；

②向?qū)＠姓块T申請向外申請保密審查，但需要將英文翻譯成中文，同時要花2～4周等待保密審查。

第一種情況，如果該發(fā)明的發(fā)明人中有至少一位的發(fā)明是在國內(nèi)做出，不管其中多少比例是在國內(nèi)做出的，都要遵守國內(nèi)相關(guān)法律的要求。而根據(jù)上述方案，這里最合適的申請方案就是直接向我國專利行政部門提交PCT國際申請。這樣避免了申請保密審查要將技術(shù)方案翻譯為中文的支出。

第二種情況，如果該發(fā)明的發(fā)明人中至少有一位的發(fā)明一部分在國內(nèi)做出，同時至少有一位發(fā)明的一部分在美國做出，這時就需要同時遵守中國和美國的相關(guān)法律。而最合適的申請方案就是先向美國專利行政部門（USPTO）申請美國的保密審查（US Foreign filing license），在拿到美國的保密審查之后，向我國專利行政部門提交PCT國際申請。根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定，我國僅針對向外國提交專利進(jìn)行管制，因此提交技術(shù)說明給美國讓其進(jìn)行保密審查而不是正式提交申請是可行的，進(jìn)而在得到美國的保密審查后，就可以向CNIPA提交PCT申請，或是申請我國向外申請保密審查的同時，提交我國專利申請。另外，美國的保密審查一般是一個星期內(nèi)就可以得到。根據(jù)經(jīng)驗，如果委托一個有經(jīng)驗的美國律所去申請加急審查，有可能在三天左右就可以得到FFL。但是，值得一提的是，如果將上述的步驟反過來，先向CNIPA申請保密審查的行為，可能會被美國官方認(rèn)定違法[4]。所以在國外學(xué)者的研究中，同樣建議先向USPTO申請保密審查[5]。另外，對于違反USPTO關(guān)于保密審查的后果，即如果申請人擅自將發(fā)明專利公開或在國外進(jìn)行申請，不僅可能導(dǎo)致專利權(quán)喪失，而且根據(jù)35 USC 186的規(guī)定，還將面臨最高1萬美金的罰款和兩年的監(jiān)禁。但是，申請人如果認(rèn)為自己非故意，可以提起申訴請求，即追溯國外申請許可的請求。但對于該請求的效果和對于專利權(quán)的影響，可能還需要更進(jìn)一步的研究和探討。

6 結(jié)語

隨著國際化進(jìn)程和國際間合作的加深，企業(yè)在走向世界的路途上會經(jīng)歷許許多多的問題。綜上所述，雖然該問題只是專利申請中的一小方面，但涉及法律規(guī)定之多，問題范圍之復(fù)雜，仍需進(jìn)一步的研究和討論。本文僅對向外申請保密審查中的一小部分問題進(jìn)行討論，其中難免有不到之處，也請大家批評和指正。