淺談?wù)f明書公開不充分審查意見的答復(fù)

王術(shù)娜 代芳 張敏 朱玲艷

摘 要：一些發(fā)明專利經(jīng)常因?yàn)檎f明書公開不充分而導(dǎo)致被下審查意見甚至被駁回，筆者結(jié)合在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及具體案例，給出一些面對(duì)“說明書公開不充分”的審查意見的一些答復(fù)思路，供大家交流和參考。

關(guān)鍵詞：公開不充分;審查意見;舉證;修改申請(qǐng)文件

一、引言

專利權(quán)是一種無形的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)權(quán)利與義務(wù)對(duì)等的原則，申請(qǐng)人要獲得專利權(quán)必須以向社會(huì)公眾充分公開其發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容為義務(wù)。為此，《專利法》第26條第3款明確規(guī)定了“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，也即我們平時(shí)所說的“公開換保護(hù)”。

一些申請(qǐng)人缺乏撰寫經(jīng)驗(yàn)，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)采用一些自定義術(shù)語，說明書中卻沒有明確的解釋說明;或者申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，為了防止技術(shù)秘密泄露，在撰寫說明書時(shí)故意有所保留，這就導(dǎo)致說明書存在不符合專利法第26條第3款規(guī)定的公開充分的缺陷。一旦說明書出現(xiàn)公開不充分的缺陷，要想克服是很困難的，但根據(jù)筆者多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)面對(duì)說明書公開不充分的審查意見時(shí)，還是可以從以下方面進(jìn)行爭(zhēng)取。

二、答復(fù)思路及案例分析

（1）通過舉證，證明被認(rèn)定公開不充分的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知

案情：本申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種口服液，其特征在于每升中含有枸杞子提取液 25-30g、檸檬酸 2g、甜菜堿 0.3g、大蒜素 1.2g。審查員指出說明書中只提到枸杞子提取液，沒有介紹提取方法，因此，說明書沒有對(duì)技術(shù)方案作出清楚完整的說明，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明所述的技術(shù)方案，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

分析小結(jié)：申請(qǐng)人通過舉證《中藥大辭典》證明枸杞子提取液是將枸杞通過水提或醇提等方法得到提取物，且這兩種不同的提取方法得到的枸杞子提取液的功能相同，來證明枸杞子提取液的制備在本領(lǐng)域?qū)儆诠M(jìn)而證明本申請(qǐng)不存在公開不充分的問題，最終本案克服了公開不充分的缺陷而得以授權(quán)。可見，當(dāng)審查意見中指出某一技術(shù)特征存在公開不充分的問題時(shí)，申請(qǐng)人可利用現(xiàn)有技術(shù)向?qū)彶閱T進(jìn)行解釋說明，以此來彌補(bǔ)申請(qǐng)文件中的不足;但需要說明的是，此種情況必須是針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)該技術(shù)特征的解釋是統(tǒng)一的或不同解釋使技術(shù)特征具備的功能是相同的情況才適用;若現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)該技術(shù)特征的認(rèn)知有多個(gè)不同的解釋，且這些不同的解釋使技術(shù)特征具備不同的功能時(shí)，則難以通過舉證說服審查員。

（2）修改申請(qǐng)文件

說明書一旦出現(xiàn)公開不充分的問題，很難通過修改申請(qǐng)文件克服，但有一種情況可以采用修改申請(qǐng)文件的方式解決，那就是：僅部分權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案在說明書中公開不充分時(shí)，可通過將未在說明書中充分公開的技術(shù)方案所對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求刪除，來克服說明書公開不充分的問題。這種情況比較簡單，筆者在這里就不舉例說明了。

（3）說理和/或補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，證明本申請(qǐng)能夠?qū)崿F(xiàn)

案情：本申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種基因 A 的分子標(biāo)記，所述分子標(biāo)記具有序列 1 所示的基因 A 的片段，在第 234 位為 G/C 復(fù)等位基因的 SNP 標(biāo)記。說明書記載其分子標(biāo)記是用于診斷疾病 B，只要檢測(cè)個(gè)體基因組中存在基因 A 的該 SNP 位點(diǎn)，便可以診斷被檢個(gè)體患疾病 B 的風(fēng)險(xiǎn)。審查員認(rèn)為說明書實(shí)施例僅記載該 SNP 的234C 基因型是從一個(gè)患有疾病 B 的患者基因組中發(fā)現(xiàn)的，并未驗(yàn)證具有該 SNP 位點(diǎn)的人患有疾病 B 或患疾病 B 的風(fēng)險(xiǎn)高，因此無法證實(shí)技術(shù)方案能夠達(dá)到聲稱的技術(shù)效果，因而技術(shù)方案可能無法實(shí)現(xiàn)。

分析小結(jié)：對(duì)于這種無法提供直接效果數(shù)據(jù)，而審查員不認(rèn)可間接效果的情況，申請(qǐng)人可以從專業(yè)角度進(jìn)行解釋說明，使審查員能夠進(jìn)一步了解本領(lǐng)域技術(shù)研究的進(jìn)展以及所能達(dá)到的試驗(yàn)水平，爭(zhēng)取審查員的主觀認(rèn)可;還可以通過反向驗(yàn)證存在該 SNP 位點(diǎn)的個(gè)體便會(huì)患疾病 B 或患疾病 B 的風(fēng)險(xiǎn)高，或者通過統(tǒng)計(jì)學(xué)分析，證明該 SNP 位點(diǎn)與疾病 B 之間的關(guān)聯(lián)性，那么本申請(qǐng)的公開不充分的問題即可以克服。

三、結(jié)論與建議

對(duì)于公開不充分問題，首先我們要從根源上杜絕，即在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)就要避免出現(xiàn)說明書公開不充分的缺陷，平衡好隱藏核心技術(shù)與公開充分之間的關(guān)系，切勿一心為了隱藏核心技術(shù)而導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。應(yīng)當(dāng)注意的是，凡是本領(lǐng)域技術(shù)人員無法從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)寫入說明書中。當(dāng)采用一些自定義術(shù)語時(shí)，需要在說明書中有明確的說明。其次，一旦申請(qǐng)文件出現(xiàn)了公開不充分的問題，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)針對(duì)審查員的疑問進(jìn)行修改和/或爭(zhēng)辯，最好能夠提供期刊、教科書、工具書、專利文件等現(xiàn)有技術(shù)作為證據(jù)，解釋本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。

參考文獻(xiàn)：

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