從侵權角度考慮說明書的撰寫策略

肖瑜

【摘 要】論文從侵權的角度考慮申請人應如何撰寫專利申請文件的說明書，給出發明名稱的撰寫建議，并分別從專利權穩定性、等同侵權、捐獻原則三個方面給出說明書的撰寫建議。

【Abstract】From the point of view of infringement， the paper considers how the applicant should write the instructions of patent application documents， and puts forward some suggestions for writing the invention names. Form the aspects of the patent stability， equivalent infringement and donation principle， some suggestions on how to write the instructions are put forward.

【關鍵詞】說明書;撰寫;專利權穩定性;等同侵權;捐獻原則

【Keywords】instructions; write; patent stability; equivalent infringement; donation principle

【中圖分類號】N18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標志碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069（2019）02-0095-02

1 引言

無論是為了獲得專利權，還是為了有效阻止他人專利的授權，又或是在專利請求宣告無效時，能夠有效防御以保留專利權，撰寫一份好的專利申請文件對申請人來說都是至關重要的。說明書作為專利申請文件的重要組成部分，其撰寫的質量和策略對于申請人而言顯得更加重要。

2 發明名稱的撰寫建議

利用發明名稱所反映的技術特征，可以分析得出發明申請技術水平的高低。發明技術特征或技術細節的公開必然會導致競爭對手提前獲知相關的專利技術，因此，在撰寫發明名稱時，要盡量減少其中所包含的技術特征或技術細節。

例如，申請號為201310329201.1，發明名稱為“用于執行無線通信的方法及裝置”的專利申請，其涉及的技術方案為：利用迭代的方式，使用最大似然估測器和最大A后斂估測器對數據流執行解映射處理，獲得對數似然比，根據獲得的對數似然比執行Turbo譯碼，從而消除無線信道引起的干擾。其技術方案涉及的技術內容較為具體，但是其發明名稱寫得較為上位，并未包含其中具體的技術內容。因此，競爭對手單從該發明名稱中并不會獲得有價值的信息量，從一定程度上減小了侵權的可能性。

3 從專利權穩定性的角度考慮

假如一件專利申請文件能夠在獲得授權的同時，又能盡量少地公開技術細節，同時對相關的技術特征或技術細節也能做出最低程度的公開，說明書的撰寫方式不僅減少了說明書的技術公開，又同時具有專利授權和商業保密的雙重優勢，因此，一些具有一定撰寫經驗的申請人普遍采用該撰寫方式，其使說明書公開程度的降低幅度以專利法第二十六條第三款和第四款為限[1]，即符合專利法“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”和“權利要求書應當以說明書為依據”，得到說明書支持的規定。

申請人可以出于保護商業秘密的角度有所保留地對說明書的內容進行公開，但是申請人還需認識到：專利說明書公開程度能夠對后續的確權和侵權糾紛產生影響。

在專利申請審查階段和授權后的專利保護階段，說明書發揮著不同的作用。在專利申請審查階段，權利要求限制發明或者實用新型要求保護的范圍，說明書用于支持和幫助理解權利要求;在專利授權以后，專利權的保護范圍從文字上來看已經基本固定下來，而且在專利權被授權以后，權利要求保護范圍確定包含兩層含義：一是通過閱讀權利要求書、說明書和附圖來幫助理解發明或實用新型的技術方案;二，如果閱讀完權利要求書后所理解的技術內容與閱讀完說明書及附圖后所理解到的內容不一致，則可以用說明書和附圖來對權利要求的保護范圍進行解釋，通過將說明書和附圖中的相關內容“解釋”到權利要求中去而導致權利要求的范圍與僅僅閱讀權利要求書所理解到的范圍相比發生了變化。在訴訟階段，說明書公開的程度直接影響到專利權人在維權過程中對權利要求的解釋余地的大小，例如，說明書的低公開程度將在一定程度上縮小專利權人使用說明書解釋權利要求的范圍。

因此，為了保證專利權的穩定性，使得專利權人的專利權不被輕易無效，同時又能在訴訟階段通過說明書進行充分解釋，說明書的公開程度不能以僅滿足專利法第二十六條第三款和第四款為限。撰寫建議：說明書的公開程度應當以確保權利要求保護范圍的穩定性為限，從而保證在訴訟階段專利權人能夠利用說明書切實保護其核心技術。在該總體原則下，在撰寫說明書時，在具體實施方式部分，對于涉及本發明發明點的特征，應當多提供幾種不同表達方式，盡量擴大利用說明書解釋權利要求的解釋空間。當然，申請人也可根據需要，出于商業秘密的考慮，對某些技術內容進行選擇性地保留，從而獲得自身的利益。

4 等同侵權的角度考慮

《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條規定：“專利法第十六條第一款所稱的發明或實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書可以用于解釋權利要求，是指專利權的保護范圍應當以權利要求中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括了與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征指的是與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員無須經過創造性勞動就能夠聯想到的特征”。此規定明確了專利權的保護范圍不僅包括權利要求記載的技術特征所確定的范圍，還包括了等同特征所確定的范圍。

設置“等同侵權”的目的是防止請求人采用明顯等同的要求或者步驟，取代專利權利要求中的技術特征，從而避免在字面上直接與權利要求記載的技術特征相同，以達到逃避侵權責任的目的[2]。由此可見，“等同侵權”的做法實際上涉及到了對權利要求的解釋。此時，說明書中對技術問題和技術效果的描述對于等同特征提供依據的重要性就凸顯出來。撰寫建議：在撰寫說明書時，對于各部件所采用的手段、實現的功能、達到的效果、解決的問題，應盡可能地描述清楚，解釋充分，為侵權訴訟中主張等同侵權留下依據。

5 捐獻原則的角度考慮

捐獻原則是美國聯邦巡回上訴法院最早確立的對適用等同原則的限制性措施，1996年對Maxwell v.J.Baker，Inc.一案是一例典型代表。法官在判決書中指出，未列入保護范圍的主體被視為社會捐贈的原則，也適用于平等侵權的判決。

這一原則已經被最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第5條規定所采用：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”比如，權利要求中記載某裝置包括“五個開關”，而說明書除了記載了五個開關外，還描述了該裝置包括的開關數也可以是七個、八個、十個。如果被控侵權技術的相應特征是八個開關，專利權人主張該八個開關與權利要求的五個開關等同，該主張的侵權不成立。這是因為，權利要求未記載而在說明書或者附圖中描述的技術方案，不能通過等同的方式納入專利權的保護范圍。

針對捐獻原則，有以下撰寫建議：①將說明書中公開的具有等同特征的方案以從屬權利要求的形式反映在權利要求書中;②在撰寫說明書的同時關注權利要求中的內容，避免在說明書中記載權利要求記載內容的等同情況，從而導致競爭對手利用捐獻原則來規避侵權;③如果說明書中確實公開了權利要求的等同特征，可以在母案申請授權之前通過提交分案申請進行補救。

例如，在權利要求中僅限定某一部件A，而在說明書中還描述了也可以用部件A，但權利要求中并未主張對部件A的保護，那么包括部件A的技術方案被視為捐獻給了公眾。按照上述策略，申請人應采取以下做法：①將包括部件A和部件A的技術方案分別記載于權利要求書中主張保護;②在權利要求書中僅主張對包括部件A的技術方案的保護時，在說明書中避免對部件A的特征描述;③在權利要求書中僅主張對包括部件A的技術方案的保護，同時在說明書中出現了對部件A的特征描述的情況下，在該申請授權之前提交分案，分案的權利要求主張對包括部件A的技術方案的保護。

6 結論

申請人在撰寫說明書時，可以減少發明名稱所包含的技術特征或技術細節;對于涉及本發明發明點的特征，應當多提供幾種不同表達方式，并選擇性地保留某些技術內容;對于各部件所采用的手段、實現的功能、達到的效果、解決的問題，應盡可能地描述清楚，解釋充分，為侵權訴訟中主張等同侵權留下依據;避免在說明書中記載權利要求記載內容的等同情況，從而導致競爭對手利用捐獻原則來規避侵權。

【參考文獻】

【1】中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010.

【2】尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.