論專利申請中審查意見的答復方法

張增果

摘要：專利申請文件遞交國家知識產權局后，經國家知識產權局審查員進行初步審查和實質審查（實用新型、外觀設計不需實質審查）通過后才能被核準授權。就國家知識產權局審查意見的程序性事項和實質性事項兩方面的答復方法進行探討。

關鍵詞：專利;專利申請;專利審查;答復方法

中圖分類號：G306

文獻標識碼：A

DOI：10. 15913/j.cnki.kjycx.2019.10.017

1 概述

專利申請文件遞交國家知識產權局后，經國家知識產權局審查員進行初步審查和實質審查（實用新型、外觀設計不需實質審查）通過后才能被核準授權。在初步審查和實質審查過程中，審查員發現專利申請文件中存在不符合專利法、專利法實施細則和審查指南規定的缺陷時，則以補正通知書或審查意見通知書的形式通知申請人在指定的時間內對專利申請文件進行補正、修改或者對審查員指出的缺陷陳述意見。如果專利申請人未在規定的期限內答復或申請人的答復沒有解決審查員在審查意見通知書或補正通知書中指出的問題，則專利申請人的專利申請則面臨視為撤回或駁回的風險。因此，如何對審查員發出的審查意見通知書或補正通知書作出有效的答復，以克服審查意見通知書或補正通知書中所指出的問題，成了專利代理人和企業專利工作者不可回避的一項重要任務。

2 程序性事項的答復方法

所謂程序性事項，指在答復審查意見通知書時所應遵照的程序環節，包括答復的期限、針對性答復以及逐條答復。

2.1 遵守答復期限

請時刻關注審查意見通知書或補正通知書的答復期限，務必在答復期限內答復，逾期答復將被視為撤回。一般情況下，發明專利申請第一次審查意見的答復期限一般為4個月，其他通知書的答復期限為2個月。申請人應特別注意答復期限，應在審查意見通知書或補正通知書發文后15日、4個月或2個月的期限內答復。當然，審查員也會根據具體情況指定答復期限，有時會指定期限會1個月，這時要注意不能再按照慣例計算絕限日。

2.2 針對性答復

應針對審查意見通知書或補正通知書中的審查意見進行有針對性的答復。專利申請審查意見的答復應非常嚴謹，依據專利法、專利法實施細則和專利審查指南的規定，在不超出原專利申請權利要求書、說明書和說明書附圖記載的范圍內，有理有據地針對審查意見或補正通知書指出的問題進行意見陳述或補正，或者修改專利申請文件縮小權利范圍并進行意見陳述。

2.3 逐條答復

對審查意見要逐條答復，切不可答非所問，避實就虛，否則會導致專利申請被駁回。

3 實質性事項的答復方法

所謂實質性事項，指專利申請中存在專利法駁回條款中的事項，例如不能滿足專利法保護客體要求（專利法第2條）、不能滿足專利法第22條第2款和第3款或者觸及專利法第5條、第25條、第26條第4款、第33條等規定。

在實質審查中，我們遇到的大多是權利要求不符合專利法第22條第2款規定的新穎性和專利法第22條第3款規定的創造性的審查意見。

關于權利要求不具備專利法第22條第2款規定的新穎性的答復如下。

專利法第22條第2款規定：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

判斷申請文件是否具有新穎性的方法和步驟為：①首先判斷審查員所引用對比文件能否用于評價專利申請的新穎性，即對比文件的公開日是否在申請文件的申請日之前，或者是否為本申請的抵觸申請。②基于單獨對比原則判斷，如果對比文件能夠用于評價本專利申請的新穎性，則需要分析這些對比文件的技術領域是否與本申請的技術領域相同、相近或相關，以及這些對比文件分別公開了權利要求中的哪些技術特征。③如果對比文件的技術領域與本申請的技術領域相同、相近或相關，且公開了權利要求中的全部技術特征，則申請確實沒有新穎性的審查意見正確。如果本申請中的某一技術特征未被對比文件公開，則申請具有新穎性。④權利要求分別與各個對比文件單獨對比后均具有新穎性，則需要進一步論述權利要求具有創造性。

下面以專利申請“一種水泥阻燃發泡保溫板及其生產方法”（申請號：2012100259892）審查意見答復的實例進行說明新穎性的答復。審查員在第一次審查意見指出：“權利要求1不具備專利法第22條第2款規定的新穎性，權利要求1要求保護一種水泥阻燃發泡保溫板，對比文件1（CN102134880A，參見說明書第7段）公開了一種輕質發泡水泥膨脹珍珠巖保溫材料，包括發泡水泥和聚苯發泡顆粒。水泥發泡球只是叫法不同，實質相同，聚苯發泡顆粒是聚烯烴有機材料的下位概念，即對比文件1公開了權利要求1中的水泥發泡球和聚烯烴類有機材料。因此，權利要求1與對比文件1公開的技術方案實質上相同，且兩者屬于相同的技術領域，能夠解決相同的技術問題，并能產生相同的技術效果。因此，權利要求1不具備專利法第22條第2款規定的新穎性。”

下面我們以上述判斷申請文件是否具有新穎性的方法和步驟進行分析說明。

首先判斷審查員所引用對比文件能否用于評價專利申請的新穎性：對比文件1（ CN102134880A）的公開日為2011-07-27.早于本申請的申請日2012-01-22，可以用來評價本申請的新穎性。

基于單獨對比原則判斷，對比文件1（ CN102134880A）公開了一種輕質發泡水泥膨脹珍珠巖保溫材料，與本申請水泥阻燃發泡保溫板的技術領域相近，審查員指出對比文件1中的發泡水泥與本申請的“水泥發泡球只是名稱不同，實質相同”。

本申請與對比文件1的技術領域相近，現在爭議的焦點在于審查員指出對比文件1中的發泡水泥與本申請的“水泥發泡球只是叫法不同，實質相同”是否正確，如果正確，則沒有新穎性，否則就具有新穎性。我們仔細研究了對比文件1和本申請，得出對比文件1中的發泡水泥不同于與本申請的“水泥發泡球“，因此本申請相對于對比文件1具有新穎性。以下是答復的審查意見陳述書。

新修改的權利要求1具備專利法第22條第2款規定的新穎性。對比文件1（CN102134880A，參見說明書第7段）公開了一種輕質發泡水泥膨脹珍珠巖保溫材料，包括發泡水泥和聚苯發泡顆粒。審查員認為，發泡水泥與本申請的“水泥發泡球只是叫法不同，實質相同”，申請人不同意上述意見，理由為關于對比文件1中的發泡水泥，對比文件1的說明書第[0007]段有如下記載：“本發明解決防火問題所采用的技術方案為先用水與水泥攪拌成水泥漿，發泡劑發泡成泡沫，在水泥漿中拌入泡沫，攪拌均勻后即成發泡水泥，再用發泡水泥作為膠結劑，加入膨脹珍珠巖（也可以加入聚苯發泡顆粒，但不防火，用作無防火要求的水管保溫等）為骨料，攪拌均勻，放人模具中擠實，經過養護，脫模后即可制成各種形狀的輕質發泡水泥膨脹珍珠巖保溫材料。”上述記載的發泡水泥作為膠結劑使用，其隱含的意思是發泡水泥作為膠結劑將膨脹珍珠巖（也可以是聚苯發泡顆粒）膠結起來。

關于本申請的水泥發泡球，本申請說明書第[0016] -[0018]段有記載，即水泥阻燃發泡保溫板的生產方法由以下步驟組成：①將水泥在水泥發泡劑作用下發泡并制成水泥發泡球;②將該水泥發泡球與橡膠、聚烯烴類有機材料或酚醛的一種或多種粘合模壓成片形成水泥阻燃發泡保溫板。上述記載的水泥發泡球是與橡膠、聚烯烴類有機材料或酚醛的一種或多種粘合模壓形成水泥阻燃發泡保溫板，而其本身是一種球狀（或顆粒狀），并非作為膠結劑使用。從修改后的權利要求1的技術方案來看，水泥發泡球是一種發泡水泥，但發泡水泥不一定是水泥發泡球，水泥發泡球是發泡水泥的一個具體（下位）概念。

《專利審查指南2010》第二部分第三章第3.2.2節中明確指出：“一般（上位）概念的公開并不影響采用具體（下位）概念限定的發明或者實用新型的新穎性”。由于對比文件1中的發泡水泥是本申請修改后的權利要求1中水泥發泡球的（上位）概念，因此，對比文件1中的發泡水泥并不影響本申請修改后的權利要求1中水泥發泡球的新穎性。因此，對比文件1雖然披露了一種輕質發泡水泥膨脹珍珠巖保溫材料，但是其所披露的是發泡水泥和聚苯發泡顆粒，未披露水泥發泡球、橡膠或酚醛以及所述水泥發泡球的粒度為0.01 - 10 cm的技術內容，所以新修改的權利要求1相對于對比文件1具備新穎性。

關于權利要求，不具備專利法第22條第3款規定的創造性的答復如下。

由于審查員采用三步法進行創造性的評判，我們一般也采用三步法對創造性進行論述：將通知書中引用的幾篇對比文件和公知常識結合起來說明該技術方案具有創造性（采用“三步法”進行分析）。

第一步：從通知書所引用的對比文件中確定一篇最接近的現有技術。

第二步：指出上述獨立權利要求的技術方案與最接近的現有技術之間的區別技術特征和發明實際解決的技術問題。

第三步：進一步指出通知書中引用的其他對比文件或公知常識未給出將上述區別技術特征應用到該最接近的現有技術中來解決上述實際解決的技術問題的技術啟示，從而說明該權利要求相對于通知書引用的對比文件和公知常識具有突出的實質性特點。

在此之后，要進一步根據其所解決的技術問題說明其有益效果，以說明該技術方案具有顯著的進步。

下面我們還以專利申請“一種水泥阻燃發泡保溫板及其生產方法”（申請號：2012100259892）審查意見答復的實例說明創造性的答復方法：①確定一篇最接近的現有技術，最接近的對比文件為對比文件1（ CN102134880A）;②新修改的權利要求1相對于最接近的現有技術對比文件1的區別技術特征為水泥發泡球、水泥發泡球的粒度為0.01 - 10 cm;③橡膠、聚烯烴類有機材料或酚醛中的一種或多種。由說明書具體實施方式第[0055]段可知，水泥阻燃發泡保溫板材料中的水泥發泡球能夠改變保溫板的阻燃性能，能夠使其達到國家規定的A級阻燃標準;橡膠或聚烯烴類有機材料或酚醛能夠改善保溫板的硬度，使保溫板具有一定的柔軟度。經試驗測試，水泥阻燃發泡保溫板以《建筑材料燃燒性能分級方法》（ GB 8624-2006）標準進行測試，燃燒性能達到Al級，且具有一定的柔軟度。

由于對比文件1未披露“水泥發泡球、水泥發泡球的粒度為0.01 - 10 cm、橡膠或酚醛中的一種或多種”技術特征，而且在對比文件1中已明確記載聚苯發泡顆粒不防火，上述區別技術特征“水泥發泡球、水泥發泡球的粒度為0.01 -10 cm、橡膠或酚醛中的一種或多種”也不屬于本領域解決該發明要解決的“燃燒性能達到Al級，且具有一定的柔軟度”問題的公知常識，本領域技術人員在最接近的現有技術的基礎上，沒有動機將區別技術特征，即水泥發泡球、水泥發泡球的粒度為0.01 - 10 cm、橡膠或酚醛中的一種或多種應用到最接近的現有技術對比文件1中得到本申請的技術方案的技術啟示，也就是說修改后的權利要求1的技術方案相對于對比文件1和本領域的公知常識對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此，修改后的權利要求1相對于對比文件1和公知常識具有突出的實質性特點。

由于修改后的權利要求1的技術方案經《建筑材料燃燒性能分級方法》（ GB 8624-2006）標準進行測試，燃燒性能達到Al級，且具有一定的柔軟度，產生了有益的技術效果，因而具有顯著的進步。

由此可知，修改后的權利要求1相對于對比文件1具有突出的實質性特點和顯著的進步，符合《專利法》第22條第3款有關創造性的規定。按照上述新穎性和創造性的答復方法，專利申請“一種水泥阻燃發泡保溫板及其生產方法”（申請號：2012100259892）審查意見答復意見被專利局審查員接受，此專利得以授權。

4 結束語

專利代理人或企業專利工作者答復審查意見直接影響到專利申請是否能夠核準授權以及核準授權專利保護的范圍。以上探討了審查意見中的程序性事項和實質性事項的答復方法，遵從程序性事項和實質性事項的答復方法，在答復時不僅能夠避免程序性的錯誤，而且能夠條理清楚、思路清晰地對實質性審查意見進行有效答復，在能夠獲得核準授權的前提下盡可能為申請人爭取最大范圍的保護。

參考文獻：

[1]國家知識產權局條法司.《專利法》第三次修改導讀[M].北京：知識產權出版社，2009.

[2]中華人民共和國知識產權局.中華人民共和國專利法實施細則[M].北京：知識產權出版社，2010.

[3]中華人民共和國知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2009.