關于參數特征限定的產品權利要求新穎性的一點思考

陳力　何之賢

摘要：參數特征限定的產品權利要求的新穎性判斷一直都是專利審查過程中面臨的一個難題。《專利審查指南》中對于參數特征限定的產品權利要求的新穎性給出了原則推定不具有新穎性。審查實踐中，對比文件未公開參數特征，無法進行直接比較，同時對某一參數的影響因素很多，無法達到邏輯必然性。根據參數特征與技術問題之間的關系，將參數分為技術手段參數與發明目標參數，從基礎事實和推定事實之間的聯系，考慮核心技術手段對于參數的影響。

關鍵詞：參數特征;產品權利要求;對比文件;核心技術手段

中圖分類號：D923.42

文獻標識碼：A

DOI： 10.15913/j.cnki.kjycx.2019.10.043

1 引言

采用參數特征限定產品的撰寫方式越來越受到申請人的推崇，然而參數特征限定的產品權利要求一直是審查的難點，這是由于現有技術中一般來說并沒有記載這些參數，根據該參數從整體上判定發明對現有技術的貢獻時，與現有技術的對比相對困難，對審查員站位本領域技術人員的能力要求更高。

《專利審查指南》第二部分第二章3.2.2節從清楚的角度對參數特征限定的產品權利要求的撰寫作出規定：“產品權利要求通常應用產品的結構特征來表征，當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征予以清楚地表征時，允許借用物理或化學參數表征”。由此可見，中國專利指南中規定了產品權利要求，參數特征的表征方式是在結構表征方式之后的表征方式。但是在其他局，如《日本審查基準》中規定產品權利要求可以采用結構、作用、功能、性質、特性、方法、用途以及其他各種方式進行表征;美國《專利審查程序手冊》中也未對產品權利要求表征方式的優先順序進行規定。日本、美國審查指南并未規定優先順序也是來自日本、美國的申請優先采用參數特征限定產品權利要求的原因之一。

2 參數限定的產品權利要求的審查和分類

對于參數特征限定的產品權利要求的審查，《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.5節規定：“對于這類權利要求，應當考慮權利要求中的性能、參數特征是否隱含了要求保護的產品具有特定結構和/或組成。如果該性能、參數隱含了要求保護的產品具有區別于對比文件產品的結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性;相反，如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，因此申請的權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含性能、參數特征的產品與對比文件產品在結構和/或組成上不同”。

《專利審查指南》第二部分第十章第5.3節規定：“如果根據所記載的參數對由該參數表征的產品與對比文件公開的產品進行比較，不能確定該參數表征的產品與對比文件產品的區別時，則推定該產品不具備新穎性”。

從上述規定看，推定方式是審查參數特征限定的產品權利要求的一個原則。采用這種方式一方面是由于對比文件未公開參數特征，無法進行直接比較;另一方面是在科學上對某一參數的影響因素很多，無法達到邏輯必然性條件。在化學領域，推定新穎性經常采用的方法有對比文件公開了除參數以外的其他結構和/或組成、對比文件公開了相似或相同的方法。采用上述兩種方法進行推定時，從技術角度考慮，僅滿足上述條件（基礎事實）推定產品具有權利要求中限定的參數并不能滿足高度概然性的原則，滿足上述條件后獲得權利要求限定的參數的概率不可知。當然按照指南的規定，這種處理方式僅是將舉證責任轉移至申請人一方并無過錯，但從效率角度來講相對較低。

根據參數特征與解決的技術問題之間的關系，將參數特征分為技術手段參數與發明目標參數。舉個例子，一件發明申請，其期望解決的技術問題是提高聚丙烯的透明度，獲得一種透明度高的無規聚丙烯薄膜，發明人發現控制薄膜中晶粒的數量可以獲得高透明性的薄膜。申請人在撰寫權利要求時有兩種撰寫方式：①一種薄膜，包括無規聚丙烯，薄膜透明度大于95%;②一種薄膜，包括無規聚丙烯，薄膜中小于100 nm的晶粒控制在每平方厘米10個以下。

對于前者，如現有技術中公開了一種無規聚丙烯薄膜，未公開透明度，采用三步法評述該權利要求，會發現確定的區別特征是薄膜透明度大于95%，區別特征取得的技術效果是薄膜透明度大于95%，根據區別特征確定的發明實際解決的技術問題是提高薄膜的透明度。前者的參數限定就是發明目標參數，其限定的參數就是所要解決的技術問題。而后者限定的參數小于100 nm的晶粒控制在每平方厘米10個是技術手段參數，該參數與所要解決的技術問題提高透明度并不等同。

3 案例介紹

下面結合幾個具體案例對上述兩類參數特征限定的產品權利要求新穎性推定中需要考慮的方面進行探討。

案例1的權利要求1：保護金屬/樹脂復合結構體，其由金屬構件與樹脂構件接合而形成，其中，在所述金屬構件與所述樹脂構件的接合表面，具有如下特性的凹凸形狀，輪廓曲線要素的平均長度大于150 μm、小于1 500μm，最大高度粗糙度170 nm< Rz< 800 nm;或輪廓曲線要素的平均長度大于100 nm、小于10 000 nm，最大高度粗糙度100 nm

案例2的權利要求1：-種組合物，其包含低密度聚乙烯和茂金屬催化線型低密度聚乙烯，其中當作為熔融樹脂擠出時，所述組合物顯示頸縮值大約等于單獨使用所述LDPE時觀察到的頸縮值或增加了單獨使用所述LDPE時觀察到的頸縮值的大約l0%以下。其要解決的技術問題是使LDPE、LLDPE混合物加工性能類似于LDPE。現有技術中LDPE與LLDPE混合物是擠壓涂覆領域的常規配料，LDPE加工性能好，LLDPE熱封性能好。審查員未檢索到權利要求1限定的參數，僅檢索到含有LDPE和mLLDPE的對比文件，由于對比文件1公開了除參數以外的其他特征，即具有相同的組成，因此推定權利要求1中的產品與對比文件1公開的產品區分不開，權利要求1不具備新穎性。考慮到權利要求1中也未限定含量，因此采用推定的方式推定權利要求1不具備新穎性并沒有錯誤。但是通過對現有技術的檢索，發現LLDPE的添加會顯著提高頸縮值。因此，從概率上講，雖然權利要求1中混合物與對比文件中LDPE、LLDPE混合物區分不開，但對比文件1中產品的參數也會以較小概率落人權利要求1限定的范圍內，并不能滿足高度概然性的要求，申請人不認同，審查和溝通效率較低。

案例3的權利要求1：一種熱成型制品，其包含取代的亞苯基芳族二酯的丙烯均聚物，所述熱成型制品具有的霧度值為l% - 10%，其根據ASTMD1003測得。本發明所要解決的技術問題是獲得一種低霧度的丙烯均聚物，申請人因此把霧度值限定到權利要求中，該參數就是發明目標參數。為獲得低霧度值的聚丙烯，其采用含有取代的亞苯基芳族二酯的催化劑，采用這種獨特催化劑聚合的丙烯具有較低的霧度值。審查員檢索到了一篇對比文件，其采用的聚合方法中也含有取代的亞苯基芳族二酯。基于對比文件已經公開了得到該霧度值熱成型制品的核心手段，推定了權利要求1相對于對比文件不具備新穎性。對比文件公開了達到該參數的核心手段，其他一些參數也會影響該參數，但是該推定是建立在核心手段被公開的基礎上，更具有說服力。

比較案例2與案例3，兩者限定的參數均是發明目標參數，檢索到的對比文件均是含有參數以外的其他特征，因此推定不具備新穎性。案例2中的其他組成特征是本領域中的常規組合，與其限定的參數之間并無必然聯系;而案例3中的組成特征是發明構思的核心特征，與參數限定有著密切聯系，是本發明能夠達到該參數的直接貢獻者，采用含有核心特征的產品推定權利要求不具備新穎性更具備說服力。對比案例1和案例3，均采用方法相似推定產品不具備新穎性，但案例1的參數是技術手段參數，該參數是解決其技術問題的手段，其采用的方法并不是解決其技術問題的手段。因此，案例1中的推定未抓住核心手段。案例3的參數是目標參數，核心手段是聚丙烯包含取代的亞苯基芳族二酯，根據核心手段相同推定參數相同是合理的。

4 小結

對于參數特征限定的產品權利要求，要考慮參數特征與解決的技術問題之間的聯系，根據參數特征與解決的技術問題之間的關系，將參數特征分為技術手段參數與發明目標參數更有利于審查中對于推定新穎性的準備把握。對于技術手段參數限定的產品權利要求，如果該技術手段參數與技術問題緊密相關且能體現發明構思，一般來說需要檢索到該技術手段參數的對比文件才有效。對于目標參數限定的產品權利要求，其目標參數如果不能體現其發明構思，并不一定非要檢索該參數，可以通過理解說明書的內容，根據其構思即其采用的關鍵手段進行檢索推定，并比較參數特征與關鍵手段中各項因素之間的關系，再判斷是否可以推定新穎性。