創(chuàng)造性判斷中技術(shù)方案的整體把握

周瑞瑞 張博

摘 ?要：專利法第二十二條第三款規(guī)定：授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。創(chuàng)造性是發(fā)明被授予專利權(quán)的必要條件之一。文章從創(chuàng)造性的概念出發(fā)，對權(quán)利要求中技術(shù)方案的理解方式進行了全面的解讀，同時，為了幫助判斷，從發(fā)明構(gòu)思、最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)教導、其他現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合啟示等多個方面分析了創(chuàng)造性判斷過程中技術(shù)方案的整體把握原則。

關(guān)鍵詞：發(fā)明專利;創(chuàng)造性;三步法;技術(shù)方案;整體把握

中圖分類號：T-18 ? ? ? ? ?文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2019）28-0012-03

Abstract： Article 22 （3） of the Patent Law stipulates that inventions and utility models for which patent rights are granted shall be novel， creative and practical. Creativity is one of the necessary conditions for invention to be patented. Starting from the concept of creativity， this paper makes a comprehensive interpretation of the understanding of the technical scheme in the claims， and at the same time， in order to help judge， this paper analyzes the overall grasp principles of the technical scheme in the process of creative judgment from many aspects， such as the invention conception， the technical teaching closest to the existing technology， the combination of other existing technologies and so on.

Keywords： invention patent; creativity; three-step method; technical scheme; overall grasp

1 概述

在發(fā)明專利的實質(zhì)審查過程中，創(chuàng)造性判斷是極其重要的一個環(huán)節(jié)?！秾彶橹改稀穂1]定義創(chuàng)造性的概念為：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。發(fā)明的突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的;可見，非顯而易見性的判斷是創(chuàng)造性判斷中的重要環(huán)節(jié)。

在采用“三步法”進行創(chuàng)造性判斷時，第三步為“判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見”，與前兩步相比，第三步是影響審查結(jié)論的關(guān)鍵，也是最容易受主觀因素影響的部分[2]。為了準確的得出是否具有非顯而易見性的結(jié)論，在實際審查過程中，應(yīng)當在精確把握本申請和現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，盡量真實準確地確定現(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明之間的區(qū)別，只有以此為基礎(chǔ)，才能夠找到申請人真正的貢獻點，并使得其智慧貢獻得到專利權(quán)的保護。

2 技術(shù)方案的整體把握

確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)之前，要準確理解和正確把握發(fā)明申請的技術(shù)方案，以此為基礎(chǔ)，才能夠理清申請人的技術(shù)基礎(chǔ)和改進路徑，從根本上還原申請的發(fā)明過程。

在實際審查過程中，技術(shù)方案的理解要始終貫穿“整體把握”的概念。一方面，要基于整體來考量發(fā)明構(gòu)思，只有通過多角度全方位的了解進行整體考量，確定申請人的發(fā)明路徑，才能正確理解申請人的意圖。另外，在技術(shù)方案的理解過程中，也不應(yīng)脫離技術(shù)方案對其中某一技術(shù)特征或技術(shù)手段進行單獨考量，應(yīng)考慮該技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所起的作用及其與其他特征之間的關(guān)系，綜合判斷它在發(fā)明的整體技術(shù)方案中所起的作用，整體上考慮申請所解決的技術(shù)問題、做出的智慧貢獻。

再具體到本申請及現(xiàn)有技術(shù)（包括最接近現(xiàn)有技術(shù)和其他現(xiàn)有技術(shù)）的技術(shù)方案的整體把握，首先，要判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)整體上是否客觀存在與本申請同樣的技術(shù)缺陷， 如果存在，則最接近現(xiàn)有技術(shù)具有合理的改進動機，如果不存在，甚至最接近現(xiàn)有技術(shù)明示其不能解決本申請相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)所實際要解決的技術(shù)問題，則存在相反技術(shù)教導使得本領(lǐng)域技術(shù)人員不會將最接近現(xiàn)有技術(shù)朝向本申請的方向進行改進;其次，要判斷其他現(xiàn)有技術(shù)判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)之外的其他現(xiàn)有技術(shù)是否給出了克服最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)缺陷的技術(shù)啟示，這需要從區(qū)別技術(shù)特征在其他對比文件整體上的可分割性、其他現(xiàn)有技術(shù)和本申請的相關(guān)性、其他現(xiàn)有技術(shù)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合難度等各方面進行考量，而不能僅僅以“是否披露了與本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征相同或非常相近的技術(shù)手段”作為判斷標準。

3 案例分析

以下將結(jié)合兩個實際案例來進一步分析如何進行技術(shù)方案的整體把握從而確定發(fā)明是否顯而易見。

3.1 最接近現(xiàn)有技術(shù)的整體把握

在技術(shù)啟示的判斷過程中，要始終秉承“整體判斷”的原則，確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示。

首先，要判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否有合理的改進動機，即整體上是否客觀存在與本申請同樣的技術(shù)缺陷。

（1）具有改進動機

【案例1】一種文件過濾驅(qū)動的USB存儲設(shè)備的限制方法

本申請解決的技術(shù)問題為：現(xiàn)有技術(shù)中，常通過使用固體膠對USB接口進行封堵或拆除計算機的USB接口的方式實現(xiàn)避免USB存儲設(shè)備對涉密主機的非法訪問，在安全性和便利性方面得不到靈活發(fā)揮。

該申請的發(fā)明點為：借助文件過濾驅(qū)動模塊來給予USB存儲設(shè)備不同的使用權(quán)限，具有較強的通用性、靈活性和可操作性，安全且可靠。

權(quán)利要求1的內(nèi)容為：

1.一種文件過濾驅(qū)動的USB存儲設(shè)備的限制方法，其特征在于，包括以下步驟：

S01：對策略配置進行保存，當計算機上插入USB存儲設(shè)備時，檢測到當前掛載的USB存儲設(shè)備的序列號;

S02：獲取保存的策略配置信息;

S03：根據(jù)該策略配置判斷該USB存儲設(shè)備序列號是否合法使用，并給以該USB存儲設(shè)備使用權(quán)限。

最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1）公開了一種對即插即用存儲設(shè)備進行讀寫訪問控制的方法，通過文件過濾驅(qū)動設(shè)置策略配置并保存，當外圍存儲設(shè)備插入計算機時，根據(jù)策略配置判斷讀寫訪問是否允許，并在允許時給予相應(yīng)的外圍存儲設(shè)備使用權(quán)限。

其他現(xiàn)有技術(shù)（對比文件2）公開了一種USB存儲外設(shè)的管控方法，在接入USB存儲外設(shè)時，獲取USB存儲外設(shè)的產(chǎn)品序列號，認證模塊根據(jù)序列號獲取USB外設(shè)的訪問權(quán)限信息，并根據(jù)訪問權(quán)限信息對USB存儲外設(shè)進行控制。

對一項現(xiàn)有技術(shù)進行改進，首先需要有合理的改進動機，即判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否存在與本申請實際要解決的技術(shù)問題同樣的技術(shù)缺陷，如果沒有，則本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會產(chǎn)生對其進行相應(yīng)改進的動機，進而也就不會在最接近現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上與其他對比文件進行結(jié)合。本申請中，根據(jù)USB存儲設(shè)備的序列號進行權(quán)限設(shè)置能夠?qū)⒉煌腢SB設(shè)備的權(quán)限區(qū)分開來，滿足不同設(shè)備具有不同訪問權(quán)限的細粒度的管控需求，因此區(qū)別技術(shù)特征在本申請中實際解決的技術(shù)問題為：實現(xiàn)設(shè)備級的管控粒度;對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其也是通過文件過濾驅(qū)動實現(xiàn)了對USB存儲外設(shè)的管控，且通過配置策略保證了管控的靈活性，由于對比文件1中沒有對配置策略作具體的下位限定，因此其管控粒度是寬泛的，客觀上也存在著管控粒度不夠細的缺陷，無法對每個USB存儲設(shè)備進行針對性的訪問管控。即，最接近的現(xiàn)有技術(shù)整體上存在與本申請同樣的技術(shù)缺陷，存在合理的改進動機。

（2）相反技術(shù)教導

如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在合理的改進動機，甚至給出了相對于申請文件的反向教導，該反向啟示或反向教導會阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將現(xiàn)有技術(shù)與最接近現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合，則不能由此否定要保護的發(fā)明的“非顯而易見性”。

【案例2】一種遠程下載方法

本申請所解決的技術(shù)問題為：避免用戶終端和遠端設(shè)備之間的數(shù)據(jù)拷貝。

該申請的發(fā)明點為：用戶終端將下載鏈接通過云端傳送給遠端設(shè)備，遠端設(shè)備根據(jù)下載鏈接進行下載。

權(quán)利要求1的內(nèi)容為：

1.一種遠程下載方法，其特征在于，包括：

用戶端設(shè)備A將下載鏈接保存在云端，下載鏈接以遠端設(shè)備B的設(shè)備標識為索引。

遠端設(shè)備B定期在云端查詢下載鏈接，獲取其設(shè)備標識對應(yīng)的下載鏈接，并執(zhí)行相應(yīng)的下載任務(wù)。

所述遠端設(shè)備包括PC、路由器、手機、平板電腦。

對比文件1涉及一種文件下載方法，針對用戶通過PC進行文件下載時，即使不作任何操作也必須處于運行狀態(tài)造成功耗過高這一現(xiàn)象，提出了一種網(wǎng)絡(luò)下載方法，用戶端設(shè)備A需要下載某一文件時，將下載鏈接保存在云端對應(yīng)的低功耗下載終端的任務(wù)列表中;低功耗下載終端定期獲取任務(wù)列表，根據(jù)下載鏈接執(zhí)行相應(yīng)的下載任務(wù)，下載完成后將文件拷貝到用戶端設(shè)備。

一種觀點認為，從結(jié)構(gòu)特征上看，對比文件1公開了涉案申請的大部分技術(shù)特征：用戶端設(shè)備A將下載鏈接保存在云端，下載鏈接以遠端設(shè)備B的設(shè)備標識為索引;遠端設(shè)備B定期在云端查詢下載鏈接，獲取其設(shè)備標識對應(yīng)的下載鏈接，并執(zhí)行相應(yīng)的下載任務(wù);雖然對比文件1中下載終端和本申請中不同，但指定相應(yīng)類型的設(shè)備作為下載終端也是本領(lǐng)域公知常識（即現(xiàn)有技術(shù)中不存在反向啟示），因此可以得出涉案申請相對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的結(jié)論。這種觀點在審查實踐中經(jīng)常見到，具有一定的代表性。

本文觀點認為，在判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在反向教導時，可將“現(xiàn)有技術(shù)明示其不能解決本申請相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)所實際要解決的技術(shù)問題”作為判斷標準。

從技術(shù)啟示來說，對比文件1整體上解決的技術(shù)問題是節(jié)省下載時的能耗，為滿足節(jié)省能耗的要求，設(shè)備B的類型必須為低功耗設(shè)備;此時，從對比文件的發(fā)明目的來看，對比文件給出了設(shè)備B不能是高功耗設(shè)備的啟示，且由于低功耗設(shè)備B是代替高功耗設(shè)備A進行下載的，其下載完成后仍需將文件拷貝至設(shè)備A，因此其不可能解決本申請實際要解決的“避免設(shè)備間拷貝”的技術(shù)問題，對比文件1整體上屬于相對于本申請的反向教導，該反向教導給出了與本申請實際解決的技術(shù)問題相反的指引，按照該指引，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法獲得本申請的技術(shù)方案，此時，從對比文件1和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，本申請對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是非顯而易見的。

反觀第一種觀點，其忽略了發(fā)明構(gòu)思的整體考量以及區(qū)別技術(shù)特征在對比文件中的可分割性;關(guān)于涉案申請的發(fā)明構(gòu)思，其技術(shù)問題是避免用戶端設(shè)備A和遠端設(shè)備B之間進行數(shù)據(jù)拷貝，因此，不應(yīng)當將本申請的發(fā)明構(gòu)思單獨考量為所采用的技術(shù)手段“設(shè)備A提供鏈接供設(shè)備B進行下載”，而要兼顧本申請所解決的技術(shù)問題“避免設(shè)備間的數(shù)據(jù)拷貝”，進而整體考量出完整的發(fā)明構(gòu)思：當設(shè)備A需要將文件保存到遠端設(shè)備時，由設(shè)備A提供鏈接供設(shè)備B下載以避免數(shù)據(jù)拷貝。如果對比文件1中僅僅是公開一種遠程下載的方法，未提及所下載的文件為高功耗設(shè)備所需要的，也未明示低功耗設(shè)備是代替高功耗設(shè)備進行下載的，則可以認為對比文件1客觀上也解決了本申請所要解決實現(xiàn)遠程下載的技術(shù)問題，區(qū)別技術(shù)特征僅僅是遠程設(shè)備類型的不同，此時區(qū)別技術(shù)特征在對比文件1的整體方案中就是可分割的，換做是其他類型的設(shè)備也能夠?qū)崿F(xiàn)遠程下載;正是由于對比文件1中明確了其技術(shù)問題是“節(jié)省功耗”，且整體上要求“低功耗設(shè)備下載完成后將文件拷貝至高功耗設(shè)備”才能實現(xiàn)完整的方案，因此，“遠程設(shè)備為低功耗設(shè)備”和“低功耗設(shè)備下載完成后將文件拷貝至高功耗設(shè)備”在對比文件1的方案中是相互配合的，必須作為一個整體進行技術(shù)啟示的判斷，而不能將其分割出來。

3.2 其他現(xiàn)有技術(shù)的整體把握

當最接近的現(xiàn)有技術(shù)客觀上也存在著和本申請同樣的技術(shù)問題時，還要從整體上判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)之外的其他現(xiàn)有技術(shù)是否給出了克服最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)缺陷的技術(shù)啟示。

一方面，要判斷區(qū)別技術(shù)特征在對比文件中整體上的可分割性;如果對于對比文件的發(fā)明目的而言，相應(yīng)的特征必須和其他技術(shù)特征相互配合才能解決技術(shù)問題，或者由于其他技術(shù)特征的存在，導致該部分特征在對比文件中無法起到和本申請相同的作用，則必須將該部分特征及其密切相關(guān)的特征作為一個整體進行技術(shù)啟示的判斷。以下仍以案例1為例：

案例1中，本申請相較于對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征為：獲取當前掛載的USB存儲設(shè)備的序列號并根據(jù)序列號判斷是否為合法使用;該部分特征在對比文件2的整體技術(shù)方案中作為管控規(guī)則而存在，不同的管控規(guī)則用于實現(xiàn)不同的管控效果，對于對比文件2的發(fā)明目的而言，管控規(guī)則可從其整體技術(shù)方案中單獨分割出來作為獨立的技術(shù)手段而存在，用于實現(xiàn)不同級別的管控粒度，因此區(qū)別技術(shù)特征在對比文件2整體上是可分割的，可將該部分特征分割出來進行技術(shù)啟示的判斷。

另外，還要判斷所使用的對比文件的技術(shù)領(lǐng)域和本申請技術(shù)領(lǐng)域整體上的相關(guān)性，如果對比文件和本申請不屬于相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域，例如，針對的背景技術(shù)不同、應(yīng)用領(lǐng)域不同或分屬于不同的技術(shù)分支，則由于技術(shù)方案在不同領(lǐng)域間可能有不同的技術(shù)原理，跨領(lǐng)域的運用通常需要克服許多技術(shù)上的困難，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員可能不會想到從中獲得啟示;案例1中，對比文件2和本申請同屬于USB存儲設(shè)備管控的技術(shù)領(lǐng)域，均為了實現(xiàn)主機對USB存儲外設(shè)的管控，從管控策略來說，都是通過設(shè)備序列號和權(quán)限對應(yīng)設(shè)置的方式實現(xiàn)設(shè)備級的靈活管控，技術(shù)原理類似，因此對比文件2整體上和本申請的技術(shù)相關(guān)性較強。

此外，還要考慮其他現(xiàn)有技術(shù)和最接近的現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合難度，如果其他現(xiàn)有技術(shù)和最接近的現(xiàn)有技術(shù)在技術(shù)領(lǐng)域上的跨度較大、或在最接近現(xiàn)有技術(shù)的現(xiàn)有框架上實現(xiàn)起來技術(shù)難度較大，則通常認為不存在結(jié)合啟示;案例1中，對比文件2公開了“在進行USB外設(shè)管控時，根據(jù)USB外設(shè)的序列號設(shè)置對應(yīng)的訪問權(quán)限，在USB外設(shè)接入計算機時，獲取USB外設(shè)的序列號進行訪問控制”，該部分特征和區(qū)別技術(shù)特征在本申請中所解決的技術(shù)問題相同，均用于實現(xiàn)對USB外設(shè)的靈活管控，滿足設(shè)備級別的管控需求，且對比文件2和對比文件1同屬于USB外設(shè)訪問管控的技術(shù)領(lǐng)域;在對比文件1的管控框架中，配置策略作為管控規(guī)則而存在，用以定義訪問控制的具體規(guī)則，而本領(lǐng)域技術(shù)人員可知，管控規(guī)則是可以根據(jù)控制需求進行相應(yīng)的設(shè)置，將對比文件2中的管控規(guī)則應(yīng)用到對比文件1的管控框架中也不存在較大的技術(shù)難度。

因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從對比文件2中獲得技術(shù)啟示，對對比文件1進行改進，以實現(xiàn)設(shè)備級的靈活管控。

通過以上案例分析可以看出來，在非顯而易見性的判斷過程中，技術(shù)方案的整體把握是一個貫穿始終的前提。無論是最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定、區(qū)別技術(shù)特征及其實際解決的技術(shù)問題，還是對比文件的結(jié)合啟示，都應(yīng)當從整體上把握技術(shù)方案，將發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)進行整體對比。如果在確定區(qū)別技術(shù)特征及技術(shù)問題時未考慮方案的整體性，孤立看待技術(shù)特征，則容易因技術(shù)特征本身為公知常識或被其他對比文件公開而得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，忽略了申請人在將現(xiàn)有技術(shù)或公知常識結(jié)合起來解決某一技術(shù)問題可能做出的智慧貢獻。

4 結(jié)束語

簡而言之，運用“三步法”的過程就是重塑發(fā)明的過程，其實質(zhì)在于判斷發(fā)明的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否有技術(shù)貢獻。在進行創(chuàng)造性判斷的過程中，每一步都要秉承“整體把握”的概念，基于整體考量的原則確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，全方面多方位的分析現(xiàn)有技術(shù)中是否存在相應(yīng)的技術(shù)啟示，避免將三步法簡單理解為特征的疊加拼湊，以實現(xiàn)客觀、公正的創(chuàng)造性審查。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.《專利審查指南2010（修訂版）》[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017：141-152.

[2]鮮林.發(fā)明專利審查中創(chuàng)造性的評判標準分析[J].甘肅科技，2011（19）：17-18.