同族專利申請(qǐng)的不同審查結(jié)果辨析

郭風(fēng)順

摘? ?要：本文介紹了同族專利的具體概念，并通過分析同族申請(qǐng)?jiān)诙鄠€(gè)國家的最終審查結(jié)果的差異，總結(jié)造成上述審查結(jié)果差異的原因，同時(shí)，明確了補(bǔ)充檢索，特別是中文庫的補(bǔ)充檢索是保障同族申請(qǐng)最終審查結(jié)果是否準(zhǔn)確的重要手段。最后提出了具體提升檢索能力的方法。

關(guān)鍵詞：同族申請(qǐng)? 審查結(jié)果? 差異? 補(bǔ)充檢索

中圖分類號(hào)：G306.0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào)：1674-098X（2019）06（a）-0248-03

專利制度具有地域性的特點(diǎn)，各國授予的專利互相獨(dú)立，各國專利法的規(guī)定也不盡相同。所以一件專利申請(qǐng)是否能被授權(quán)，需要根據(jù)各自國家專利制度的具體規(guī)定來做出。同時(shí)，專利申請(qǐng)被授權(quán)后，其保護(hù)范圍是以權(quán)利要求記載的內(nèi)容為準(zhǔn)的，因此，權(quán)利要求的授權(quán)范圍也是專利審查非常重要的一個(gè)方面。

許多申請(qǐng)人，尤其以許多跨國公司為代表，它們?cè)谶M(jìn)行專利申請(qǐng)時(shí)，一般都會(huì)在一個(gè)國家或地區(qū)首先申請(qǐng)，然后以該申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)在其它國家再申請(qǐng)專利，這樣的一系列專利申請(qǐng)被稱為同族專利申請(qǐng)[1]。另外，同族專利申請(qǐng)還包括申請(qǐng)人首先按照專利合作條約（PCT）提出的國際申請(qǐng)，然后再按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)入各國國家的PCT申請(qǐng)。一般情況下，同族專利申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)時(shí)的權(quán)利要求基本都是相同的。但是，由于各國審查制度的不同，以及所能夠利用的審查工具和所采用的檢索方法決定了多個(gè)同族專利申請(qǐng)的審查結(jié)果也不會(huì)完全相同。而在這其中，對(duì)審查結(jié)果影響最大的是通過檢索到的對(duì)比文獻(xiàn)來評(píng)述其新穎性創(chuàng)造性。這樣就可能會(huì)導(dǎo)致相同的專利申請(qǐng)?jiān)谟械膰冶皇跈?quán)，而在有的國家卻不能授權(quán);或者在不同的國家的授權(quán)范圍是不同的。

針對(duì)同族申請(qǐng)文件的上述特點(diǎn)，通過對(duì)多個(gè)同族專利申請(qǐng)的不同審查結(jié)果進(jìn)行分析比較，尤其是針對(duì)同族申請(qǐng)?jiān)趪獗皇跈?quán)，而在中國沒有被授權(quán)或者授權(quán)范圍縮小的情況進(jìn)行分析，以期對(duì)同族專利申請(qǐng)的審查方式有更深入的了解。

1? 同族專利申請(qǐng)?jiān)诓煌膶彶榻Y(jié)果對(duì)比

對(duì)于許多提出同族專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人來說，各國市場(chǎng)的大小是它們是否有意愿在該國進(jìn)行專利申請(qǐng)的重要因素，因此，世界上的幾大經(jīng)濟(jì)體是同族申請(qǐng)存在的主要國家或地區(qū)，例如，美國，中國，日本，歐盟，韓國等，而這幾個(gè)國家或地區(qū)的專利審查結(jié)果又是能夠得到普遍認(rèn)可的。因此，通過對(duì)同族申請(qǐng)?jiān)诙鄠€(gè)國家和地區(qū)的審查情況進(jìn)行分析和總結(jié)，能夠從中看出我國的專利審查，尤其是檢索方法上與其它國家和地區(qū)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，以便在以后的工作中繼續(xù)鞏固和提高。下面就對(duì)幾個(gè)同族申請(qǐng)?jiān)诙鄠€(gè)國家和地區(qū)的不同審查結(jié)果進(jìn)行分析。

1.1 中國與美國審查結(jié)果差異

案例1是一個(gè)PCT申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段的申請(qǐng)，其國際檢索報(bào)告中給出了一篇X類非專利文獻(xiàn)，但是，經(jīng)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)上述文獻(xiàn)并不能評(píng)書本申請(qǐng)的新穎性或創(chuàng)造性。而該申請(qǐng)?jiān)诿绹耐迳暾?qǐng)也獲得了授權(quán)。在進(jìn)入中國國家階段后，審查員利用中文檢索庫進(jìn)行了補(bǔ)充檢索，得到了合適的對(duì)比文獻(xiàn)，該文獻(xiàn)公開的內(nèi)容與本申請(qǐng)的技術(shù)方案幾乎完全相同，利用該文獻(xiàn)以及其它文獻(xiàn)評(píng)述了全部權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性。申請(qǐng)人最終撤回了本申請(qǐng)。

通過本案在中美兩國的最終審查結(jié)果來看，其在美國被授權(quán)，在中國申請(qǐng)人則撤回了該申請(qǐng)。在中國審查時(shí)，通過在中文檢索庫中對(duì)本案進(jìn)行補(bǔ)充檢索，得到了合適的對(duì)比文獻(xiàn)導(dǎo)致其沒有被授權(quán)，使其在我國沒有得到保護(hù)，因此，作為對(duì)其所涉及的技術(shù)具有重要需求的中國企業(yè)來說，其可以不受該專利申請(qǐng)的限制來進(jìn)行類似技術(shù)的開發(fā)和利用。由此可見，在中文庫中對(duì)進(jìn)入中國國家階段的PCT國家申請(qǐng)進(jìn)行補(bǔ)充檢索是一個(gè)必要且必需的過程，這樣能夠檢索到在其它外文檢索庫中檢索不到的中文文獻(xiàn)，使檢索過程更完整，更能夠?qū)＠暾?qǐng)是否能被授權(quán)做出更加客觀公正地評(píng)價(jià)。

1.2 中國與美日審查結(jié)果差異

案例2涉及一家美國企業(yè)在中國提交的申請(qǐng)，該申請(qǐng)的同族專利申請(qǐng)?jiān)诿绹腿毡揪皇跈?quán)。在中國進(jìn)行審查時(shí)，通過對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的分析，獲取到比較合適的關(guān)鍵詞，然后通過對(duì)從屬權(quán)利要求以及說明書理解，從中選取了與發(fā)明構(gòu)思相關(guān)的詞語作為關(guān)鍵詞與之前通過獨(dú)立權(quán)利要求獲得的關(guān)鍵詞進(jìn)行組合檢索，得到了一篇日本文獻(xiàn)，利用這篇文獻(xiàn)評(píng)述了全部獨(dú)立權(quán)利要求以及部分從屬權(quán)利要求的新穎性，并結(jié)合其它對(duì)比文獻(xiàn)評(píng)述了其它從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性，之后申請(qǐng)人對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行了修改，經(jīng)補(bǔ)充檢索又檢索到了一篇對(duì)比文獻(xiàn)公開了新增加的部分技術(shù)特征，利用上述日本文獻(xiàn)和該補(bǔ)充檢索到的文獻(xiàn)評(píng)述了全部獨(dú)立權(quán)利要求的創(chuàng)造性。最后申請(qǐng)人撤回了本申請(qǐng)。

從案件的審查過程中可以看出，本案在中國進(jìn)行審查和檢索時(shí)，沒有僅僅只利用中文庫，而是通過結(jié)合中文檢索庫和外文檢索庫的特點(diǎn)進(jìn)行檢索，獲得了較好的效果，得到了準(zhǔn)確的對(duì)比文獻(xiàn)，對(duì)整個(gè)案件的走向起到了很好的作用。

1.3 PPH同族申請(qǐng)審查結(jié)果差異

PPH申請(qǐng)是一種國外大型跨國公司現(xiàn)在比較常用的方法，PPH（The Patent Prosecution Highway），中文稱為專利審查高速路，是目前在國際上以雙邊協(xié)議或多邊協(xié)議形式存在的一種加快協(xié)議國之間專利審查的程序性機(jī)制。具體來說申請(qǐng)人在首次申請(qǐng)受理局提交的專利申請(qǐng)中所包含的至少一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)力要求被確定為可授權(quán)時(shí)，可以向后續(xù)申請(qǐng)受理局對(duì)后續(xù)申請(qǐng)?zhí)岢黾涌鞂彶檎?qǐng)求。因此，在遇到PPH案件時(shí)，就會(huì)不由自主地認(rèn)為存在對(duì)比文獻(xiàn)的可能性比較小，對(duì)檢索可能也會(huì)不太重視。但是，從多個(gè)PPH申請(qǐng)的審查結(jié)果來看， 此類同族申請(qǐng)也需要進(jìn)行必要的檢索，避免出現(xiàn)漏檢。

案例3就涉及一個(gè)PPH案件，通過查詢申請(qǐng)文件發(fā)現(xiàn)，本申請(qǐng)?jiān)谄涫状紊暾?qǐng)受理局美國的最終授權(quán)權(quán)利要求與在中國申請(qǐng)時(shí)提交的權(quán)利要求是完全相同的。在該申請(qǐng)進(jìn)入中國審查階段后，在中文數(shù)據(jù)庫，尤其是中文全文數(shù)據(jù)庫利用關(guān)鍵詞進(jìn)行了細(xì)致的檢索，并且在檢索時(shí)注意運(yùn)用合理的運(yùn)算符號(hào)對(duì)檢索詞進(jìn)行組合以獲得最優(yōu)的檢索結(jié)果，最后檢索到了兩篇中文對(duì)比文獻(xiàn)評(píng)述了獨(dú)立權(quán)利要求和部分從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性，并結(jié)合其它對(duì)比文獻(xiàn)評(píng)述了其它從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性。該申請(qǐng)雖然經(jīng)過修改最終被授權(quán)，但是其權(quán)利要求的保護(hù)范圍得到了合理的限縮，也小于其在美國授權(quán)時(shí)權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

從本申請(qǐng)的中國審查過程可以看出，在了解了同族申請(qǐng)的審查結(jié)果后，又充分利用了中文全文數(shù)據(jù)庫公開信息廣的特點(diǎn)，靈活運(yùn)用關(guān)鍵詞的多種組合方式最終獲取到了合適的對(duì)比文獻(xiàn)，從而評(píng)述了權(quán)利要求的創(chuàng)造性，合理縮小了其權(quán)利要求的保護(hù)范圍，體現(xiàn)了中文全文庫檢索在PPH案件審查中所起的重要作用。

2? 同族專利申請(qǐng)審查結(jié)果差異原因分析

從上述多個(gè)同族申請(qǐng)的審查結(jié)果來看，檢索是決定申請(qǐng)是否能夠授權(quán)的重要條件，如果檢索到非常合適的對(duì)比文獻(xiàn)，則審查意見的撰寫就會(huì)變的容易，申請(qǐng)人在閱讀到審查意見后也會(huì)信服。分析上述同族申請(qǐng)?jiān)谥袊推渌鼑覍彶榻Y(jié)果存在差異，其原因主要可概括為以下幾點(diǎn)：

1.在進(jìn)行審查時(shí)，對(duì)外國同族申請(qǐng)給出的對(duì)比文獻(xiàn)和審查結(jié)果要客觀看待，要充分利用專業(yè)知識(shí)以及更加準(zhǔn)確的檢索策略對(duì)其進(jìn)行檢索，以便得到更準(zhǔn)確的對(duì)比文獻(xiàn)。

2.在檢索時(shí)，要重視檢索數(shù)據(jù)庫的選擇，尤其對(duì)PCT和PPH案件，要對(duì)中文數(shù)據(jù)庫進(jìn)行充分檢索，也不要忽略對(duì)外文庫的檢索，從而獲得更優(yōu)的檢索結(jié)果;同時(shí)，檢索詞的選取要更加的精確，檢索式的構(gòu)建也需要更好的邏輯以及運(yùn)算符的使用，使檢索結(jié)果更精煉，并能夠快速檢索到準(zhǔn)確的對(duì)比文獻(xiàn)。

3.由于具有非常準(zhǔn)確的對(duì)比文獻(xiàn)，即使申請(qǐng)人在后續(xù)修改中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，但由于其發(fā)明的改進(jìn)點(diǎn)已經(jīng)被對(duì)比文獻(xiàn)公開，因此，只需對(duì)上述修改的技術(shù)特征進(jìn)行補(bǔ)充檢索或者在原有的對(duì)比文獻(xiàn)中進(jìn)行再認(rèn)定，則可以比較容易評(píng)述修改后權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性。因此，檢索到最合適的對(duì)比文獻(xiàn)是能夠給出恰當(dāng)審查意見的基礎(chǔ)，只有更準(zhǔn)確的對(duì)比文獻(xiàn)才能夠使審查意見更準(zhǔn)確，才能夠最大程度的說服申請(qǐng)人，使其接受審查意見。

4? 同族申請(qǐng)的補(bǔ)充檢索策略分析

4.1 檢索中文數(shù)據(jù)庫的必要性

對(duì)于同族申請(qǐng)來說，國外審查員在進(jìn)行檢索時(shí)，使用的數(shù)據(jù)庫一般都是外文庫，中文庫是國外審查員在檢索中都普遍缺失的數(shù)據(jù)庫，因此，對(duì)于PCT，PPH等普遍存在同族申請(qǐng)的案件來說，對(duì)中文數(shù)據(jù)庫進(jìn)行補(bǔ)充檢索是非常必要的步驟。而且，中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體以及全球最大的制造工廠，具備廣闊的市場(chǎng)前景，專利技術(shù)覆蓋產(chǎn)品的價(jià)值非常大，因此，專利申請(qǐng)的價(jià)值變得越來越高，申請(qǐng)人的申請(qǐng)意愿也較強(qiáng)，這就造成中文數(shù)據(jù)庫所包含的數(shù)據(jù)日益豐富，檢索資源也隨之增多。所以對(duì)同族申請(qǐng)進(jìn)行中文補(bǔ)充檢索對(duì)審查員來說變得十分必要。

4.2 同族申請(qǐng)中經(jīng)常出現(xiàn)的需補(bǔ)充檢索的檢索策略

從上述一個(gè)同族申請(qǐng)可以看出，很多情況下都存在需要進(jìn)行補(bǔ)充檢索的情形，例如：給出的是全A的對(duì)比文獻(xiàn);同族申請(qǐng)?jiān)谄渌鼑一虻貐^(qū)增加了新的特征后被授權(quán)等。對(duì)于上述不同的情形，都需要我們進(jìn)行進(jìn)一步的補(bǔ)充檢索，具體可分為：

1）對(duì)于同族檢索報(bào)告全A的檢索策略

如果同族檢索報(bào)告中僅給出了全A的情形，需要我們對(duì)外文庫和中文庫都需要進(jìn)行補(bǔ)充檢索。因?yàn)橥迳暾?qǐng)?jiān)谶M(jìn)行審查時(shí)，一般不會(huì)檢索中文庫，因此，必須對(duì)中文摘要庫和全文庫進(jìn)行檢索。而對(duì)于外文庫，則由于我們的檢索工具和檢索手段與外國同族申請(qǐng)審查時(shí)所應(yīng)用的檢索工具和檢索手段有所不同，因此，也有必要利用s系統(tǒng)的多種工具和字段進(jìn)行補(bǔ)充檢索以達(dá)到全面檢索的目的。例如上述PPH案例三就屬于此類需全面檢索的情形。

2）對(duì)于同族審查因新增特征后授權(quán)后，補(bǔ)充檢索中文全文庫

對(duì)于此類同族申請(qǐng)，在其它國家或地區(qū)一般都對(duì)之前的技術(shù)方案利用對(duì)比文獻(xiàn)評(píng)述其新穎性或創(chuàng)造性，而申請(qǐng)人在新增加了該技術(shù)特征后，其它國家或地區(qū)認(rèn)為上述技術(shù)特征能夠體現(xiàn)其創(chuàng)造性。而這樣新增的技術(shù)特征往往是比較細(xì)微的，因此，主要以補(bǔ)充檢索中文全文庫為主。因?yàn)橹形娜臄?shù)據(jù)庫中檢索到的文獻(xiàn)更加全面完整，并且中文全文數(shù)據(jù)庫對(duì)全文進(jìn)行了標(biāo)引，比較適合于對(duì)比較細(xì)微的特征進(jìn)行補(bǔ)充檢索。如果能夠在中文全文數(shù)據(jù)庫中檢索到該新增的技術(shù)特征，則可以利用其與同族申請(qǐng)中給出的對(duì)比文獻(xiàn)進(jìn)行結(jié)合來評(píng)述整個(gè)技術(shù)方案的創(chuàng)造性，以達(dá)到縮小其保護(hù)范圍或者其它效果。

3）對(duì)于技術(shù)方案比較好理解的技術(shù)方案則可以嘗試?yán)胮atentics進(jìn)行檢索

Patentics作為一種語義檢索系統(tǒng)，其特點(diǎn)在于可以僅利用申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行檢索，即在檢索欄中直接輸入申請(qǐng)?zhí)枺缓笙到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)在選擇的檢索數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，如果需要進(jìn)一步對(duì)檢索結(jié)果進(jìn)行限定，則可以利用申請(qǐng)日以及從申請(qǐng)文件中提取的相關(guān)關(guān)鍵詞進(jìn)行進(jìn)一步的限定。由于其檢索結(jié)果是按照相關(guān)度進(jìn)行的排序，將與檢索主題最相關(guān)的專利文獻(xiàn)放在前面，有效解決了海量全文數(shù)據(jù)量帶來的瀏覽負(fù)擔(dān)，真正做到查全與查準(zhǔn)。并且其能夠提供中國專利雙語義透鏡，擴(kuò)增、聚集同一發(fā)明，兩種語義模型結(jié)果更精確。因此，在面對(duì)比較容易理解的技術(shù)方案時(shí)，則可以用patentics的上述特點(diǎn)進(jìn)行語義檢索。

4? 小結(jié)

同族申請(qǐng)作為一類比較常見的申請(qǐng)，其在不同的國家的審查結(jié)果也能從某些方面體現(xiàn)了各個(gè)國家審查制度和審查方式的不同，而造成這種不同的重要原因就在于是否能夠檢索到合適的對(duì)比文獻(xiàn)。因此，在審查時(shí)，檢索作為一項(xiàng)重要的能力需要被重視。

專利審查作為專利申請(qǐng)流程的重要組成部分，其最終的結(jié)果決定了專利申請(qǐng)最終是否會(huì)被授權(quán)。而檢索作為專利審查的重要工具，其作用是為評(píng)價(jià)申請(qǐng)尋找合適的證據(jù)，即對(duì)比文獻(xiàn)。只有找到合適的對(duì)比文獻(xiàn)，才能夠客觀公正的評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)。如果找到了合適的對(duì)比文獻(xiàn)，即使最終專利申請(qǐng)沒有被授權(quán)，申請(qǐng)人也會(huì)心悅誠服的接收審查結(jié)果;如果沒有找到合適的對(duì)比文獻(xiàn)，即使申請(qǐng)被授權(quán)，其權(quán)利也是不穩(wěn)定的，最終也會(huì)存在被無效的危險(xiǎn)。只有做好檢索，才能夠最大限度的保證專利申請(qǐng)得到客觀公正的評(píng)價(jià)，更好的促進(jìn)創(chuàng)新，驅(qū)動(dòng)技術(shù)的發(fā)展。

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