實用新型申請中慣用手段的直接置換的認定

楊文燕 楊躍男

摘 要：如何正確把握及認定“慣用手段的直接置換”，是目前實用新型新穎性評述實踐過程中的疑難點，本文概述了慣用手段直接置換的含義及具體判斷方式，通過具體的案例對其具體應用進行討論及分析，并論述了其與等同特征的異同，以便在新穎性評述過程中正確認定及應用。

關鍵詞：慣用手段;直接置換;等同特征

中圖分類號：G306 文獻標識碼：A 文章編號：1671-2064（2019）19-0212-03

0 引言

新穎性的立法本意是給予“新”的技術方案一定期限內的專利獨占權，按照新穎性審查原則的要求，通常一項權利要求與一篇對比文件進行單獨對比，判斷兩者技術方案是否相同或者實質相同，若滿足，則不具有新穎性[1]。然而在新穎性評述過程中存在一種情況，即《專利審查指南2010版》第2部分第3章第3.2.3節有關新穎性審查標準中指出若要求保護的實用新型與對比文件的區別僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則不具備新穎性[2]，例如對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的實用新型僅是采用了螺栓固定的方式來替換對比文件的螺釘固定，則該申請不具備新穎性。然而，專利法及指南并未對“慣用手段直接置換”的含義進行詳細的敘述，也未給出其具體判斷標準，因此，“慣用手段的直接置換”的判斷標準無論在實際操作層面抑或是與申請人的書面交流層面通常會出現分歧[3]。本文將從具體含義及具體判斷方式出發，結合具體案例對其如何在新穎性審查中進行相對準確的認定及應用作出分析和說理，同時與侵權判定中的“等同特征”的異同進行對比分析，以期在審查實踐中正確合理的認定及應用“慣用手段直接置換”。

1 “慣用手段的直接置換”的含義及具體判斷方式

首先，“慣用手段”是指一件申請采用的技術手段和對比文件對應采用的手段均是所屬領域技術人員在所屬領域中被熟知的、慣常采用的、廣泛使用的用來解決相同技術問題的技術手段，慣用手段的認定相比創造性中所使用的公知常識有一定的區別，不能將公知常識與慣用手段直接劃等號;其次，“直接置換”是指無需經過推理以及實驗等手段直接得到的[1，4]。

新穎性的評述過程中“慣用技術手段的直接置換”需要滿足以下條件：（1）對比文件中需要公開與區別對應的技術特征作為置換的基礎，當一件申請中的區別，在對比文件中并不存在相對應的技術特征時，一般不能直接置換;（2）當將一件申請中的區別組成的技術手段與對比文件中的技術手段進行置換時，需要滿足該技術手段在方案中所發揮的功能相同;（3）進行置換的技術手段應當是所屬領域技術人員解決相同的技術問題所熟知的、慣常采用的、廣泛使用的技術手段;（4）進行置換后，與該申請中其他特征的連接關系不會發生變化，不會對該申請中其余特征產生影響[5]。

2 慣用手段的直接置換的認定

筆者在本文中主要分為以下三類進行介紹和說理：第一類，對比文件中有置換特征，本申請中某個技術特征a與對比文件中技術特征b進行替換;第二類，對比文件中缺少對應的置換技術特征，本申請中技術手段A+技術特征a與對比文件技術手段A′的替換;第三類，對比文件中有對應的置換技術手段A′，本申請中采用的技術手段A包括多個技術特征abc，多個技術特征abc在對比文件對應的置換技術手段中A′并沒有被具體給出，此時將A+a與A′進行直接置換。

對于第一類情況：本申請與對比文件的區別僅在于技術特征a，而對比文件中有對應的技術特征b。對于此類申請，若技術特征a和b均是本領域技術人員在所屬領域中被熟知的、慣常采用的、廣泛使用的技術特征，技術特征a與b替換后，能夠解決相同的技術問題且達到相同的效果，且與方案中的其他特征的連接關系不發生變化，此時可以將兩個技術特征進行直接置換。

案例1：一種驅動混凝土攪拌機，包括兩側的托輪機構（4、8），其中一側的托輪機構8與動力機構連接，其特征在于，與動力機構連接一側托輪機構8和鏈條傳動機構13連接，鏈條傳動機14與另一側托輪機構4連接。該攪拌機的結構圖如圖1所示。

對比文件公開了一種混凝土攪拌機，其動力裝置與一側托輪裝置4相連，該側托輪裝置4與皮帶傳動機構6連接，皮帶傳動機構9與另一側托輪裝置11連接，兩側托輪裝置均有兩個通過軸連接的托輪。該攪拌機結構圖如圖2。

本申請的權利要求與對比文件的區別僅在于鏈條傳動機構代替了皮帶傳動機構，顯然對所屬領域的技術人員來說，利用皮帶傳動或鏈條傳動是解決傳動問題所熟知、慣常采用的、廣泛應用的手段，這兩種傳動方式可以相互替換且替換后同樣能夠解決其技術問題，且與申請中其他技術特征的連接關系不發生變化。因此，兩種傳動方式可以直接置換。

案例2：一種扳手，含有卡口、扳手體，在扳手的卡口內部一側扳手體內安裝一滑塊，…滑塊7前側為圓弧形。該扳手結構圖如圖3。

對比文件公開了一種楔塊式扳手，其中上爪下爪和手柄構成扳手本體（即本申請的扳手體），…，楔塊孔內放置圓柱形楔塊（即本申請中的滑塊）。該扳手結構圖如圖4。

本申請與對比文件的區別是“滑塊前端為圓弧形”，該區別帶來的影響是：其滑塊在滑動過程中，需要將螺母擰緊進入卡口位置，而本申請中滑塊的前端設置為圓弧形，對螺母具有導向作用，有利于螺母進入夾緊位置，因此該區別對技術方案帶來實質性影響，本申請能夠達到不同的技術效果，且未有證據證明該區別為本領域技術人員所慣常采用的技術手段，因此，本申請中的“前端為圓弧形的滑塊”與對比文件的“圓柱形楔塊”二者不能直接置換。

第二類情況：本申請方案為技術手段A+技術特征a，對比文件為技術手段A′。

對于此類申請，需謹慎進行直接置換。若一件申請在對比文件的A技術手段的基礎上通過增加對本申請技術方案不產生實質性影響的技術特征a來構成與對比文件的差異，且技術特征a是本領域技術人員在所屬領域中被熟知的、慣常采用的、廣泛使用的技術特征，實現其常規功能，技術特征a的增加對其他技術特征的連接關系也不產生變化，則此時可將本申請中技術手段A+技術特征a組合構成的整體手段與對比文件1的技術手段A′進行直接置換。

案例3：一種防腐蝕的管道，包括：鋼管本體（1），位于所述鋼管本體（1）外表面設置環氧樹脂層;所述環氧樹脂層（2）的厚度為210微米。該管道剖面圖如圖5。

對比文件公開了一種防銹復合管道，其說明書中記載了鋼管1的外側包覆有環氧樹脂層2，從而能夠防銹耐酸堿鹽腐蝕，但對比文件1沒有對環氧樹脂層的厚度進行明確限定。該管道結構圖如圖6。

本申請與對比文件的區別在于，本申請明確限定了環氧樹脂層的厚度為210微米，而對比文件沒有明確公開環氧樹脂層的厚度值。但是本申請中并未就環氧樹脂層的厚度設置為210微米能夠帶來不同于現有技術的特定技術效果進行任何說明，且通過檢索和了解現有技術可知，本領域在進行管道防腐處理時的環氧樹脂層厚度基本都在幾十至幾百微米不等，常選用200～300微米左右厚度值，可見本申請限定的防腐層厚度值僅是本領域常用的防腐層厚度范圍，并沒有進行更優的選擇設計，也沒有產生特定技術效果。因此可以認定本申請限定的具有210微米的厚度值的管道與對比文件中管道的替換屬于本領域慣用手段的直接置換。

第三類情況：本申請為技術手段A（abc技術特征構成）+手段B（cde技術特征構成）組成的方案。對比文件1公開了技術手段A′+技術手段B′的技術方案，但是并沒有對技術手段A′和技術手段B′的具體技術特征進行描述;對比文件2公開了技術手段A，且A由abc技術特征構成;對比文件3公開了技術手段B，且B由cde技術特征組成。

案例4：一種太陽能充電寶，包括：蓄電池組A、充電寶殼體B、太陽能板，以及太陽能板和外接電源的雙供電系統;其中，蓄電池組A結構：由abc技術特征組成的蓄電池組結構;充電寶殼體B：采用def技術特征組成充電寶殼體;雙供電系統：采用外接電源、太陽能板、蓄電池組、充放電管理模塊等結構組成的技術手段C。

通過檢索現有技術得到對比文件1，其公開了雙供電系統，特征在于，含有太陽能板、外接電源、充放電管理模塊、充電寶盒體、蓄電池組，即完全公開了本申請的技術手段C，但對比文件1中并未公開蓄電池組的具體結構abc技術特征以及充電寶殼體的具體結構def技術特征。然而，現有技術中存在對比文件2，其公開了一種與本申請的蓄電池組結構完全相同的蓄電池組結構，即由技術特征abc組成的蓄電池組，同時還存在另一篇對比文件3，其中公開了一種充電寶殼體結構，與本申請的充電寶殼體結構完全相同，即完全是由技術特征def組成的充電寶殼體。

對于此類申請有兩種觀點，一：要求保護的方案實際被多篇對比文件共同公開，由于實用新型審查過程中不評價創造性，只能選擇其中一篇對比文件作為最接近的現有技術，而部分技術特征在對比文件中既然未公開，則顯然無法進行新穎性評價。二：此類申請相對于現有技術實質并未作出任何貢獻，根據所獲得的多篇現有技術可知，本申請僅是將對比文件1中的兩個技術手段選擇性的實現為對比文件2和3中的技術手段而已。對于此種情況，可選擇對比文件1為最接近的現有技術，同時由于對比文件2、3給出的結構已然是現有的技術，任何人皆可以將對比文件2、3中的技術手段進行能夠解決同樣技術問題并達到同樣技術手段的置換操作，進而將對比文件2所采用的由技術特征abc組成的技術手段A應用到對比文件1與對比文件1中對應技術手段的具體實現方式可直接置換，同理，將對比文件3所采用的由技術特征def組成的技術手段B應用到對比文件1與對比文件1中對應技術手段的具體實現方式也可直接置換，因此本申請相對于對比文件1不具有新穎性。

對于上述申請，筆者傾向第二種觀點，由于技術特征abc組成的蓄電池組和技術特征def組成的充電寶殼體均被現有技術完全公開，因此可以認為技術特征abc組成的蓄電池組和技術特征def組成的充電寶殼體均屬于所屬領域技術人員所熟知的、慣常采用的、廣泛使用的用來解決相同技術問題的技術手段，此時在對比文件1的基礎上，將對比文件2公開的abc組成的蓄電池組結構與對比文件1中的對應蓄電池組結構進行直接置換;同理，可將對比文件3公開的def組成的充電寶殼體結構應用到對比文件1與對比文件1中的對應充電寶殼體結構進行直接置換。雖然該處理方式表面上超越了專利審查指南的規定，但是從技術創新的角度而言，反而更能夠體現專利法有關新穎性的立法本意。

3 由等同特征判斷慣用手段的直接置換的置換特征范圍

等同原則是專利侵權判斷中的一個重要原則，其意義在于充分保護專利權與公眾利益的平衡。由于全面覆蓋原則無法包含專利侵權中的全部情形，由此出現了等同原則來完善侵權糾紛的處理，它的應用也克服了權利要求文字自身的不足，能夠將專利權的保護范圍限定在合理的范圍內。等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。

從技術特征對比的方式及認定標準來看，很容易將等同原則與慣用手段的直接置換進行聯系起來，下面將具體分析它們之間的異同以及置換特征與等同特征之間的聯系。

3.1 等同原則與慣用手段的直接置換的相同點

首先，二者都采用“單獨對比”的原則、等同侵權的判斷過程是將被控侵權產品與權利要求保護的技術方案進行單獨比較，對全部技術特征進行逐個對比，進而確定哪些特征屬于等同特征;而慣用手段的直接置換也是將本申請與對比文件1進行特征的一一比對，進而確定哪些特征可進行彼此的置換。

其次，置換特征與等同特征的確定均需要看特征對技術方案產生的影響大小。當特征的不同帶來了技術方案的實質差異，則顯然不在適用慣用手段的直接置換以及可被認定為是等同特征了。

3.2 等同原則與慣用手段的直接置換的區別

首先，“慣用手段的直接置換”是在專利確權階段的概念，判斷時間點是在后申請的申請日，而“等同特征”是在專利侵權判定階段的概念，判斷時間點是侵權行為發生日。

其次，慣用手段的直接置換是本申請權利要求與對比文件的全文進行對比，而等同特征是被控侵權產品的技術特征與專利文件的權利要求各個特征進行對比。

下面我們對慣用手段的直接置換與等同特征的特征范圍進行對比，推導出二者在邏輯上的關系。甲被授權專利的技術方案為A+a，乙的技術方案為A+b，假如A+b中的技術特征b在實用新型審查時不被認定為慣用手段的直接置換，并且乙的技術方案A+b也得到了授權，而在侵權判定中，如果技術特征b被認定為a的等同特征，那么兩件都獲得了專利權的技術方案將因此產生專利糾紛。所以，假定我們認定為慣用手段的直接置換的技術特征的集合為X，認定為等同特征的特征集合為Y，那么理論上XY才能完全避免上述情況的發生，也就是說等同特征的特征集合要包含于置換特征的特征集合。當然，等同特征本身是受主觀因素影響較大的概念，法規上沒有非常明確的判斷方式對其進行規范，上述的特征范圍的對比也僅是理論上的，但它提供給我們一個視角對兩者的關系進行比對。

根據《北京高院若干意見》第40條的規定“進行等同侵權判斷，對于開拓性的重大發明專利，確定等同保護的范圍可以適當放寬;對于組合性發明或者選擇性發明，確定等同保護的范圍可以適當從嚴。”可以看出，北京市高院在判斷侵權時，對創新性程度高的專利更傾向于保護專利權人的利益，對創新性程度低的專利更傾向于社會公眾的利益，實際上也就是說，侵權認定時，創新性程度高的專利的等同特征集合Y的范圍相對較大，創新性程度低的專利的等同特征集合Y的范圍相對較小。從侵權判定對前審的指導性關系這一維度來看的話，在實用新型審查時，我們也有必要對類似案例4這種“組合式”的創新程度不高的專利申請在確權階段時更傾向于保護社會公眾的利益，確定置換特征時考慮應用更寬范圍的特征集合X。因此，結合等同特征與置換特征的邏輯性關系與侵權判定對專利審查的指導性關系，我們可以看出，為了維護專利權的穩定，在審查過程中需合理運用慣用手段的直接置換，限制拼湊類的申請得到不當授權。

4 結語

在部分實用新型專利申請的撰寫往往對審查員的新穎性判定標準進行規避，導致有關申請往往并不缺乏新穎性，而是表現為明顯不具有創造性，從而導致大多數情況下審查員檢索到的對比文獻與實用新型內容并不完全相同，由此，在實用新型的審查過程中應用慣用手段的直接置換，目的是判斷區別技術特征是否明顯不同，該實用新型申請是否具有專利法新穎性意義上規定的“新”，或者在實用新型審查中相對于現有技術判斷該實用新型申請是否明顯不具備新穎性，本文從慣用手段直接置換的概念及判斷方式，以及在不同類型申請中對慣用手段的直接置換的認定是否合理進行分析和判斷，以及論述了等同特征與慣用手段的直接置換的異同，從理論上分析等同特征與慣用手段的直接置換的置換特征間的關系，從而在新穎性判斷過程中合理運用慣用技術手段的直接置換，取得申請人利益與公眾利益的平衡。

參考文獻

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