淺談基因相關(guān)專利在審查過程中創(chuàng)造性的認(rèn)定

瞿曉晶 朱玲艷 北京高沃律師事務(wù)所

在審查過程中，關(guān)于基因的創(chuàng)造性，有以下幾種常見審查意見類型：

1 基因或引物的序列是已知的，但用途不一樣：“本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)不同植物相同名稱的基因的已知功能，能夠顯而易見推測(cè)得到本申請(qǐng)基因的用途”。

[案例1]

本申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枮?01710914434.6）保護(hù)的是H 基因在調(diào)控番茄I 型腺毛形成中的應(yīng)用。

D1（NCBI Reference Sequence：XM 010313770.1）公開了與本申請(qǐng)基因有100%同一性的番茄ZFP8 基因；D2 公開了擬南芥ZFP8 基因在調(diào)控植物表皮毛形成中的應(yīng)用。

本申請(qǐng)與D1 的區(qū)別為限定了番茄H 基因的具體用途。

審查意見通知書中指出，權(quán)利要求1 番茄的H 基因的序列已被D1 公開，D2 給出了ZFP8 調(diào)控植物表皮毛形成的啟示。在上述啟示下，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員容易預(yù)期D1 公開的番茄ZFP8 基因同樣能夠調(diào)控番茄表皮毛形成，并在將其轉(zhuǎn)入番茄后通過常規(guī)方法確定表皮毛的類型。

如果是現(xiàn)有技術(shù)沒有報(bào)道過的基因，且此基因具有特定的且經(jīng)驗(yàn)證過的用途，那么此基因及其用途的創(chuàng)造性是能夠被認(rèn)可的。但如果此基因被現(xiàn)有技術(shù)報(bào)道過，那么此基因就是被公開了，基因本身就不具備新穎性和創(chuàng)造性。但若保護(hù)的是已知基因的新的用途，即所述基因能夠取得本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的效果，那么已知基因的新用途是可以得到保護(hù)的。

具體到本案，本申請(qǐng)保護(hù)的番茄H 基因，經(jīng)NCBI 比對(duì)，與D1 中番茄ZFP8 基因的序列確實(shí)是相同的，故本申請(qǐng)番茄H基因本身已被公開，就不能得到保護(hù)了。

此時(shí)需要具體來看本申請(qǐng)基因的用途的獲得是否是顯而易見的。本申請(qǐng)番茄H 基因雖然也有ZFP8 的命名方式，但本申請(qǐng)基因是否與擬南芥ZFP8 基因相同或相關(guān)，是需要進(jìn)一步分析的，基因的功能是由其核苷酸序列決定的，和命名沒有關(guān)系，D2 公開的擬南芥ZFP8 基因的核苷酸序列與本申請(qǐng)H 基因的序列是不同的，故本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能根據(jù)D2 的功能來推斷得到本申請(qǐng)基因的用途。

此外，除了基因的序列，通過此案需要特別注意的是：ZFP 基因的命名，是根據(jù)基因發(fā)現(xiàn)的時(shí)間順序命名的，即擬南芥ZFP8是本領(lǐng)域技術(shù)人員在擬南芥中發(fā)現(xiàn)的第8 個(gè)C2H2 型鋅指蛋白，番茄ZFP8 是本領(lǐng)域技術(shù)人員在番茄中發(fā)現(xiàn)的第8 個(gè)C2H2 型鋅指蛋白，兩者無論是具體序列還是功能上都沒有任何關(guān)聯(lián)，對(duì)于類似的命名的案件，是不能僅僅依據(jù)基因的名稱就互相推斷基因功能的，而是應(yīng)該深入探究，發(fā)現(xiàn)本質(zhì)的區(qū)別點(diǎn)。

2 引物探針序列是不同的，但檢測(cè)的對(duì)象屬于同一領(lǐng)域，“本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合常規(guī)引物探針的設(shè)計(jì)方法，以及常規(guī)的檢測(cè)用保守序列，能夠經(jīng)過有限次實(shí)驗(yàn)得到本申請(qǐng)技術(shù)方案”。

[案例2]

本申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枮?01810137954.5）權(quán)利要求1 保護(hù)的是一種基于熒光PCR 法同時(shí)檢測(cè)三種曲霉的引物探針組合。

D1（公開號(hào)為CN 101038254A）公開了一種能夠同時(shí)檢測(cè)侵蝕性曲霉如煙曲霉、黃曲霉、黑曲霉、土曲霉和構(gòu)巢曲霉的熒光定量PCR 引物和探針。

本申請(qǐng)與D1 的區(qū)別為：引物和探針序列不同。

審查意見通知書中指出，基于已知基因的序列設(shè)計(jì)出更多種的引物、探針以豐富引物探針組合的選擇是本領(lǐng)域的普遍做法，并且核糖體基因的保守序列（如18s、5.8s rDNA 等）和ITS1 序列一樣都是常用的引物、探針靶序列。本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)用常規(guī)引物設(shè)計(jì)軟件、依據(jù)引物設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)得到引物核苷酸序列是容易的。就技術(shù)效果而言，D1 引物和探針對(duì)白色光滑念珠菌、熱帶念珠菌、隱球菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌均未有交叉反應(yīng)，本領(lǐng)域技術(shù)人員可合理預(yù)期本發(fā)明引物/探針的特異性不明顯優(yōu)于D1，且本發(fā)明準(zhǔn)確度、敏感性與D1相比也沒有優(yōu)勢(shì)。本領(lǐng)域技術(shù)人員在D1 的基礎(chǔ)上得到權(quán)利要求1 的技術(shù)方案是顯而易見的。

具體到本案，雖然D1 與本申請(qǐng)屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，都是用于實(shí)現(xiàn)曲霉菌的檢測(cè)，但D1 具體技術(shù)方案以及解決的技術(shù)問題與本申請(qǐng)是不同的，即引物序列不同，特異性檢測(cè)的是煙曲霉、黃曲霉和黑曲霉。

本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，曲霉由于種類繁多，種之間，種屬之間的核酸序列同源性較高，同時(shí)，整個(gè)真菌基因組發(fā)生變異的概率遠(yuǎn)大于人類基因組，故使得可選擇作為靶基因序列進(jìn)行種屬檢測(cè)的基因序列不多，而對(duì)于本申請(qǐng)煙曲霉、黃曲霉和黑曲霉引物和探針的設(shè)計(jì)難度就比較大。

故雖然D1 提供了一種可用于檢測(cè)多種曲霉菌的引物探針，但首先D1 的引物和探針是針對(duì)所有的侵蝕性曲霉，其擴(kuò)增的保守序列并不一定單單對(duì)煙曲霉、黃曲霉和黑曲霉有優(yōu)異的特異性；其次，D1 獲得了一種檢測(cè)多種曲霉菌的引物探針并不代表可被選擇作為靶基因序列的所有檢測(cè)用基因都是顯而易見能夠被獲得的。雖然ITS1、ITS2、18S rRNA、5.8S rRNA 等都屬于保守序列，但本領(lǐng)域技術(shù)人員也公知，這些序列的長(zhǎng)度以及所含核苷酸序列信息是非常豐富的，從如此長(zhǎng)且信息量如此大的片段中篩選到一種可以同時(shí)檢測(cè)煙曲霉、黑曲霉和黃曲霉的靶基因，并不是簡(jiǎn)單的進(jìn)行有限次實(shí)驗(yàn)就能夠容易獲得的。在分子生物學(xué)手段基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)操作如此普及的情況下，若高效檢測(cè)用靶基因都是顯而易見可以獲得的，那么任何菌株鑒定用靶基因就都可以認(rèn)為是顯而易見可以被篩選得到的了，可顯然此點(diǎn)是不易實(shí)現(xiàn)的。

本案引物的設(shè)計(jì)本身是采用的常規(guī)引物設(shè)計(jì)方法，但引物后續(xù)所取得的效果是本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)料到的。因此，在論述創(chuàng)造性時(shí)，引物探針設(shè)計(jì)用靶基因的獲得是否是顯而易見的，以及引物探針是否取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是需要被充分考慮在內(nèi)的。

3 引物為通用引物，通用引物檢測(cè)的基因也相應(yīng)被公開，且檢測(cè)的方法也是相同的，“本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過有限次實(shí)驗(yàn)，通過對(duì)現(xiàn)有已知的通用引物進(jìn)行組合，能夠得到本申請(qǐng)的引物組合方案”。

[案例3]

本申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枮?01410045774.6）權(quán)利要求1 保護(hù)的是一種擴(kuò)增植物組織中內(nèi)生真菌ITS 基因的方法，采用的是巢式PCR擴(kuò)增方法。

D1 公開了一種用于環(huán)境DNA 提取物ITS 基因分析的真菌特異性引物，所述引物與本申請(qǐng)巢式PCR 第一輪所用的引物相同。

本申請(qǐng)與D1 的區(qū)別為：D1 沒有公開本申請(qǐng)巢式PCR 的第二輪的引物。

審查意見通知書中指出，D2 公開了本申請(qǐng)第二輪巢式PCR 引物的序列。本領(lǐng)域技術(shù)人員在D1 公開了第一輪巢式PCR 擴(kuò)增用引物的情況下，處于擴(kuò)大應(yīng)用的考慮，容易從現(xiàn)有技術(shù)（D2）中尋找其他的擴(kuò)增真菌ITS 的PCR 引物，用于替代D1 中的第二輪擴(kuò)增引物，只要其能夠結(jié)合在第一輪引物產(chǎn)物內(nèi)部并進(jìn)行擴(kuò)增即可。同時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過有限的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證組合的效果。

具體到本案，雖然本申請(qǐng)的四條引物都是已被現(xiàn)有技術(shù)公開，但這并不代表本申請(qǐng)引物的組合以及本申請(qǐng)引物組合后所帶來的技術(shù)效果就是顯而易見能夠被預(yù)測(cè)得到的。D1 和本申請(qǐng)雖然檢測(cè)的目標(biāo)都是真菌，但D1 和本申請(qǐng)擴(kuò)增用模板是不一樣的，D1 的擴(kuò)增模板為單一的外生菌根根尖和人工培養(yǎng)的擔(dān)子菌和子囊菌，真菌含量是極高的；D2 檢測(cè)的是真菌菌落，真菌含量也非常高；而本申請(qǐng)檢測(cè)的對(duì)象是含微量?jī)?nèi)生真菌的植物組織，真菌含量極低，這對(duì)引物擴(kuò)增效率的要求就非常高了，本申請(qǐng)技術(shù)問題解決就不能通過簡(jiǎn)單的將已知通用引物進(jìn)行簡(jiǎn)單的組合就能夠?qū)崿F(xiàn)了。因此，在引物和擴(kuò)增目標(biāo)均相同的情況下，擴(kuò)增模板以及所解決的技術(shù)問題也是需要充分被考慮的。

4 結(jié)束語

綜上所述，基因、引物類案件通常會(huì)涉及基因的使用，特定的核苷酸序列通常都會(huì)對(duì)應(yīng)一定的技術(shù)效果。因此，在審查及答復(fù)工作中，不僅要充分考慮基因的獲得是否是顯而易見的；還需考慮基因的用途是否是顯而易見的，需注意，基因類案件與其他領(lǐng)域不同的點(diǎn)是，基因的功能不是簡(jiǎn)單的通過推測(cè)就能夠得到的，而是需要具體實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證來獲得的；最后，還需要充分考慮基因是否取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，此技術(shù)效果的表征可以是方方面面的，需要進(jìn)行專業(yè)、深入的分析和意見陳述，來為申請(qǐng)人爭(zhēng)取最大的權(quán)益。