關于《專利法》第26條第4款“不支持”審查的一些思考

李東鵬　董立 聞秀娜

關鍵詞 “不支持” 技術問題 技術貢獻 權利范圍 審查意見

作者簡介：李東鵬，國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，助理研究員，主要從事鉆井設備及部件領域專利審查;董立，國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，副研究員，主要從事縫紉裝置領域專利審查;聞秀娜，國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，副研究員，主要從事離合器領域專利審查。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.04.217

“不支持”是“非三性”條款中使用頻率較高的條款，同時，“不支持”的審查也是審查過程中的一個難點。在“不支持”的審查實踐中，經常存在審查意見錯誤、漏評“不支持”、評述方式不當等問題。針對上述問題，筆者通過結合“不支持”的相關規定和一些實際案例談一談關于《專利法》第26條第4款“不支持”審查的一些思考，以期拋磚引玉引發更多同志的進一步研究，疏漏之處，敬請指正。

一、關于“不支持”的規定

《專利法》第26條第4款規定：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。其中，權利要求書應當以說明書為依據，是關于說明書與權利要求書之間關系的要求，是指權利要求應當得到說明書的支持。其立法本意在于：平衡申請人與公眾的利益，避免權利要求保護范圍過大超出了申請作出的技術貢獻，使申請人不當得利，公眾利益受損;同時，也應避免權利要求保護范圍過小以致沒有與申請作出的技術貢獻相稱，從而使申請人的合理利益受損，可見，“不支持”法條設立的主要目的在于，使得授權專利的保護范圍與其作出的技術貢獻以及其所公開的范圍相適應，即，給予授權權利要求合理的保護范圍。

《專利審查指南2010》（下稱指南）第二部分第二章第3.2.1節中規定：權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍。如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。對于權利要求概括得是否恰當，審查員應當參照與之相關的現有技術進行判斷。由上述規定可知，不支持的判斷應當考慮申請文件的全部內容，而不是僅限于說明書具體實施例的內容，并且應當結合相關的現有技術作出判斷。這就要求審查員作為本領域技術人員在判斷“不支持”時不應僅局限于申請文件中的內容，還應當結合其所掌握的相關現有技術和普通技術知識，將申請文件記載的整體內容和相關現有技術這兩者有機地結合在一起作為判斷的依據。

接下來通過一個具體案例來闡釋筆者對于“不支持”審查的一些思考。

二、案例及啟示

（一）案情介紹

該申請涉及一種機器魚，機器魚是一種基于魚類解剖學特點和游動方式的仿生水下機器人，可用于水下探測等水下作業，其中魚尾部分通常設計為動力源。該申請說明書中指出其所解決的技術問題是現有技術中魚尾與魚身不能快速拆卸，該申請通過魚尾連接結構的改進實現魚尾與魚身的快速拆卸。其中實施例針對軸座與魚尾橫軸的可拆卸連接給出了兩種具體方式。

（二）分析

該案經檢索和現有技術分析，審查員認可“魚尾連接結構的改進”相較于現有技術做出了技術貢獻，但認為獨立權利要求1存在“不支持”的缺陷，而對“不支持”的處理存在如下兩種審查意見：

審查意見1：權利要求1要求保護一種機器魚魚尾結構，記載了“所述的魚尾橫軸配合連接有軸座”，其中“配合連接”概括了一個較大的保護范圍，但在說明書中僅給出了實施例一和實施例二兩種連接方式，本領域技術人員不能確定除說明書記載以外的其他配合連接是否均能解決其技術問題，可見，權利要求1的保護范圍概括過大，得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規定。

審查意見2：權利要求1要求保護一種機器魚魚尾結構，記載了“所述的魚尾橫軸配合連接有軸座”，說明書第5段記載了本申請所要解決的技術問題是魚尾與機器魚本體之間不能實現快速拆卸。機械領域中配合連接可以分為可拆卸連接和不可拆卸連接，不可拆卸連接包括焊接、鉚接等，焊接、鉚接這些配合連接顯然不能解決“魚尾與機器魚本體之間不能實現快速拆卸”的技術問題。因此，權利要求1概括的方案中存在無法解決本申請技術問題的方案，得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規定。

下面我們來分析上述兩種審查意見哪種更為合理。

首先，關于“魚尾橫軸與軸座的連接關系”，“說明書公開的范圍”究竟是什么？依據指南的規定，“說明書公開的范圍”可覆蓋其所有的具備相同的性能或用途的等同替代或明顯變型的方式。該案中，說明書已公開了兩種可拆卸方式的實施例來支持“可拆卸連接”這一保護范圍，同時，基于現有技術，本領域技術人員能夠預期“其他可拆卸連接”的等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，均能解決“快速拆卸”的問題，可見，“說明書公開的范圍”并非審查意見1指出的“說明書中僅給出了實施例一和實施例二兩種連接方式”，而應當是“可拆卸連接”這一范圍。

其次，審查意見1“不支持”判斷中僅是空泛地質疑“不能確定除說明書記載以外的其他配合連接是否均能解決其技術問題”。而如前所述，本領域技術人員能夠預期“除說明書記載以外的其他可拆卸連接”也能解決“快速拆卸”的問題，可見，審查意見1僅是未準確站位本領域技術人員的審查員所發出的“不合理質疑”。避免產生這種“不合理質疑”需準確站位本領域技術人員去尋找“反面證據”，準確找出權利要求保護范圍中哪些是概括不當不能解決其技術問題的。結合上述分析來看審查意見2，審查意見2準確站位本領域技術人員分析出“機械領域中配合連接可以分為可拆卸連接和不可拆卸連接，不可拆卸連接包括焊接、鉚接等”，在此基礎上，準確找出“焊接、鉚接這些顯然不能解決魚尾與機器魚本體之間不能實現快速拆卸的技術問題的配合連接方式”，通過精準找出“反面證據”來準確分析“權利要求保護的技術方案是否均能解決其技術問題實現其技術效果？”這種方式既避免了審查意見的“不合理質疑”，也增強了審查意見的說服力，提高了通知書效能。

再者，從申請人后續修改來分析，申請人接到審查意見1后很可能將獨立權利要求1中“配合連接”修改為其中一個實施例的連接方式，這種修改使得權利要求書的保護范圍過小以致沒有與申請作出的技術貢獻以及其所公開的范圍相稱，從而使申請人的合理利益受損，進而不利于鼓勵申請人的發明創造。反觀審查意見2，很明顯地，審查意見2“指引”申請人將“配合連接”修改為“可拆卸連接”，這種“審查意見指引”是建立在對該申請相較于現有技術的技術貢獻準確把握的基礎上，首先，準確判斷出該申請相較于現有技術的技術貢獻在于“提供一種新式可拆卸魚尾連接結構”，然后，結合上述現有技術和技術貢獻分析來判斷獨立權利要求1合理的“支持范圍”，獨立權利要求1已限定了“新式可拆卸魚尾連接結構”，顯然，“不合理”的概括僅在于將“可拆卸連接”上位概括為“配合連接”，只需將上述不合理之處進行修改即可使權利要求保護的權利范圍與本申請的技術貢獻相稱。

（三）啟示

在“不支持”的判斷和審查意見撰寫時應注意確定能得到支持的合理范圍與恰當的審查意見。“不支持”的判斷至少應從以下四個方面進行分析：一是說明書公開的范圍是什么？二是與現有技術相比，本申請的技術貢獻是什么？三是權利要求保護的權利范圍與本申請的技術貢獻是否相稱？四是權利要求保護的技術方案是否均能解決其技術問題實現其技術效果？

“不支持”的判斷，應站位本領域技術人員，從申請文件記載的整體內容和本領域技術人員所掌握的相關現有技術和普通技術知識出發，將這兩者有機地結合在一起作為判斷的依據。能得到支持的合理范圍應與申請作出的技術貢獻以及其所公開的范圍相稱。既不能包含現有技術（若包含現有技術，則申請人實際上獲得了不當得利，此時應評價權利要求的新創性），也不能包含“不能解決其技術問題”的技術方案，上述兩者均不屬于申請相較于現有技術所作出的技術貢獻;同時，能得到支持的合理范圍也不應過小以致沒有與申請作出的技術貢獻以及其所公開的范圍相稱，從而使申請人的合理利益受損，進而不利于鼓勵申請人的發明創造。

在“不支持”審查意見撰寫時，應以說明書及現有技術為基礎充分說理，做到有理有據，避免空范地質疑，同時，應結合上述合理的“支持”范圍，對申請人進行合理引導，從而有利于申請人接受意見進行修改，縮短審查周期，提高通知書效能，進而提高審查效率。

三、結語

不支持法條的設置的目的主要在于：平衡申請人與公眾的利益，使得授權專利權的保護范圍與其作出的技術貢獻以及其所公開的范圍相適應，即，給予權利要求合理的保護范圍。

不支持的判斷應當考慮申請文件的整體內容，而不是僅限于說明書局部的具體內容，并且應當結合相關的現有技術作出判斷。這就要求審查員作為本領域技術人員在判斷“不支持”時不應僅局限于申請文件中的內容，還應當結合其所掌握的相關現有技術和普通技術知識，將申請文件記載的整體內容和相關現有技術這兩者有機地結合在一起作為判斷的依據。

在“不支持”的判斷和審查意見撰寫時應注意合理的“支持”范圍與恰當的評述意見。合理的“支持”范圍應與申請作出的技術貢獻的申請所公開的范圍相稱，既不能包含現有技術或“不能解決其技術問題”的技術方案等非技術貢獻而導致范圍過大，從而使公眾利益受損，也不應過小以致于沒有與技術貢獻相稱，從而使申請人的合理利益受損。在“不支持”審查意見撰寫時，應以說明書及現有技術為基礎充分說理，做到有理有據，避免空范地質疑，同時，應結合上述合理的“支持”范圍，對申請人進行合理引導，提高通知書效能，進而提高審查效率。

注釋：

第二作者對本文的貢獻與第一作者等同。

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