物聯網領域專利許可應對策略與注意事項淺析

摘要：移動互聯網時代，芯片制造企業的專利權利人與手機制造商之間的專利訴訟此起彼伏、愈演愈烈，直到今天，高通和蘋果、華為、三星之間的專利訴訟仍在持續并在全球蔓延。然而，隨著物聯網時代的到來，新型企業開始使用標準化的無線通信連接來改進現有產品以實現智能化，智能燈光、智能電視、智能空調、智能音箱等產品層出不窮且與人們生活息息相關，已成為生活必需品。如此，我們不可避免地看到，這些家用智能化產品使用了無線通信技術，其中最廣泛使用的是WiFi通信技術，其將萬物互聯變成可能，與此同時，物聯網時代的新型企業必須要正面面對來自底層通信技術專利權人的專利挑戰。國外高科技企業諸如高通、愛立信和諾基亞等在無線通信技術專利方面擁有絕對的領先地位，這也讓它們在2G、3G和4G甚至5G技術標準必要專利方面擁有絕對話語權，其它企業只要使用相關通信技術標準，則不得不向其繳納巨額的專利許可費。面臨無線通信技術專利權人維權逐步從蘋果、華為和三星等手機制造商轉移擴大戰場至其他物聯智能設備生產商的緊迫局勢，本文淺析被許可方專利管理者和這些企業或者相關NPE機構進行許可談判接觸時，為避免后續談判在專利許可費方面可能給被許可方帶來的損失，被許可方需要重點考慮的問題及所要盡職的注意義務。

關鍵詞：WiFi;標準必要專利;NPE;專利許可

一、專利侵權警告函是否回復

通常，企業專利管理者會收到來自外部的電子郵件或紙質郵件的告知函，在郵件中，會列明發件人身份、疑侵權專利產品、怎么發現侵權行為、疑侵權專利清單、不停止侵權的后果等事項，有時也會收到侵權對比分析表以進一步證明侵權行為成立。

通信技術領域不同于其它領域，特別是涉及SEP標準必要專利時，許可雙方必須基于FRAND原則進行談判，侵權方在接收到專利侵權警告函時，不應采取不理睬的態度。因為一旦采取不理睬的態度，將被視為拒絕談判，專利權人可以收集拒絕談判的證據并在后續訴訟程序中提供給法院，更為嚴重的是，拒絕談判一旦發生，專利權人可以直接起訴或者要求法院的臨時禁令，一旦臨時禁令執行，侵權方將面臨巨大損失，這在2018年11月30日的福州市中級人民法院（2018）閩01民初1208號之一民事裁定書中應高通公司要求而發布禁售蘋果手機的臨時禁令中可見一斑。

因此，對于物聯網時代的智能產品生產商來說，首先考慮的不是回避，而是要正面面對，特別是涉及SEP時，必須對專利侵權警告函做出回復，至于回復的時間和事由則應該結合企業經營和法律訴求來綜合考慮。例如，如果對方沒有列明侵權產品型號，則可以要求對方提供產品型號。盡量要求對方提供完整的侵權信息，不涉及SEP專利時，則可以要求對方提供專利侵權對比表。如果被許可方對涉及的SEP真實性有疑問，則不妨要求許可方提供技術標準和專利，并告知該專利和技術標準哪里對應，以證明確實是SEP。

二、專利權人的核實及NPE是否被授權運營專利

專利權人核實有利于理清對方身份和背景，這和后續專利許可費的確定有著重要關系，筆者曾在應對一起專利糾紛事務中，發現一件專利幾經轉讓，數易其主，從跨國通信A企業巨頭轉讓到一家小型B企業，又從小型B企業轉到另一家通信C企業。在查看專利侵權警告函后，驚奇地發現警告函發出方卻不是專利權人，后經過多方查詢，發現其是一家專門的NPE機構。那么接下來要做的就是要核實專利清單，讓對方證明其和專利人的關系，專利權人是否和NPE機構存在合作協議，例如，專利權人授權NPE機構就這些專利進行運營及授權NPE機構代為進行專利許可事務。

對于物聯網時代廣泛應用的無線通信技術及天線技術，常見的專利權人及NPE機構有澳洲的CSIRO、意大利的Sisvel、瑞典的Ericsson、美國的高通和WIFI-ONE、英國VECTIS和西班牙Fractus。其中，VECTIS就和WIFI-ONE以及Fractus達成運營協議，而WIFI-ONE卻又從多方受讓專利，包括從愛立信、索尼和松下受讓一些重要專利甚至SEP;而Fractus 作為天線硬件設備全球領先的制造商，其在2018年7月和10月分別在中國起訴了中國手機制造商OPPO和Vivo。智能產品生產商可以調查這些機構的背景，例如，有無起訴中國廠商的訴訟歷史，有無就專利警告函中的專利向其它被許可方收取許可費以及具體的許可費率，如有，基于FRAND原則，智能產品生產商盡量獲取公平、合理和無歧視的專利許可費。

三、專利權的有效性、有效期、真實性及穩定性

NPE機構發來的侵權專利清單中的專利并非全部是有效的，這是因為NPE機構發出警告函并不是針對一家企業在同一時間發出的，由于存在時間差，前幾年警告函里面的專利有可能已經失效，而侵權方的智能產品卻是在專利失效后才上市銷售的，那么就不涉及侵犯專利權的問題。需要說明的是，NPE機構并不一定全部核實每個專利的有效性，有時，專利甚至不是相同技術領域的，更難以接受的是，有時，NPE機構甚至并沒有得到授權去運營這些專利。被許可方發現此種情況后，可以要求其將這些專利剔除出專利許可談判范圍。

NPE機構會集中處理一批快要過期的專利，且這些專利都是從實體研究型企業受讓獲取的專利，這些專利前期經過實戰檢驗，是非常有價值的專利。例如，VECTIS運營的專利大多是愛立信、索尼和松下等公司的即將到期的專利，當然也存在新申請的專利。對于即將過期、穩定而維持有效的專利，智能產品生產商可以在不影響經營的情況下，適當延后產品上市計劃，避開專利的有效期。例如，將年末的海外上市銷售計劃延后到下一年初，從而避開海外專利有效期或者減少專利許可清單中的專利數量。

NPE機構有時為謀取更大利益，會將非標準必要專利冒充SEP列在專利池中許可給對方，這些專利甚至都不涉及侵權。因此，在專利許可談判中，需要仔細考察每個專利及其屬性。2017年8月21日，海爾美國貿易公司在美國紐約北區聯邦地區法院起訴了7家科技公司和教育機構，其中一條訴求就包括對方在ATSC專利組合中增加了非標準必要專利，欺騙了海爾，顯然這侵犯了海爾的權益。

另外，對于專利清單中的一些專利，在判斷不具備新穎性和創造性的情況下，可以告知專利權人或NPE專利不穩定的理由及證據，若執意起訴，則會立刻啟動專利無效宣告請求程序，從而將一些不穩定專利也剔除出專利許可談判范圍，降低許可成本。

四、專利的法律狀態及涉及的技術標準

關注專利侵權警告函中的專利法律狀態，例如其是否經歷訴訟、訴訟的判決結果以及是否是標準必要專利。

WiFi是基于IEEE 802.11標準的WLAN，目前包括IEEE 802.11ac、802.11n、802.11b、802.11g、802.11h以及802.11ax，其中，802.11ax被高通認定是下一代WiFi技術標準，該標準最強大的地方在于，無線網絡的速率提升至802.11ac標準的4倍，其可以提供的理論速率最高為1.75GB/s，要比現在的千兆光纖更快。如果專利清單中涉及了以上標準，則被許可方不得不進入標準必要專利的許可談判模式，若專利清單中的SEP專利還涉及專利訴訟且有勝訴判決結果，那么則需要采取謹慎態度，做好充分準備應對未來許可談判中面臨的威脅。

五、NDA（non-disclosure agreement）的簽署

NDA一般會在正式談判前，被許可方被專利權人或NPE機構要求簽署，這是由于在許可談判前期和整個過程中，涉及到保密信息，許可方和被許可方都需要遵循一定的保密義務，這是專利許可業務過程中非常常規和標準的一個事項，因此，需要謹慎對待NDA簽署。

例如，西電捷通就曾經與索尼中國在涉及WAPI標準必要專利的NDA簽署上有過非常精彩的博弈，根據2018年3月北京市高級人民法院（2017）京民終454號的判決書顯示的內容可知，西電捷通因為NDA簽署和要求提供claim chart與索尼中國周旋多年遲遲未決，最終徹底激怒西電捷通，于是其在認為盡到合理談判義務而對方不配合談判的基礎上向北京知識產權法院提起訴訟并得到有利的一審判決，進一步地，北京高院也維持了一審判決，即索尼中國停止侵權及賠償損失和合理支出900多萬元。可見，專利許可談判進程中，NDA這樣一個標準流程處理不好的話，專利權人停止談判而提起訴訟是必然的。在處理NDA稍有不慎，可能會引起許可談判的破裂而被訴諸法庭。

六、如何應對高額專利許可費

實際上，不公平待遇，例如，收取過高許可費經常發生，因為每個行業甚至每個企業的情況都不一樣，要做到完全公正似乎不太可能，許可費率本身也是需要雙方協商，其存在不同差異是必然存在的。正是由于有協商談判的空間，被許可方在明顯處于弱勢且被要求高額許可費的情況下，拿起法律武器維護正當權益是正確的選擇。

例如，2011年12月被稱為國內“標準必要專利第一案”的華為訴IDC（美國數字交互公司）濫用市場支配地位及標準必要專利使用費糾紛案在深圳市中級人民法院立案受理，在隨后的審理和判決中，該案引入了專利許可國際通行的FRAND原則認定IDC收取了過高的專利許可費且具備壟斷行為需賠償華為損失，IDC不服一審宣判上訴至廣東省高級人民法院，但在廣東高院2013年10月的（2013）粵高法民三終字第306號民事判決書中仍然維持了一審判決，判定IDC公司因實施了壟斷行為，賠償華為公司人民幣2千萬元。

七、典型通信企業的傳統收費方式及新領域的收費方式概況

我們知道，高通對于使用其3G或4G技術的手機廠商，例如蘋果手機，一般是收取5%的手機售價作為專利許可費，這意味著，1000元的手機就要收取50元的專利許可費用，蘋果手機每售出一臺手機，平均要向高通繳納近500元的專利許可費。這對于蘋果來說，由于其巨大銷量，付出的專利許可費用非常巨大。類似的，對于國內手機制造商，高通也有自己的收費標準，一般是，單模（僅支持單個運營商網絡）手機收取整機售價的2.275%，多模（支持兩個以上運營商網絡）手機收取整機售價的3%-5%。國內大部分手機制造商，大部分以多模為基礎手機，單臺手機每千元即繳納32.5元。2017年，華為、OPPO、VIVO、小米為代表國內4G手機出貨量4.62億部，按均價2000元估算，國產廠商每年要繳納給高通專利費高達300億。

以上收費方式引起了蘋果公司強烈不滿，其針對高通采取了一系列法律措施，在全球范圍內發生一系列訴訟，在美國本土，則把美國聯邦貿易委員會FTC也拉入自己陣線，為此，受到蘋果公司指使，FTC于2017年1月17日在California Northern District Court起訴高通，并于2019年5月21日獲得勝訴，這意味著未來高通將要改變商業模式，例如，判決中要求高通必須向競爭對手許可部分基本專利，這將會使得原有按照手機售價百分比進行收費商業模式得到改變，高通未來會轉向向芯片廠商收取專利許可費。雖然，一審判決有利于FTC，但是高通公司明確表示將尋求立即中止這一地區法院判決的執行，并將立即向美國第9巡回上訴法院提起上訴，甚至其高級副總裁、專利法律顧問馬克·斯奈德表示有信心贏得上訴。2019年8月23日，高通公司開始了相關程序，經過1年等待，美國第9巡回上訴法院推翻了一審裁判，認為FTC沒有足夠證據證明高通涉嫌非法壟斷。FTC隨后要求重審，于2020年10月28日，美國第9巡回上訴法院最終駁回了FTC關于重審對高通公司反壟斷訴訟的請求。

對于智能駕駛領域和物聯網領域，高通如果還堅持上述移動互聯領域的收費方案，按汽車整車售價百分比收取授權費用，無疑將會引起汽車制造商強烈不滿，其一定會采取措施抵抗高通公司。所幸的是，在2018年7月美國高通總部舉行的媒體溝通會上，相關負責人表示，自動駕駛將以汽車中通訊裝置價格為基數，收取不超過5%的許可費用;而物聯網設備則以其中的M2M模塊來做為參考，每個部件收費標準為50美分。

總結：近期通信巨頭訴訟對象的變化以及物聯時代智能產品生產商應對策略

近期，無線通信及相關技術SEP持有者或SEP機構已經將訴訟戰場擴大到汽車行業，例如，2018年6月和11月，博通公司就在美國得克薩斯州東區法院對日本豐田及4家日本供應商提起專利侵權訴訟以及在德國慕尼黑和曼海姆對大眾汽車提起索賠10億美元的專利侵權訴訟，爭議點是導航和娛樂系統，這些專利2007年被博通從全球定位公司（Global locate）收購。這兩次起訴就是一個信號，未來汽車企業專利風險會更多，隨著汽車走向數字化和智能化，不得不采用通信技術，尤其進入到自動駕駛時代，其與傳統通信巨頭之間的專利沖突不可避免。

毫無疑問，對于其它行業的智能產品生產商來說，例如智能家電、智能安全設備等，其未來也將會面臨類似的問題。特別是對于通信類SEP，一方面，要避免SEP持有者“一言堂式”的許可費，智能產品生產企業要加強利用知識產權規則來降低許可費;另一方面，對于不合理的許可收費方式，要堅決抵制，多方互助爭取一個合理許可費。

同時，更重要的是，政府部門應該組織企業成立各行業的知識產權聯盟或聯合組織機構，大家聯合起來一起應對可能的通信技術領域專利許可談判和訴訟，以不斷促成一個相對公平、合理和無歧視的知識產權營商環境。

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作者簡介：

王建文（1986.8.16-），男，籍貫：江西景德鎮，民族：漢，職稱：助理研究員，學歷：碩士研究生，研究方向：知識產權。