論商標惡意搶注行為的規制

嚴尼鸝

（華南理工大學法學院，廣東 廣州 510006）

一、商標惡意搶注概念的界定

商標惡意搶注有廣義和狹義之分，不同之處在于搶注對象范圍。廣義“惡意搶注”的對象包括商標以及非商標的在先合法權利即字號權、著作權、姓名權等；而狹義“惡意搶注”的對象僅指商標。本文討論的是廣義的惡意搶注，結合《商標法》，它是指非基于正常生產經營目的，明知或應知他人在先權利或在先使用有一定影響商標的存在，在他人申請商標注冊前搶先申請商標注冊的行為。惡意搶注與囤積商標同屬于惡意注冊行為，而后者通常是惡意搶注的目的，兩者往往是息息相關的，因此單獨討論惡意搶注對于從源頭遏制惡意注冊行為很有必要。

筆者將惡意搶注分為兩大類：第一類是惡意搶注他人未注冊商標，包括惡意搶注他人未注冊的馳名商標并用在不相同或者不相類似商品或服務上以及惡意搶注他人未注冊普通商標并用在相同的商品或服務上，例如“片仔癀八寶丹”商標與在先使用并有一定影響的“八寶丹”商標近似而被駁回注冊一案①。第二類是惡意搶注他人在先權利，包括惡意搶注與他人已經注冊馳名商標相同或近似但類別不同的商標，比如“聯想”這一商標被他人在第32類啤酒上注冊②；惡意搶注他人已經注冊的普通商標；惡意搶注知名企業的字號或名人的姓名、著作權等在先權利。

二、商標惡意搶注行為的現狀及問題

（一）我國商標惡意搶注的現狀

商標惡意搶注一直以來都是商標法領域的熱點也是難點。隨著信息網絡技術的發展，惡意搶注也呈現出一定的變化，主要體現在：從前一般是中小企業為了“搭便車”利用知名企業商標商譽而搶注與企業相同或近似的商標，以此對消費者產生混淆而獲利。而現在惡意搶注已不僅僅局限于此，更多地顯現出數量大、目的多樣、有組織等特點。具體而言就是搶注主體變得有組織，通常是一些信息咨詢、信息技術開發公司。而且這些公司會一次大量地搶注多個商標或者一次大量地在不同商品類別搶注相同或近似的商標，進而囤積大量商標，搶占公共資源，最終目的就是通過高價轉讓、勒索原權利人等方式獲取可觀的利益。這種惡意搶注、囤積商標的行為侵害商標使用人的合法權益，嚴重擾亂正常的市場秩序，造成行政資源、司法資源浪費，背離了我國《商標法》的立法宗旨以及保護商標的初衷。

（二）我國商標惡意搶注的法律規制現狀

我國現行《商標法》規定了商標惡意搶注行為包括：第13條搶注他人馳名商標、第15條代理人、代表人、其他關系人惡意搶注、第32條惡意搶注損害他人現有在先權利以及搶注他人已經使用并有一定影響的商標。

自2019年12月1日起施行的《規范商標申請注冊行為若干規定》第3條把上述的所有條款納入誠實信用原則之下，規定以上的行為均違反誠實信用原則，這無疑對誠實信用原則在《商標法》中的運用更加具體和實用。此外《商標法》對商標惡意搶注行為的法律后果作了四種規定。第一是商標申請階段商標局的予以駁回申請；第二《商標法》第33條商標申請異議；第三是《商標法》第45條第一款的，商標無效宣告；第四是《商標法》第59條第三款規定的在先使用抗辯權。我國《商標法》上述設計能夠有效地遏制惡意搶注商標的行為。

（三）商標惡意搶注的原因

1.申請注冊取得制度不足。

我國《商標法》規定了注冊取得制度，采用在先申請原則，對于沒有申請注冊的商標，除非達到馳名的程度，否則很難得到法律保護，這對于現實中許多中小企業來說存在很大的隱患。一方面這些企業在一開始發展時往往缺乏保護商標的意識而不會去申請商標注冊，未注冊商標的保護力度很小；另一方面我國采取單一的商標注冊取得方式而不以使用作為取得的標準，給別有用心者提供了搶注的可能，等到企業發展壯大時才發現商標早已成為別人的囊中之物。因此，我國的注冊取得制度實際上在為商標惡意搶注行為提供了機會。

2.我國惡意搶注法律規制的不足。

一個方面，缺乏對商標惡意搶注規制的專門條款。首先，《商標法》并沒有對商標“惡意搶注”作出明確的界定，在司法實踐中出現認定“惡意”不一致的情況；其次，對于關于惡意搶注行為規定中的概念也沒有明確；再次，對于認定惡意搶注的舉證責任分配不明確，被惡意搶注人舉證困難。

另一方面，缺乏商標惡意搶注法律責任的規定，違法成本低。關于惡意搶注商標的法律責任，主要體現在《商標法》第47條被搶注商標被無效宣告后的法律后果，商標自始不存在并且不具有溯及力，商標搶注人應當賠償因其惡意給他人造成的損失。雖然該條款規定了惡意搶注人的賠償責任，但是在實踐中對于損失的舉證往往十分困難，最終惡意搶注人不僅通過使用商標獲利，而且違法成本很低；更甚，惡意搶注人通過許可、提起侵權訴訟以賺取更多的許可費及賠償費。與之成為鮮明對比的是，原商標使用人或權利人常常需要花費大量的時間和金錢，有違公平。

除此以外，對于惡意搶注人濫用權利，提起惡意訴訟等行為也沒有明確相應的懲罰措施，低違法成本導致該類濫用權利行為層出不窮。因此，《商標法》應當明確關于惡意搶注商標的法律責任和懲罰措施。

三、商標惡意搶注的認定

筆者將結合廣東高院審結的陳某忠（原告）訴廣東天池茶業股份有限公司（被告，以下簡稱天池公司）侵害商標權糾紛案③（以下簡稱天池商標案），探討“在先使用”、“不正當手段”、“有一定影響”、“在先權利”等認定惡意搶注的要素。

按照《商標審查及審理標準》的規定：“在先使用”從使用的時間、地域范圍、使用的方式三個方面進行認定。“有一定影響”是指一定范圍內相關公眾所知曉，包括使用持續時間、宣傳資料、商譽資料、銷售區域等因素。在該案中，法院從天池公司 “天池茶業”標識使用時間早、持續時間長、實際使用在產銷的茶產品以及宣傳上、獲得的商譽以及在當地的影響力等因素判定該標識在先使用并有一定的影響。

“不正當手段”的判定可以從共處相同地域、銷售渠道、貿易合作關系、其他糾紛關系等因素。該案中，法院從原被告同處潮州相同地域、同為當地茶業協會會員等因素推定原告是以不正當手段取得商標權，違反誠實信用原則。“在先權利”指的是申請前已經取得的除商標權以外的包括字號權、著作權、姓名權等合法在先權益。④天池商標案中，法院主要通過“天池”作為字號使用的時間認定天池公司享有合法的在先權利。

在商標侵權訴訟中，還會認定搶注人主觀上是否具有惡意，判定依據主要是《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第23條規定商標申請人明知或者應知在先使用商標已經有一定影響，即可推定其構成以不正當手段搶注。也就是說，認定為不正當手段相當于主觀惡意。正如上文所述，該案法院認定原告取得商標權的手段不正當，具有主觀惡意。第25條還規定判定“惡意”應綜合考慮商標的知名度、申請人申請的理由及使用的具體情形。首先，考慮商標的知名度實際上也能夠認定搶注人是否有搭便車的意圖，知名度越大，其攀附商標商譽的惡意越明顯；其次，考慮搶注人申請注冊商標時的理由，譬如是否以使用為目的，如果并沒有使用意圖，那便有通過惡意搶注或者囤積商標牟利的嫌疑；再次，考慮搶注人在核準注冊后對商標的使用情況，惡意搶注人一般不具有真正的使用意圖即正常生產經營，通過囤積商標然后高價轉讓、敲詐原商標使用人、通過提起侵權之訴獲取賠償或僅排斥他人使用等行為進行牟利。在天池商標案中，法院通過原告使用商標的情況，譬如原告不能證明其實際使用、原告在第30類商品上注冊了近50個商標等認定原告對商標的使用非基于其正常生產經營的需要，而有囤積商標之嫌。最終法院判決維持原判即駁回原告的所有訴訟請求，認為其有違權利行使的正當性。

在該案中，雖然原告敗訴，但其所承擔的訴訟成本遠遠小于被告所付出的維權成本，而且對于陳某忠這種不正當行使權利的行為并沒有任何的懲罰，而被告卻為此付出大量時間和金錢，這明顯有違公平，而這正是由于《商標法》缺乏惡意搶注人的法律責任所導致的。最高院第82號指導案例“歌力思案”⑤也是其中一個例證。因此，不僅應該對惡意搶注行為本身進行規制，而且也應該對惡意搶注人濫用權利的行為進行規制。其實不僅是在侵權訴訟中，在行政審查過程中即使有上述細化規定，在實際認定中仍存在一定困難，譬如有些當事人保護意識薄弱導致舉證困難，商標局也不可能花費大量人力物力去審查，因此仍然會有漏網之魚能夠搶注成功。

四、對商標惡意搶注的規制建議

（一）誠實信用原則具體化

我國《商標法》第7條規定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。”作為總則中的一條原則性條款，應當始終貫徹商標申請和商標使用的始終，起著最為基礎的作用。但是由于這是一條原則性條款，在實踐中運用很大程度依賴審查員或法官的自由裁量，因此我國《商標法》應當將其具體化，通過列舉違反誠實信用原則的不當行為同時加上兜底條款的方式，上文提到的《規范商標申請注冊行為若干規定》已經有所規定，但還是應當寫入《商標法》中。

此外，我們還可以與已有的信用體系建設有機結合，針對惡意搶注、囤積商標等行為建立“黑名單”制度，同時也作為惡意搶注行為的法律責任之一。我國《商標法》可以增設相關條款，明確規定兩次及兩次以上的惡意搶注行為以及一次及以上濫用權利的行為應當列入黑名單中；同時明確列入黑名單的法律后果，首先對于黑名單上的主體應當限制其在合理期限內不得再申請注冊商標；其次可以與已有的信用體系結合，譬如對于被列入黑名單的主體在銀行貸款等事項會有一定的限制。

（二）制定惡意搶注的專門條款

首先，應當把“商標惡意搶注”這一術語寫入《商標法》中，并明確其界定，商標惡意搶注指的是商標申請人在申請日前明知或應知該商標系他人在先使用并有一定影響的，以不正當手段搶先注冊該商標；其次，應當將屬于商標惡意搶注行為歸納在一起，明確其中關鍵詞語的概念，并且實施細則、司法解釋等應當配套規定相關認定的因素，可以證明的證據材料以及舉證責任的分配；再次，應當增設關于惡意搶注人的法律責任的條款。

（三）明確惡意搶注人的法律責任

1.明確惡意搶注人在各個階段的法律責任。

根據上文所述我國《商標法》關于惡意搶注的條款，其法律后果一是不予注冊，二是不予注冊且禁止使用。也就是說即使行為人被認定為惡意搶注，其后果也只是不能獲得該商標，并不需要承擔其他的賠償責任等懲罰措施，違法成本較低而無法起到震懾作用，導致商標惡意搶注行為禁而不止。因此，應當明確惡意搶注人的法律責任。

首先，在商標注冊申請階段以及異議階段，審查員一旦認定商標注冊申請人屬于惡意搶注而駁回其申請，則應當規定其在半年內不得再提出商標注冊申請，對于半年后再次被認定為惡意搶注的，應當列入黑名單；其次，商標核準注冊后，權利人或利害關系人根據《商標法》第13條、15條、32條提出無效宣告，商標評審委員會一旦認定為惡意搶注而宣告商標無效，則應當規定其在一年內不得再提出商標注冊申請，若該商標為馳名商標，則其在兩年內不得再提出商標注冊申請。此外，惡意搶注人還應當承擔其惡意給權利人或利害關系人造成的損失，該損失賠償數額可參照第63條規定的侵犯商標專用權賠償數額確定。對于惡意搶注馳名商標的，還應當通過廣播、報紙等方式消除不良影響；再次，在民事侵權訴訟中，法院認定商標權人屬于惡意搶注，除了被訴侵權人有在先使用抗辯權以外，還應當增加對惡意搶注人濫用權利行為的法律責任，下文將展開敘述。

2.規制惡意搶注人濫用權利的行為。

首先，明確惡意搶注人濫用權利的法律責任。在商標侵權訴訟中，法院如果認定了商標權人通過非善意獲得商標權而對被訴侵權人的正當使用行為提起侵權之訴是違反了權利行使的正當性，即屬于濫用權利的情形，則商標權人不僅要承擔敗訴的后果，還應當承擔被訴侵權人的為了維權支付的費用包括律師費、文本費、差旅費等，如果因此給被訴侵權人造成損失，可以按照《商標法》第63條規定確定賠償數額。對于惡意搶注的是馳名商標的，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。

其次，保證侵權訴訟與無效宣告程序合理銜接。在侵權訴訟提起時，可以參照最高院對于審理專利糾紛案件的規定⑥，人民法院受理商標侵權案件后，在向被告送達起訴狀副本時，應當通知被告如欲請求宣告該商標專用權無效，須在答辯期間內向商標復審委員會提出。被告在答辯期間內請求宣告該商標專用權無效的，人民法院應當中止訴訟。在法院認定惡意搶注行為作出判決后，商標局可根據法院的判決作出訴爭商標的無效宣告；被訴侵權人也可依據法院判決請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效，期限與《商標法》第45條規定的五年期限相同。

五、結語

商標惡意搶注處于屢禁不止的境況，主要原因是缺乏法律責任，惡意搶注人的違法成本低，因此明確惡意搶注的法律責任，對規制惡意搶注行為非常有必要。而在行政審查以及司法實踐中，認定惡意搶注行為也因為《商標法》缺乏對商標惡意搶注的專門規定而模糊不清。因此，我國《商標法》應當明確納入惡意搶注，增設專門條款，包括惡意搶注行為、認定因素、法律責任等條款；還應當建立黑名單制度。這樣才能提高惡意搶注的違法成本，從而有效遏制。

注釋：

①中華人民共和國最高人民法院行政裁定書，（2019）最高法行申2811號.

②北京市高級人民法院行政判決書，(2011)高行終字第 1739 號.

③廣東省高級人民法院民事判決書，（2018）粵民終310號.

④《商標審查及審理標準》下篇第三、第四、第五部分的審理標準.

⑤ 中華人民共和國最高人民法院，（2016）最高法民申1617號.

⑥《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》關于專利侵權訴訟因侵權人請求宣告專利權無效而中止審理的問題。