佳沛公司植物品種權案及其思考

近日，一則關于新西蘭獼猴桃生產巨頭佳沛（Zespri）獲得巨額賠償的報道引發種業界熱議。筆者基于該案判決，對其中的一些問題提出幾點看法，以期拋磚引玉。

一、簡要案情

根據新西蘭《1987年植物品種權法》（以下簡稱《植物品種權法》），原告佳沛擁有兩個黃金奇異果品種G3和G9的品種專有權。佳沛稱，從2012年起，被告高浩宇（音譯，以下簡稱高先生）、其妻薛霞（音譯，以下簡稱薛女士）（兩人已于幾年前從中國移民新西蘭）及其關聯公司Smiling Face Ltd（以下簡稱笑臉公司）侵犯其品種專有權，將G3和G9非法出口到中國，意圖在中國境內許可G3和G9品種種植的行為，構成侵犯佳沛所擁有的G3和G9的品種專有權。佳沛還主張，上述行為同時也違反其與高先生和薛女士在2013年所簽署的G3授權許可協議的約定。該協議僅許可高先生和薛女士在Opotiki附近自己的果園中種植G3。原告提出如下訴訟請求：第一，高先生侵犯了佳沛的植物品種權并應賠償損失；第二、高先生和笑臉公司共同侵犯其植物品種權并應賠償損失；第三、高先生和薛女士違反了與佳沛簽訂的G3許可協議并應當承擔賠償責任。

經審理，法院最終支持佳沛所提出的三個訴訟請求，判決結果及賠償金額為：第一判令支持佳沛對高先生、薛女士和笑臉公司實施永久禁令的訴訟主張，禁止其侵犯或任何進一步侵犯佳沛在G3和G9品種上的植物品種權的行為；第二就訴訟請求一，判決第一被告高先生侵犯佳沛的植物品種權，并由高先生向佳沛支付損害賠償金14894100紐幣；第三就訴訟請求二，判決笑臉公司侵犯佳沛的植物品種權，并由笑臉公司向佳沛支付損害賠償金14894100紐幣；第四就訴訟請求三，判決高先生和薛女士違反許可協議約定，并由高先生和薛女士共同向佳沛支付損害賠償金10824300紐幣。為避免雙重追討，佳沛向被告追討的損失總額不得超過14894100紐幣（折合人民幣約6742.8萬元）。

二、案件中的幾個關鍵問題

（一）被告律師提出佳沛在《植物品種權法》下的權利僅限于新西蘭領土，主張權利不能被跨境行為所侵犯的抗辯不能成立

本案被告律師抗辯提出，佳沛在《植物品種權法》下的權利僅限于新西蘭領土。高先生在新西蘭實施的授權舒先生（Mr.Shu）在中國種植G3和G9，不能構成對佳沛的植物新品種權的侵犯，佳沛主張的品種權不能被跨境行為所侵犯。該律師引用美國第九巡回上訴法院在Subafilm訴M GMPathe Communications一案（以下簡稱Subafilms案）中的結論，用以支持其抗辯理由。在Subafilms案中，“當受到指控的侵權行為只包括得到了美國領土邊界內的授權而行為卻完全發生在國外”時，是否可以根據美國有關版權法提起版權侵犯訴訟，法院傾向于遵循其先前的一項裁決，并得出結論認為，根據美國版權法的域外不適用的推定，在外國實施的行為并非非法，因此，授權一項根據這些法律本身不可采取行動的海外行為不應承擔任何責任，

本案法官認為，被告律師通過引用Subafilm判決作為抗辯理由存在問題。其理由是，該判決在其后一些美國法院的判決中受到了嚴厲的批評，并受到了學術評論家的批評。法官進而引用保羅·戈爾斯坦（Paul Goldstein）和P BerntHugenholtz的教材《國際版權——原則、法律和實踐》中對Subafilms判決的批評支持自己觀點。首先，無論直接侵權行為發生在哪里，在美國授權的行為顯然造成了美國的經濟損害，這是以流入該國的海外收入損失來衡量的。其次，判決在全球范圍內策劃侵權行為并有效要求版權所有人在每一個其他保護國對侵權者單獨起訴的共同侵權人免于承擔責任，排除了有效控制國際侵權行為的機會。

在本案中，法官認為在《植物品種權法》的背景下，被告律師所提出的Subafilms案判決不能適用本案，反而是Subafilms案批評觀點適用于本案，即為了消除進一步國際侵權的可能性，無論直接侵權行為發生地在哪里，如果其授權行為造成了授權方的經濟損失，其經濟損失應考慮海外收入的損失。

高先生和笑臉公司已經將G3和G9出售和展示給了兩個中國種植者，隨后G3和G9在中國的五個果園里種植，其中包括商業性果園。高先生還要求中國一家獼猴桃種植商通過其許可后才可以在整個中國種植G3和G9。

盡管《植物品種權法》沒有域外效力，但高先生在新西蘭采取的行動大大削弱了佳沛對G3和G9中享有的品種專有權，違反了《植物品種權法》。

（二）《植物品種權法》第17條規定的品種權利人享有排他性權利

本案中，原告佳沛根據《植物品種權法》第17條的規定享有以下排他性權利：（1）為銷售而生產、要約銷售和出售G3和G9的繁殖材料；（2）以獼猴桃的商業化生產為目的繁殖G3和G9品種；（3）授權他人實施上述行為。

本案法官認為，在新西蘭境內，任何削弱佳沛享有上述排他性權利的行為均構成侵權。即使一些行為發生在新西蘭境外，但是這些行為構成行為鏈條的一部分。高先生在新西蘭的行為削弱了佳沛作為品種權利人在新西蘭境內被明確授予的排他性權利的價值，而且這些權利是包括中國在內的海外的UPOV公約締約國也承認的。法院對本案行使管轄權，并不需要法院裁定被告對在中國實施的任何行為承擔責任，這是因為其在中國實施的行為完全屬于中國法院管轄的范圍。這樣做法不會侵犯其他國家的主權，也不會違反國際禮讓原則。本案僅僅因為涉及外國行為或外國當事方而不具有“治外法權”的抗辯請求，應以其適用法律國家內部邊界為界線，在其法治領域內開始或發生的行為不屬于治外法權，因此不適用治外法權的推定。

在本案中，新西蘭國內的行為是潛在的侵權行為，即這些行為是包括跨境要素在內的一系列行動的一部分，同樣符合《植物新品種權法》在更廣泛的國際背景下的目的性解釋。被告的抗辯理由將導致具有跨境特征的潛在侵權行為超出新西蘭和中國法院的管轄權。這種做法將破壞《植物品種權保護法》和UPOV制度的效力，并給旨在為所有UPOV成員國提供植物品種權保護方面的多邊最低標準方面造成巨大的差距。

根據先前案例“Winchester案”的判決，本案法官認為，任何使權利人喪失享受《植物品種權保護法》規定的排他性權利的行為都將構成侵權。依據在先判例原則，在本案中，鑒于高先生在新西蘭的行為削弱了佳沛在G3和G9品種中享有的排他性權利。因此，高先生侵犯了佳沛在這些品種中的植物新品種權。

同理，在本案中，部分侵權行為是以高先生的關聯公司笑臉公司的名義或代表其進行的。笑臉公司和高先生共同對高先生代表的笑臉公司對佳沛造成的損害承擔賠償責任。笑臉公司違反了佳沛在G3和/或G9依法所享有的植物新品種權。

新西蘭奧克蘭高等法院對高先生及其關聯公司笑臉公司在新西蘭的行為擁有管轄權，而對其在中國的行為沒有管轄權。

（三）違約問題

本案法官認為，高先生沒有向佳沛披露他向中國的舒先生提供了G3；在高先生與佳沛簽訂了第一份G3許可協議后，其向中國的余先生提供了G3。上述行為均違反了他與佳沛簽訂的G3許可協議約定的一項或多項許可條件。另外，根據1908年《合伙法》第12條規定，合伙企業中的每一個合伙人都應與其他合伙人共同承擔合伙企業在他或她是合伙人時所承擔的所有義務。證據表明，薛女士作為高先生的合伙人，與高先生共同簽署了G3的許可協議。因此，高先生與薛女士須對違反自2013年7月30日起（首份許可協議訂立之日）與佳沛簽訂的G3許可協議承擔共同違約責任。佳沛和高先生與薛女士簽訂的第一份G3許可協議的日期是2013年7月30日。佳沛于2013年9月6日及2014年7月30日向高先生和薛女士發放了許可證。高先生代表笑臉公司與舒先生于2012年10月13日簽訂了一份書面許可協議；這是一份虛假許可協議，并將日期倒簽為2012年8月10日。該虛假許可協議授予舒先生在中國開發G3和G9的專有權。高先生和余先生于2014年9月21日簽署合作協議，該協議約定通過涼山彝族自治州長興農業技術有限公司開展業務，開發并銷售G3和G9。高先生和袁先生于2015年11月1日簽訂合作協議，高先生同意袁先生在中國開發和銷售G3和G9。高先生和李先生于2015年12月達成向李先生提供G3芽條的協議。依照G3許可協議，上述事項均應告知佳沛，但高先生并未告知。

（四）判決賠償問題

1.判決賠償的范圍

本案法官認為，法院只對高先生在新西蘭的行為擁有管轄權。雖然本案相關行為發生在新西蘭境外，但是海外的侵權行為構成行為鏈條（chain of conduct）的一部分。原告有權從被告在國內實施的侵權行為的海外開發使用收益中獲得損害賠償。

2.損害賠償計算方法

（1）“用戶原則”適用于本案

根據《植物品種權法》第1 7（4）條的規定，品種權人項下的權利屬于所有權，其侵權行為應當據此提起訴訟。裁定損害賠償（包括任何懲罰性損害賠償）或給予任何其他救濟時，法院應考慮以下因素：品種權人因侵權行為而遭受或可能遭受的任何損失；和他人從該侵權行為中獲得的任何利潤或其他利益；以及這種侵權行為的危害性。

在本案中，法官認為根據證據可以認定被告侵權行為是預謀、蓄意和公然的，符合《植物品種權法》第17（4）c條）規定的危害性要求。但是，缺乏足夠的證據來計算高先生或笑臉公司因其侵權而獲得的利潤或利益（第17（4）b條）。因此，在評估損失時，法院應該參考原告佳沛的損失（第17（4）a條），而不是以高先生的收益作為標準。

依據第17（4）（a）條的規定，在評估佳沛因被告的侵權行為而遭受或可能遭受的損失問題上，法院使用“用戶原則”標準?！坝脩粼瓌t”是指，在不造成他人任何金錢損失的情況下錯誤使用他人財產，該錯誤使用人仍可能對他人承擔比名義上更大的損害賠償。一般來說，錯誤使用人因濫用他人財產，有責任支付一筆合理的賠償金。根據在Morris-Garner v One Step（Support）Ltd一案中所作的解釋，“用戶原則”背后的理由是，由于被告非法使用原告的財產，后者被剝奪了財產控制權及要求為其使用付款的權利，剝奪這種控制權被視為被告必須賠償的損失，不論被告有何實際金錢損失，或被告獲得何種收益。在National Party v Eight Mile Style LLC 一案中，上訴法院確認，如果沒有其他方法來評估損害賠償，“用戶原則”屬于涉及侵犯知識產權案件中評估損害賠償的一種適當方式。法院在評估用戶損害時，可以使用推論、猜想的方法，并運用“合理的想象力和大刀闊斧的實踐”。

在本案中，“用戶原則”是評估損害賠償的適當方法。該原則必須適用于《植物品種權保護法》第17（4）條規定的情況。在評估損害時，不僅要考慮到權利持有人已遭受的任何損失，而且要考慮到他們可能遭受的任何損失。因此，原告財產的“特許權使用費”必須考慮在內。

①原告佳沛提出了一種將已確定的果園面積與已證實的侵權行為相聯系進行計算的方法。使用該方法的理由是：沒有許可任何中國種植商種植G3，因此在中國沒有市場證據證明G3的許可費。然而，新西蘭在2016年對G3許可證進行了競爭性招標。該招標中，G3許可證的2016年市場價值設定為每公頃17.1萬紐幣（不含稅）。除非提前終止的情形（例如因為相關土地已出售），G3許可證期限將延長至G3品種中授予佳沛的植物新品種權的全部期限，即2031年。

②鑒于離岸生產可能對佳沛的核心業務產生不利影響，新西蘭G3許可證費用設定了一個實際適用的最低值。具體而言，佳沛是新西蘭所有獼猴桃種植者根據1999年《獼猴桃產業重組法》向澳大利亞以外的國家出口獼猴桃的單一服務平臺。作為對其獨占地位的回報，佳沛需遵守旨在減輕其壟斷產生的潛在成本和風險的許多監管措施的規定。這些措施包括1999年《獼猴桃出口條例》第11條所規定的非多元化規則。這一規則要求佳沛的核心業務目標是最大限度地擴大新西蘭種植者作為投資者的財富，從新西蘭種植的獼猴桃出口中獲取經濟利益。佳沛的生產必須遵守1999年《獼猴桃出口條例》，因此，與其他相對不受限制的業務不同，Zespri的生產不會遵循在更接近相關消費者市場的海外國家/地區許可生產的其他不同商業模式。

鑒于以上原因，使用2016年新西蘭G3許可證費用作為在“用戶原則”基礎上評估損害的基礎是合適的。

（2）“用戶原則”計算方法

在本案中，因為G3許可證的費用是根據許可的土地面積支付的，而不是根據實際種植數量決定。根據本案的證據，佳沛已經證明現在正在種植G3和G9的五個果園的土地總面積為174.2公頃（其中赤壁為1.3公頃；咸寧1為13.3公頃；咸寧2為33公頃，武漢為120公頃，涼山長興公司為6.6公頃）。按每公頃17.1萬紐幣計算，174.2公頃的種植面積給佳沛造成的損失為29，788，20紐幣。但是，考慮到上述每個果園只有一部分在種植G3（或G9），（更重要的是）佳沛可以合理地期望在中國采取法律行動，保護其在該國G3的植物新品種權，以減輕其未來的損失，因此，法官將損害賠償金額減少50%的數額，即賠償金額為14894100紐幣。

關于違約的賠償金額，許可協議規定的損害賠償是佳沛在被告履行合同義務時其所應主張的權利。鑒于該違約損害的類型與因高先生違反《植物品種權法》而產生的損害類型相同，并且因此面臨相同的計算問題，法官同意原告的主張，根據“用戶原則”對其進行適當評估。另外，法官認為本案適用“Morris-Garner v One Step（Support）Ltd”案中的“用戶原則”，損害賠償可用于違約行為。本案中的違約行為完全屬于公認的不當使用知識產權的行為，法院使用“用戶原則”作為合同違約訴訟中損害賠償的適當衡量標準。

在本案中，涉及違約的相關土地面積為126.6公頃（其中武漢為120公頃，涼山長興公司為6.6公頃）。將該數字乘以每公頃171000紐幣的許可使用費，得出21658600紐幣的總額?？紤]到每個果園只有一部分在種植G3（或G9），（更重要的是）佳沛可以合理地預期在中國采取行動，可以減輕其未來的損失，法官將賠償金額減少50%，因此，被告的違約賠償金為10824300紐幣。

三、帶給我們的幾點思考

雖然這只是該案的一審判決，但從中也有很多值得思考的地方。我國種子企業對外合作中，應著力注意以下幾個方面：

1.強化包括植物新品種權在內的知識產權保護法律意識

植物品種權問題，是國內大多數種業企業開拓市場、走出國門都會遇到的問題。如何在國際背景下，運用法律制度、國際規則充分有效保障自身權益，將是種業發展中亟待思考的問題。從長期看，植物品種創新是中國種業企業做大做強的必由之路，中國育種者必須加強對自身新品種的創新培育，只有自己擁有品種權才能保證企業的產品競爭力。同時，在國際化背景下，要盡早開展知識產權的權利布局，構建全鏈條知識產權保護措施。主動到企業當前及未來潛在主要市場所在國家和地區進行知識產權申請和保護，加強對育種材料源頭知識產權保護意識，對育種材料采取嚴格的保密措施，防止非法外流，對從育種到應用的全過程進行分解管理，注意與上下游合作企業或者個人簽署保密協議加強對自身的知識產權的保護。

2.操作層面注重法律風險防范

開展對外合作時，特別要關注知識產權許可方權利來源的合法性審查，注重通過法律手段保護自身權益不受侵害。

對擬投入生產應用的品種，屬于授權品種的不僅要注意簽訂生產許可使用協議，更重要的是對該品種的品種權人和授權使用情況進行詳細調查，審核品種權證書及相關證明文件。對外合作中應當了解該品種在國外的品種權申請授權情況，增強風險防范意識，避免簽訂不受法律保護的品種權使用許可協議或者其他文件。

3.海外并購應事先做好知識產權盡職調查

對外并購，要對擬并購目標的知識產權及其風險進行詳細的盡職調查。要注意分析擬并購目標所擁有的知識產權的構成和具體權利情況，并進行知識產權相關的合規性審查和風險評估，防范出現侵犯知識產權或者其他潛在的法律風險。

4.發生糾紛時的應對措施

在與境外公司簽署許可合同或者相關法律文件時要詳細了解合作背景并就相關爭議解決事項進行詳細約定，包括仲裁機構的選擇、法律適用、違約責任及免責條件等主要條款，避免由此帶來的一系列法律風險和投資損失。