專利法實施細則及指南中有關本國優先權內容的試探性的修改建議

常津銘 劉華楠 張亢

摘要：本文從專利法本國優先權的立法本意、定義、作用出發，對本國優先權的使用情況進行了統計分析，對實際審查過程中出現的不合理情況進行了歸納，利用SWOT表分析了本國優先權潛在修改方向的優劣勢，以期為專利法實施細則和專利法審查指南關于本國優先權相關規定的修改建言獻策。

關鍵詞：專利;本國優先權;SWOT

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）30-0085-04

1 引言

2018年12月23日，《專利法修正案草案》提交十三屆全國人大常委會第七次會議審議。草案加強對專利權人合法權益的保護，促進專利實施和運用，并將一批實踐證明成熟的做法上升為法律規范。在完善專利授權制度方面，草案擬新設外觀設計專利申請國內優先權制度，此舉也是為了加強對外觀設計的保護，改變了我國的本國優先權僅能在發明和實用新型這兩種申請類型之間實行轉換的現實狀況?！秾＠ā分拢小秾＠▽嵤┘殑t》（以下簡稱“細則”）和《專利審查指南》（以下簡稱“指南”）做支撐。《專利法》修改，更會引起細則和指南的變更。為了適應當前國家發展、專利制度的健全，本文擬對現有本國優先權的使用情況和實際風險點進行分析，試探性的提出細則、指南關于本國優先權的修改建議。

2 本國優先權的演進、定義和作用

中國于1985年3月19日正式加入巴黎公約，在同年實施的首部專利法中引入了外國優先權制度，但并沒有規定本國優先權，而且限定能夠享受優先權的主體為外國申請人，本國申請人即使通過巴黎公約途徑也不能享受優先權，相比之下我國申請人處于不利地位。另外，1992年修改《專利法》時，我國加入PCT一事已經列入議事日程，一旦我國成為該條約的成員國，申請人向我國提出首次申請，隨后又就同一主題提出國際申請，如果該國際申請指定了中國，并隨后進入中國國家階段，該申請人可以用它來取代其在中國的原始申請。這種情況相當于申請人已經享受了本國首次申請的優先權，這樣會因為能否享受本國優先權的問題上產生因申請途徑不同而結論有所不同的不合理現象[1]。為此，在1992年修改《專利法》時增加了本國優先權，之后在第二次、第三次《專利法》的修改中均未對本國優先權進行實質性的修改。目前，《專利法》第二十九條規定：申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。細則第三十二條第三款規定：申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回。

根據實踐應用，本國優先權通常有以下三個作用：一是在符合單一性要求的前提下，申請人可以通過要求本國優先權，將若干在先申請合并為一個在后申請，減少后續的維護費用[1]。因為在后申請可以要求多項在先申請的本國優先權，通過將多個本國優先權合并在在后申請中以節省費用。二是請人可以在優先權期限內實現發明和實用新型專利申請的相互轉換，這位申請人提供了再次選擇其認為適合的專利申請類型的機會[1]。三是給予申請人完善和修改在先申請的機會，通過優先權搶占申請日，后續可以對在先申請進行一定程度的完善和修改。

3 本國優先權的使用情況

3.1 近四年專利申請中具備本國優先權專利申請的數量與占比趨勢

本國優先權占比是指享有本國優先權的申請數量與同期專利申請數量的比值。從圖1、表1可以看出，2015年，每一萬件申請中，有7件享有本國優先權;2018年，每一萬件申請中，有41件要求了本國優先權，增長了近6倍。本國優先權的使用情況總體趨于持續增長中，這反映出申請人、代理人對該項權利的理解程度加深，利用度穩步提高。

3.2 本國優先權的使用類型

本文對2015—2018年的專利申請進行了類型分析，經過統計獲知，在這四年中，在先申請為實用新型、在后申請轉為發明的申請量為4 084件，占比為11%，這反映出申請人對所申請的方案在最初可能并不確定其是否為該研發主體的核心發展方向、重點保護對象，但是經過進一步的論證或者是與市場進一步的接洽，更加明確所做出的技術方案有加強保護的需要，于是轉換保護類型。數據顯示，89%的發明申請并不在于利用本國優先權制度轉換類型，對于這些申請，申請人可能利用在先申請與在后申請之間的時間差對發明作一定程度的完善。圖3、表2中所示“發明轉實用新型”表示在先申請為發明類型，在后申請為實用新型的申請，其數量為零，這表明申請人基本上不會考慮將發明申請轉換為實用新型。這里面的原因之一可能是，實用新型審查速度雖然快于發明、創造性標準低于發明，但實用新型只能保護產品且保護期短于發明申請，申請人最初選擇了發明類型就表明其對技術方案的重視與自信，很少會轉成實用新型申請類型。

3.3 本國優先權的法律狀態

筆者針對公開日在2015年1月1日到2017年12月31日享有本國優先權的專利申請進行了法律狀態信息統計，參見圖4和表3。同時也對這一時期不享有本國優先權的專利申請的法律狀態進行了分析，參見圖5和表3?？梢钥闯觯碛斜緡鴥炏葯嗟膶＠暾埖氖跈嗦蕿?2.3%;不享有本國優先權的專利申請的授權率為20%。享有本國優先權的專利申請的授權率高出2個百分點，說明本國優先權方案的申請日得以提前，對其方案的新穎性、創造性有實質影響。

4 本國優先權申請和審查過程

4.1 本國優先權的審查

4.1.1 本國優先權的審查與PCT國際階段的審查標準不完全一致。初審在審查本國優先權時，會對相同主題進行判斷。但是由于專利法、細則、指南并沒有對初審階段相同主題提出具體要求，僅僅提及明顯不一致的情形。于是初審員實際操作中，僅對優先權進行形式審查，并不判斷特征改變等具體修改[2]。

我國在PCT國際審查階段對于優先權的實體審核判斷標準與PCT國際階段修改超范圍判斷標準一致[3]。即，將作為優先權基礎的在先申請看作是原始申請文件，將在后的國際申請看作修改后的申請文件，判斷在后的國際申請“修改不超范圍”就認為該國際申請的優先權成立。“修改超范圍”的判斷是以原始申請文件為整體、且以本領域技術人員視角進行考量，并不單從表面記述相同為依據。