對駁回時機中的聽證原則和程序節約原則的思考

黃 潔 童其磊 焦 文

一、引言

對于進入實質審查的專利申請而言，實質審查程序主要由以下三種情況終結：授權、駁回和撤回。其中駁回是行政機關作出的不利于申請人的決定，對申請人而言關系重大，與其他情況相比較，在審查實踐中對于駁回的爭議也較多。審查員在駁回時除了有理有據外，還需要準確把握駁回時機。《專利審查指南》規定，在駁回專利申請時，應當遵循聽證原則和程序節約原則，但如何把握、平衡聽證原則和程序節約原則是審查實踐中的疑難點。

下面，從法理學角度簡要闡釋專利實質審查遵循聽證原則和程序節約原則的目的，以及聽證原則和程序節約原則的相互關系，加強審查員對立法宗旨、立法目的的理解，為正確適用《專利法》和《專利審查指南》，兼顧聽證原則和程序節約原則，正確把握各類案件的駁回時機提供參考。

二、聽證原則和程序節約原則

聽證原則是行政法領域的一項重要原則，是行政部門在作出不利于行政相對人的決定時，聽取行政相對人陳述、申辯、質證的程序。對于專利實質審查而言，作出駁回決定，意味著國家知識產權局認定一件發明專利申請不能被授予專利權，對申請人而言關系重大。因此，《專利審查指南》第二部分第八章第2.2節規定：審查員在作出駁回決定之前，應當給申請人提供至少一次針對駁回所依據的事實、理由和證據陳述意見和／或修改申請文件的機會，只有當申請人在指定期限內未能提出克服審查意見通知書所指出的缺陷的證據和理由，也未對申請文件進行修改使之符合《專利法》和《專利法實施細則》的有關規定，才能作出駁回決定。即審查員作出駁回決定時，駁回所依據的事實、理由和證據應當在之前的審查意見通知書中已經告知過申請人①中華人民共和國國家知識產權局.《專利審查指南》[M].北京：知識產權出版社，2010：151-152，173.。這就是《專利法》意義上的聽證原則。

程序節約原則，顧名思義，要求行政機關盡可能簡化程序，提高效率。專利審批作為一項行政審批，應當滿足行政法高效便民的原則，這就要求行政機關在合法的基礎上盡可能簡化審批事項的手續，降低審批事項的社會成本，節約行政資源，提高辦事效率，提升行政效能，獲取更大的社會效益。對于專利實質審查的程序節約原則，《專利審查指南》第二部分第八章第2.2 節規定：程序節約即要求審查員盡可能地縮短審查過程，設法盡早結案，盡量減少與申請人通信的次數②同注釋①。，即通過減少通信次數實現審批程序的簡化，在節約行政資源、降低申請人投入成本的基礎上為申請人提供優質便捷的服務。

（一）遵循聽證原則和程序節約原則的目的

聽證原則體現的是法的公正價值。專利實質審查是依照《專利法》進行的，《專利法》在第四章規定了專利申請的審查和批準，即專利審查必須依照法定程序進行。可見，專利實質審查實質上是《專利法》的實施，具有濃厚的司法性質。而法的實施必然要體現法的價值，法最重要的價值之一便是公正價值，包括實體公正和程序公正。一方面，程序可以為實體權利的實現提供切實可行的保障，專利實質審查作為一項行政審批工作，擁有一定的行政自由裁量權，要求正當的程序對行政權力進行規范和制約，防止公權力濫用損害私權利；另一方面，程序本身應當被賦予公正性，而在專利實質審查中聽證原則是體現和確保程序公正的核心原則。因此，專利實質審查中遵循聽證原則體現的是法的公正價值，目的在于保障《專利法》實施過程中的公平正義。

程序節約原則體現的是法的效率價值。知識資源產權化的目的是為了提高知識資源的使用效率，效率是知識產權制度產生的基礎，也是知識產權制度追求的重要價值目標。專利作為知識產權，因其自身特性對效率有著更高的要求。審查程序的過度延長會耗費大量人力、物力，追求效率的目的是為了以最少量的投入獲得最大量的產出。對知識產權排他性創設的成本，也是為了在知識產權使用環節上取得更大的收益③和育東.知識產權法的效率價值及其實現[J]，電子知識產權，2006(6)：21-24.。專利作為創新性的勞動成果，其價值依賴于創新性而存在。如果在專利審批流程中耗時過長，因科學進步技術更迭導致專利價值減損甚至滅失，整個專利申請、審批流程便失去意義，這對保護和激勵創新，倡導創新文化是不利的。因此，專利實質審查中遵循程序節約原則體現的是法的效率價值，而效率的最終價值是利益和進步。

（二）聽證原則與程序節約原則的關系

聽證的目的是保證公正，程序節約的目的是提高效率。如同公正與效率的關系，聽證原則與程序節約原則也是對立統一的關系。在司法領域，在處理公正與效率的關系時，通常公正優先，兼顧效率。《專利審查指南》也明確規定，不得以節約程序為理由而違反請求原則和聽證原則。但犧牲效率追求絕對公正是難以高效推動經濟發展的，因此，雖然聽證原則優先于程序節約原則，但這種優先并不是絕對的。《專利審查指南》在第二部分第八章第6.1.1 節也明確指出，如果申請人對申請文件進行修改，即使修改后的權利要求仍然存在用已通知過申請人的理由和證據予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實改變，就應當給申請人再一次意見陳述和/或修改申請文件的機會，但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發出審查意見通知書（即同類缺陷兩次聽證），以兼顧聽證原則與程序節約原則④同注釋①。。也就是說，并不是每一次事實改變，都需要再次聽證，同類缺陷兩次聽證后作出駁回決定則認為已經遵循了聽證原則，這樣實質審查才能兼顧聽證原則與程序節約原則。

那么如何兼顧聽證原則與程序節約原則呢？從立法本意出發，聽證的目的除了通過與申請人進行意見交流，使得審查員能夠對申請文件有更全面、深入的理解，以利于查清事實，發現真相外，另一個重要目的是使申請人直接參與到專利審批程序中來，給予申請人充分的申辯和/或修改申請文件的機會，讓申請人從內心感受到審查程序的公正，從而接受審查結果。《專利審查指南》第二部分第八章第2.2 節關于“審查員作出駁回決定時，駁回所依據的事實、理由和證據應當在之前的審查意見通知書中已經告知過申請人”的規定，也是為了使申請人對專利的前景有一個心理預判。但是在審查過程中，申請人修改申請文件后，按照請求原則，審查員必須以申請人修改的文本為審查基礎。這樣聽證的事實、理由、證據便處于不斷變化之中。那么，聽證到何種程度駁回不會超出申請人的心理預期，同時又能實現程序節約？下面通過案例分析，探討在駁回中如何遵循、平衡聽證原則和程序節約原則。

三、典型情況駁回時機的把握

在三性審查為主線全面審查的審查理念下，審查實踐中，駁回案件主要涉及《專利法》第22 條第3 款、《專利法》第22 條第2 款，即新創性條款，其中涉及《專利法》第22 條第3 款即創造性的案件所占比例最大。雖然不同領域涉及不同駁回條款的比例有所差別，但幾乎所有領域，涉及創造性的駁回是最多的。同時，這也是申請人接觸最多、最為熟悉的一個條款。下面就以不具備新穎性和/或創造性為理由駁回的案例一（表1）進行分析、探討。

表1 案例一

此時如何處理？審查實踐中有以下兩種觀點：

觀點一：不接受三通后的修改，發出不予接受的審查意見通知書。

理由如下：對于上述案件三通后“主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過”的修改方式，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節規定，對于即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受。審查員應當發出審查意見通知書，說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內提交符合《專利法實施細則》第51 條第3 款（以下簡稱“R51.3”）規定的修改文本。到指定期限屆滿日為止，申請人所提交的修改文本仍不符合R51.3 規定的內容，審查員將針對修改前的文本繼續審查，如作出授權或駁回決定。因此，按照《專利審查指南》的規定，上述案例三通后修改是不能被接受的，應當發出不予接受的審查意見通知書。

觀點二：接受三通后的修改，直接作出駁回決定。

理由如下：一方面，依照觀點一的方式處理上述案例，第四次審查意見通知書以修改不符合R51.3 為由發出不予接受的審查意見，則案件至少在第四次審查意見通知書后才能作出駁回決定，審查程序過分延長，有違程序節約原則，應當對上述案件三通后的修改予以接受。

另一方面，《專利審查指南》規定，同類缺陷兩次聽證即可駁回。本案二通后對申請文件進行修改導致事實改變后，已經給申請人再一次意見陳述和修改申請文件的機會，三通后修改涉及同類缺陷，滿足《專利審查指南》規定的同類缺陷兩次聽證的原則，可以針對全部權利要求作出駁回決定。

上述觀點中，觀點一和觀點二對不符合R51.3 規定的修改文本是否接受主要考量的是程序節約原則。觀點一的做法符合《專利審查指南》規定，能夠給予申請人更多的聽證機會，最大程度保護申請人的利益，但沒有兼顧程序節約原則而降低了審查效率。對于觀點二的做法，第一，《專利法》及其實施細則并未明確規定，不能接受申請人在答復審查意見通知書時對申請文件進行修改而新增的權利要求。因此，是否接受修改屬于可自由裁量的事項，接受修改并不違反法律法規。第二，《專利審查指南》規定對于上述修改不予接受，其目的在于防止進入實審后申請人在沒有繳納相應費用的情況下新增大量權利要求，增加行政部門的負荷。但如果接受修改反而能夠節約程序，節約行政資源，降低申請人的成本，該做法與《專利審查指南》的規定殊途同歸。基于上述理由，筆者支持觀點二的做法。

對于表2 中二通后權利要求1 是否符合駁回時機，根據對新穎性創造性的內在邏輯關系的理解不同有以下兩種觀點：

表2 案例二

觀點一：將新穎性和創造性的內在邏輯關系解釋為對立的關系⑤張占江，汪衛鋒.論專利法新穎性條款與創造性條款的邏輯關系[J].中國發明與專利[J]，2016(12) :97-100.。我國《專利法》對新穎性和創造性分別給出了明確的定義，就同一評價事實而言，新穎性和創造性也只能擇一使用，適用新穎性便不能適用創造性，適用創造性便不能適用新穎性。具體到該案，一通指出的新穎性和二通指出的創造性為不同缺陷，二通后駁回不滿足同類缺陷兩次聽證的原則，因此不符合駁回時機。

觀點二：將新穎性和創造性的內在邏輯關系解釋為包容關系。雖然《專利法》未對新穎性和創造性的是否具有關系或者具有何種關系進行規定或解釋，但千科理相通，萬法理可鑒，即使分屬不同的法律體系，但法理相通相融，因而可將《專利法》放到整個法律系統中作體系解釋，借鑒其他法律中相似的情況進行處理。在刑法領域，由于立法者的設定，使得甲、乙罪之間存在包容（完全法）和被包容（不完全法）的關系，行為符合甲罪的構成要件,必然也同時符合乙罪的構成要件，但行為人成立甲罪，而排斥乙罪的適用，即重罪包容輕罪⑥周光權，法條競合的特別關系研究—兼與張明楷教授商榷[J].中國法學，2010(3)：158-171.。在專利實質審查中，從審查邏輯看，除抵觸申請外，案件具備創造性，必然具備新穎性；案件不具備新穎性，必然不具備創造性，也即具備創造性的情況包容了具備新穎性的情況，不具備新穎性的情況包容了不具備創造性的情況。可見，新穎性和創造性的內在邏輯關系傾向于一種規范意義上的包容關系。因而，不具備新穎性在規范意義上能夠被評價為不具備創造性。具體到該案，一通指出的新穎性和二通指出的創造性為同類缺陷，滿足同類缺陷兩次聽證的原則，因此符合駁回時機。

對于上述解釋的合理性也可以利用逆否命題思想進行論證，如果本命題成立，則逆否命題成立。由于只有案件相對于現有技術具備新穎性，才會進一步去評價其相對于現有技術是否具備創造性，即案件創造性的評價以其具有新穎性為前提。因此，當認定一件發明具備創造性，其必然具備新穎性。即本命題“如果案件具備創造性，則具備新穎性”成立，那么其逆否命題“如果案件不具備新穎性，則不具備創造性”也成立。具體到該案，一通指出其不具備新穎性，包含了其不具備創造性的評價，二通后指出其不具備創造性后，實質上已經滿足同類缺陷兩次聽證的原則，因此利用逆否命題思想進行論證該案二通后也符合駁回時機。

對于上述處理方式，觀點一將不同法律條款對應不同理由，不考慮法條之間的內在邏輯聯系，或者即便考慮法條之間的邏輯聯系，也不能突破這兩個法條對應的是兩個不同的理由，因此，本案二通后駁回是違背聽證原則的。但是，按照該觀點，保護范圍較大的權利要求1 不符合駁回時機，保護范圍較小的權利要求2 反而符合駁回時機，審查邏輯上會出現矛盾。觀點二借鑒刑法領域的解釋方法，從審查邏輯角度辯證了該案二通后駁回滿足聽證原則，能夠對該處理方式作出一個合理解釋。同時從邏輯學角度分析可對上述處理方式的合理性進行佐證。

由上可知，理論上該案二通后符合駁回時機。但審查實踐中，除了法理外，也要考慮情理，無論如何解釋新穎性和創造性之間的關系，新穎性和創造性畢竟是兩個不同的理由，該案僅在二通時將不具備創造性的理由告知過申請人一次，隨著二通后申請文件的修改事實發生改變，二通后并不滿足明顯的同類缺陷兩次聽證，此時駁回可能并不符合申請人的心理預期。另外，法的價值是多元的，各價值的位階也不是一成不變的，在出臺明確規定前，程序節約原則和聽證原則難以平衡時，應當允許不同價值取向并存。在我國政府職能由“管理型”向“服務型”轉變的大背景下，為了更好地服務群眾，提升社會滿意度，善意審查再發一次審查意見通知書也是具有一定意義的。

四、結語

通過對上述典型情況駁回時機的分析可以看出，聽證是相對的，不是絕對的。在申請人參與到專利審批程序中來，并進行了充分的申辯和/或修改申請文件后，申請人對案件走向已經有了預判。再次修改涉及同類缺陷，用已通知過申請人的理由和證據可以駁回的，直接作出駁回決定并不會超出申請人的心理預期。對于同類缺陷，理論上，也可考慮法條之間的內在邏輯，將新穎性和創造性的內在邏輯關系解釋為包容關系，并不違背聽證原則，還能更好地兼顧程序節約原則。

另外，為了彌補法律規則的不確定性和滯后性，法律賦予了行政機關及執法人員自由裁量權，行政機關可以靈活地處理職權范圍內可自由裁量的事務，以便于調整豐富多彩且千變萬化的社會關系。事實上，實質審查過程中聽證原則和程序節約原則的平衡實際上便是行政自由裁量權的行使。因此，在答復審查意見通知書時，對于申請文件進行修改增加新的權利要求是否接受，行政機關可自由裁量。如果行政機關認為該修改沒有超出申請文件記載范圍，且修改后的申請文件涉及同類缺陷，用已通知過申請人的理由和證據可以駁回的，其雖然不符合R51.3，但可以接受修改，以利于程序節約。這并不違反法律法規，反而有利于提高辦事效率，節約行政資源。

專利實質審查是依法審查，但《專利法》和《專利審查指南》不可能窮舉所有符合駁回時機的情形。因此，對適用的法律我們應當從立法宗旨、立法目的出發進行深入的理解，這樣對疑難案件能夠起到一個綱領性的指導作用。明晰聽證原則與程序節約原則旨在實現法的公正價值和效率價值的目的后，能幫助我們正確理解《專利審查指南》關于駁回時機的相關規定的真正含義，更好地遵循、平衡聽證原則和程序節約原則，更加準確地把握駁回時機，保證客觀公正及時準確，為全面加強知識產權保護助力。