究竟是商標名還是通用名？全國首例“十萬個為什么”商標維權案

近日，上海市普陀區(qū)人民法院審理的涉“十萬個為什么”商標侵權及不正當競爭糾紛一案，經(jīng)上海知識產(chǎn)權法院二審維持原判，現(xiàn)已生效。該案是全國首例“十萬個為什么”商標及不正當競爭維權案件。少年兒童出版社訴訟代理人董文濤律師認為，本案的意義不僅在于通過司法裁判確認了“‘十萬個為什么’并非科普圖書的通用名稱”這一無可爭辯的事實，依法保護了這個歷經(jīng)六十余載歲月沉淀的國民科普的金字招牌，更重要的是，發(fā)揮了司法裁判的規(guī)范引領和評價指引的功能與作用。

▲少年兒童出版社于2013 年出版的《十萬個為什么》（第六版）

▲四川天地出版社的侵權圖書

擅用“書名”引發(fā)糾紛

從上世紀六十年代起，《十萬個為什么》開始風靡科普類童書市場。后來市面上出現(xiàn)了很多不同出版社、不同版本的《十萬個為什么》書籍。那么，“十萬個為什么”是一個通用提法，還是有其特定的商標專用權呢？

近日，上海市普陀區(qū)人民法院審理的涉“十萬個為什么”商標侵權及不正當競爭糾紛一案，經(jīng)上海知識產(chǎn)權法院二審維持原判，現(xiàn)已生效。

該案中，原告少年兒童出版社公司訴稱：其成立于1952年12 月，是新中國第一家專業(yè)少兒出版社。《十萬個為什么》是原告1961 年首次出版并延續(xù)至今的系列兒童科普圖書，具有很高的知名度。同時，原告系第17085619 號圖文商標“十萬個為什么”的專用權人，核定使用商品為第16 類：印刷出版物等，注冊時間為2017 年6 月21 日。

原告發(fā)現(xiàn)某書店銷售四川天地出版社有限公司（以下簡稱天地出版社）出版的圖書《十萬個為什么》。此外天地出版社還出版了多個版本的《十萬個為什么》圖書，并在網(wǎng)絡渠道公開銷售。天地出版社不僅在圖書封面等位置突出使用“十萬個為什么”字樣，而且在前言中聲稱本書是《十萬個為什么》的升級版。

原告認為天地出版社侵害了其商標專用權及商品名稱權益，關于“《十萬個為什么》的升級版”亦構(gòu)成虛假宣傳，故請求判令兩被告某書店和天地出版社立即停止商標侵權及不正當競爭行為，并要求天地出版社賠償原告經(jīng)濟損失300 萬元及相關維權合理費用10.7 萬元。

天地出版社抗辯稱“十萬個為什么”為科普類圖書的通用名稱，不具有顯著性，涉案圖書的使用系描述性使用，而非商標性使用。故一審判決后，天地出版社提起上訴。

法院：被告出版社、書店構(gòu)成商標侵權

法院認為，縱觀該案爭議焦點，要判斷兩被告的行為是否構(gòu)成商標侵權，必須厘清兩個問題。

首先，“十萬個為什么”是否屬于問答式科普圖書的通用名稱？法院認為，法定的商品通用名稱即法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準等規(guī)范性文件確定的通用名稱，例如VCD、DVD。因無相關證據(jù)支撐，“十萬個為什么”不屬于法定的商品通用名稱。

法院還認為，“十萬個為什么”不屬于約定俗成的商品通用名稱。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關公眾的通常認識為判斷標準。兒童類問答式科普讀物的名稱選擇多樣，客觀上并未形成該類圖書統(tǒng)一名稱的市場格局。

原告于2017 年被核準注冊了涉案商標，當時多個出版社均出版該類圖書的情況已然存在，可見此時“十萬個為什么”作為商標主要辨識部分還是具有一定顯著性的，并未在使用中退化為通用名稱。

此外，日常用語中將“十萬個為什么”指代問題較多的使用方式，使用的是文字本身的含義，與涉案圖書的特定品牌屬性，并非同一使用語境。

其次，被告對“十萬個為什么”標識的使用是否屬于商標法意義上的商標使用？

法院表示，對“使用商標”行為的判定應以能否起到識別功能為依據(jù)。圖書名稱具有商品和品牌混合屬性，具體圖書名稱可與作者、出版社等形成對應聯(lián)系，起到區(qū)分圖書來源的作用。原告注冊“十萬個為什么”商標，實質(zhì)是將圖書名稱作為商業(yè)標識使用，從而實現(xiàn)圖書名稱權益商標權化。這種方式在文創(chuàng)領域較為常見。圖書名稱可以脫離圖書內(nèi)容而基于出版者的出版行為產(chǎn)生識別商品來源的作用，具有獨立屬性和保護價值。因此，“十萬個為什么”即便作為圖書名稱，已具有了商業(yè)標識利益，實質(zhì)發(fā)揮了區(qū)分商品來源的功能，故被控侵權標識的使用，屬于商標法意義上的商標使用。

綜上，法院認為，天地出版社和某書店均構(gòu)成商標侵權。天地出版社構(gòu)成擅自使用他人知名商品特有名稱及虛假宣傳的不正當競爭。最終判決天地出版社立即停止商標侵權及不正當競爭行為；某書店立即停止商標侵權行為；天地出版社刊登聲明，消除影響并賠償原告經(jīng)濟損失50 萬元及合理開支10 萬元。

關于商標的顯著性和描述性使用

值得注意的是，早在2000年4 月21 日，少年兒童出版社就申請注冊“十萬個為什么”商標，但被駁回。

直到2017 年，商標評審委員會才針對復議申請出具決定書，認為“申請商標在指定使用的書籍等商品上經(jīng)過申請人的使用和宣傳已獲得商標應有的顯著性，屬于商標法第十一條第二款規(guī)定所指的可以作為商標注冊的標識”，并予以初步審定。

對此，北京知識產(chǎn)權法研究會商標法委員會委員李宇律師分析認為，商標的基本功能在于識別商品和服務來源，“顯著性”是取得商標權的前提，其發(fā)揮著商標在識別來源方面的作用力。商標的顯著性取得有“固有顯著性”和“獲得顯著性”之分。本案屬于“獲得顯著性”。

“十萬個為什么”商標申請之前之所以受阻，是因為被認定其顯著性不夠。后來被核準注冊，是因為少年兒童出版社通過提交大量證據(jù)表明，通過長期的市場經(jīng)營，“十萬個為什么”已然能夠讓消費者產(chǎn)生品牌印象，具備指示商品來源的功能和作用，具備了較強的顯著性特征。

在北京知識產(chǎn)權法研究會商標法委員會秘書長余俊看來，“‘十萬個為什么’商標申請從受阻到通過，釋放了一個重要的信號，即鼓勵誠實守信、奉行長期主義的經(jīng)營者安心經(jīng)營主業(yè)、悉心開拓市場，這是一個固根本、穩(wěn)預期、利長遠的舉措”。

李宇進一步指出，顯著性實際上是一個動態(tài)的過程，既可以通過使用獲得，也可能在使用過程中因為不注意防范而淪為通用名稱進入公有領域，進而無法再主張注冊商標專用權。比如“優(yōu)盤”就是因淪為通用名稱無法再獲得專有保護，“所以企業(yè)也應在預防該風險上未雨綢繆”。

另外，關于天地出版社辯稱“‘十萬個為什么’的使用僅僅是對圖書科普類別的描述，并非用作商標使用”，李宇稱，“描述性使用”是商標侵權案件的抗辯事由之一，因為描述性使用他人商標屬于正當使用行為。構(gòu)成商標侵權的前提是對商標的使用屬于“商標性使用”，而非僅僅是“描述性使用”。

比如，面包品牌“85℃”就曾起訴光明牛奶使用“85℃”構(gòu)成商標侵權，但是法院最終認為光明公司使用85℃僅是為了向消費者說明其采用的巴氏殺菌技術的工藝特征，屬于合理描述自己經(jīng)營商品的特點，而非發(fā)揮該商標的品牌識別功能，故屬于“描述性使用”而非“商標性使用”。

北京知識產(chǎn)權法研究會競爭法委員會副主任兼秘書長裴軼認為，“本案中，天地出版社在圖書封面等進行突出使用，客觀上發(fā)揮了識別圖書來源的功能和作用，會讓消費者產(chǎn)生圖書來源上的誤認和混淆，已經(jīng)超出了正當使用的邊界。這和只是在文內(nèi)使用相關表達是有明顯區(qū)別的”。

發(fā)揮司法裁判的規(guī)范引領和評價指引作用

針對本次“十萬個為什么”維權案，少年兒童出版社訴訟代理人董文濤律師認為，本案的意義不僅在于通過司法裁判確認了“‘十萬個為什么’并非科普圖書的通用名稱”這一無可爭辯的事實，依法保護了這個歷經(jīng)六十余載歲月沉淀的國民科普的金字招牌，更重要的是，發(fā)揮了司法裁判的規(guī)范引領和評價指引的功能與作用。

提及此次訴訟，少年兒童出版社社長馮杰表示：“這是我們態(tài)度的一次宣示，尊重原創(chuàng)，打擊侵權盜版，希望能夠通過大家的共同努力，在全社會形成保護知識產(chǎn)權的共識。”

其實，除在上海法院針對天地出版社發(fā)起首例維權訴訟之外，少年兒童出版社還在江蘇省淮安市中級人民法院、宿遷市中級人民法院針對多家出版社發(fā)起了多起維權訴訟。

盡管維權工作卓有成效，媒體也進行了廣泛報道，但基于僥幸心理和利益誘惑，仍有一些出版社、書商、線下書店及線上銷售渠道在進行仿冒《十萬個為什么》圖書的出版、重印、發(fā)行和銷售行為。

所以，馮杰表示，如果說前階段維權工作是“確立典型，重點打擊”，那么下一步的維權工作將“由點及面，逐步推開”。“對于一些態(tài)度惡劣、行為惡意的侵權者，我們將不排除采取更為嚴厲的法律措施。我們的目的是明確的，意志是堅定的”。

他說，“廣泛確立少年兒童出版社擁有‘十萬個為什么’完整自主知識產(chǎn)權的社會共識，是‘十萬個為什么’品牌未來實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的根本前提，也是少年兒童出版社我們這一代人無法推卸的職責所在。今年是《十萬個為什么》出版61 周年，我們以這種方式向經(jīng)典致敬。”