專利惡意訴訟的認定及法律規制研究

劉一陽，趙 銳

（太原科技大學法學院，山西 太原 030024）

一、問題的提出

（一）典型案例回溯

1.專利惡意訴訟第一案

原告吳江市高中壓閥門廠的廠長袁某起訴被告通發氣動閥門廠的產品消防球閥侵犯其專利權。而被告提出反訴并請求有關部門宣告原告專利無效并獲得了支持。法院認為：袁某作為相關行業專業人士，明知有關部門早已將球閥的國家標準公之于眾而仍然申請實用新型專利，其專利缺乏最基本的新穎性，其權利依據存在嚴重瑕疵，則起訴是惡意訴訟。①

本案中，法院認定原告“惡意”在于其明知其專利缺乏新穎性而提起侵權訴訟，原告專利權的嚴重瑕疵是認定其惡意的根由。法院是根據原告系涉案專利技術領域內的專業人士及涉案專利被無效宣告的事實等外在客觀條件，推定原告主觀上“惡意”。

2.明日電器案

原告明日公司與被告維納爾公司是同業競爭者，被告將早已進入公知領域的“熔斷器式隔離開關”申請了外觀設計專利，并起訴原告侵權，而原告答辯期內向有關部門申請宣告被告專利權無效的請求獲得了支持。據此原告認為被告明知其專利不符合授權條件而提起訴訟，主觀惡意明顯。而被告辯稱其起訴行為有合法的專利權依據，不應當認定為專利惡意訴訟。法院認為涉案外觀設計專利有效性的判斷具有一定專業性，而被告在起訴時有合法的專利授權，并且在得知其專利被認定無效后就已經及時撤訴，所以被告的起訴行為不能認定為惡意訴訟。②

本案中，法院不認為被告具有“惡意”原因在于雖然權利人起訴所依據的權利穩定性上具有瑕疵，但不能苛求權利人的專業性，換言之，權利人只要具有合法的權利就可以起訴，而且結合本案權利人發現其權利具有瑕疵后主動撤訴可知其不具有“惡意”。

3.專利敲詐第一案

2018年8月上海市浦東新區檢察院提起公訴稱：李某兄弟通謀利用其經營的公司申請大批專利，并以非正當目的提起專利權訴訟，對多家公司以影響其正常經營活動相要挾，迫使這些公司簽訂和解協議交付較大金額的賠償金以換取二人的撤訴，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。辯護人稱被告人所持有的專利合法，其起訴行為存在合理權利基礎，且被指控為敲詐勒索的行為所得款項和其他合法訴訟行為所獲得的款項混同，無法證明行為獲得了不正當利益。法院審理后認可了檢察院所指控的被告人迫使掌閱公司支付10 萬元的行為構成敲詐勒索罪，其他指控證據不足不予認可。③

本案中，法院認為不能因為被告人的起訴行為有合法權利外觀就不構成“惡意”，而權利取得后被告人沒有正當地行使而是利用其進行犯罪才是導致其起訴行為具有“惡意”的根本原因。

（二）案例折射出的焦點問題 首先，在源頭上一些專利的授權沒有把好審核關使得專利惡意訴訟人有可乘之機：由于我國對實用新型專利和外觀設計專利的授予采取形式審查，在實際授權過程中會出現相當多的重復授權，瑕疵專利也極易躲過審查。惡意訴訟人形式上合法的權利外觀，給法院后續判斷帶來困擾。

另外，法院在審理專利惡意訴訟時存在識別認定標準不一、判罰尺度各異等問題。一方面，法院對專利惡意訴訟行為在不同案件中的認定標準不一，這主要是因為專利惡意訴訟的識別很復雜，所以在立法上也難以進行明確的界定，于是部分法院以涉案專利具有形式上的合法性為由不予認定起訴的惡意性；而且行為人起訴的惡意性也很難舉證證明，使得正當維權和濫用權利之間的界限比較模糊。另一方面，由于對專利惡意訴訟行為的預防舉措不完善而且懲戒標準不清晰，導致有些法院對于專利惡意訴訟行為的處罰力度畸輕，即使惡意訴訟的行為被發現也僅會對行為人采取司法拘留和少量的賠償等舉措，這也導致受害人實際上難以得到足夠的賠償；④同時法院也忽略了受害人對間接性損害的賠償請求。

鑒于此，本文討論的核心問題有二，一是如何確立專利惡意訴訟的認定標準；二是如何對專利惡意訴訟行為進行法律規制。

二、專利惡意訴訟的認定標準

專利惡意訴訟是指行為人在明知目的和理由均不正當的前提下，利用專利權惡意控訴、濫用訴訟權利，損害他人合法權益的行為；[1]我國目前還沒有從立法上賦予惡意訴訟明確的概念界定，只是規定了一些在專利領域濫用訴權的規制措施，所以需要結合實踐加以探索。筆者認為專利惡意訴訟行為的性質具備兩重性：濫用訴權行為的惡意性和違法性。

（一）“惡意”的識別 通常行為人的主觀心態需要通過其客觀行為表現來認定，圍繞哪些行為證明行為人是專利惡意訴訟，學界有如下觀點：

有觀點認為，和惡意訴訟相比虛假訴訟更傾向于案件事實和證據的虛假性；而惡意訴訟更強調訴訟目的非法而且可以有合法的權利基礎，惡意性體現為短時期內批量地以專利權訴訟作為手段并采取保全措施干擾競爭對手的正常經營活動以獲得高額賠償。[2]有觀點認為，惡意是體現在專利權人明知毫無事實和理由而起訴以損害被告或者第三人合法權益的行為，并且其訴求未被法院支持。[3]

筆者認為，學界主要將不充分的起訴依據和不正當的起訴意圖作為“惡意”識別的標準，雖然這些標準比較準確，但也需要防止矯枉過正從而打擊正常維權人起訴的積極性。因此“惡意”的識別標準還要遵循謙抑性原則，即根據一定的規則控制“惡意”的認定范圍。如我們可以通過“明知”等表達推知行為人主觀心態應當限定為直接故意，即行為人在明知自己的訴訟行為會侵權而仍然堅持起訴，這樣做的原因一方面是由于如將重大過失納入主觀心態范圍會導致專利惡意訴訟的認定過于寬泛從而打擊真正維權者的積極性，另一方面如果將主觀惡性的認定標準變得過于嚴格則容易使惡意行為人逃脫法律制裁。另外，以訴訟請求能否獲法院支持為標準判斷起訴的惡意性也是不妥當的，惡意訴訟即使獲得法院支持也無法掩蓋其惡意的本質，受害人對訴訟應對不當也可能導致惡意訴訟未受追究；如果訴訟請求被駁回也不代表權利人在惡意訴訟，例如證據準備不充分、對繼受取得的專利不了解、專利質量本身較低等導致的權利瑕疵都可能導致原告的訴訟請求不被法院支持。

要把握好謙抑性原則，必須明確“明知”的內涵，首先可以是權利人明知無穩定的專利權依據而起訴，當然如其獲取專利的手段本身不合法或者把已廣為傳播的技術申請為專利則無權利基礎更無理由起訴；但不能僅以專利權后續被認定無效就認為原告明知專利權有瑕疵，例如，一件低質量專利由于審查人員的問題導致其被授予專利權，而在訴訟過程中就很可能基于被告申請而被審查認定為無效，但這只是由于專利申請人技術水平有限所致，至多表明原告存在重大過失。明知也可以指行為人知曉沒有侵權發生，也就是原告明知被告所實施的技術方案不屬于專利保護范圍，此時起訴就屬“惡意”；但是在專利有效的前提下，一個案件未勝訴也不必然是表明原告是惡意。原告未勝訴也可能是侵權證據準備不充分或者法院對該專利權權利范圍有不同理解所致。[4]

（二）“違法行為”的認定 專利惡意訴訟本身就是一種侵權行為，所以有觀點就套用一般民事侵權的四要件來認定專利惡意訴訟行為，也就是侵害行為、損害后果、行為人的主觀過錯、損害后果和損害行為之間的因果關系。這是不準確的，一般侵權行為的構成要件并不能完全概括所有的侵權行為，大部分專利惡意訴訟所依據的專利本身是經過有關部門授權的，表面上看原告是適格的，如果僅以一般侵權行為的要件判斷，就無法對惡意訴訟進行認定進而進行懲處。

因此，判斷違法行為的一個關鍵要件在于其訴訟行為是否異常從而造成司法資源的浪費并擾亂司法秩序，例如原告以同樣的權利基礎、同樣的當事人反復起訴、撤訴，或者受害人有證據證明行為人多次無端以將要指控其侵犯專利權相威脅并且意圖損害其合法權益，則屬訴權濫用，涉嫌專利惡意訴訟。[5]具體而言包括同一主體依據多件內容明顯相同的專利起訴，同一主體依據明顯抄襲現有技術的專利起訴，同一主體依據多件利用計算機技術隨機生成產品形狀、圖案或者色彩的專利起訴等行為。

三、專利惡意訴訟的規制建議

（一）實體法制度安排之優化

1.將專利惡意訴訟納入到濫用市場支配地位的壟斷行為類型

美國立法規定，如果以訴訟為工具達到企圖破壞競爭的目的，可能構成《謝爾曼法》中規定的壟斷或者企圖壟斷，專利權人明知專利無效而惡意起訴或維持訴訟，則專利權人的行為構成壟斷行為，[6]那么一旦反托拉斯指控成立，受害人可以獲得包括律師費在內的侵權抗辯費用的三倍之賠償；而且美國在Read 案的判例中從“侵權人在知道侵權的可能性之前的心理狀態”“侵權人在知道侵權的可能性之后的心理狀態及行為”“侵權行為的嚴重程度”“受害人所提供證據的證明力”4 個方面給出了幫助法官確定懲罰性賠償倍數的9個因素。[7]

我國《反壟斷法》第68 條規定了經營者濫用知識產權，排除、限制競爭的行為適用本法。該規定雖將專利惡意訴訟納入了壟斷范圍，然而和美國的立法相比，該規定過于籠統，不足以為規制專利惡意訴訟提供指引，而且由于專利權的獲得并不能判定為占有市場支配地位，這也對反壟斷舉措的適用產生了一定的影響。[8]因此需要對《反壟斷法》中關于專利惡意訴訟的規范做進一步細化和完善。首先，我們要明確濫用知識產權進行壟斷的具體行為模式和認定標準，如當專利權人提起訴訟之后可能獲得的經濟效益不合理地高于不提起訴訟時，那么可以認定其成為了市場壟斷者。另外還要明確該行為可以適用懲罰性賠償，適當加大懲處力度，增加違法成本。具體而言，我國專利法第72條的規定明確了侵犯專利權的賠償數額如何確定，筆者認為我們可以借鑒其確定侵犯專利權適用懲罰性賠償倍數的方法，對專利惡意訴訟的懲罰性賠償處罰加以細化：在確定惡意訴訟人符合“故意”和“情節嚴重”的條件從而適用懲罰性賠償后，要根據比例原則也就是要根據惡意訴訟情節的嚴重程度在損害賠償金一倍到五倍的范圍內酌情確定懲罰性賠償的金額——首先既可以參考行為人進行惡意訴訟的動機、在進行訴訟前是否主動咨詢專業人士提起專利侵權訴訟后勝訴的可能性、是否認為涉訴的專利不侵權而仍貿然起訴；第二，可以考慮惡意訴訟人非法獲利的金額、受害人的損失、提起惡意訴訟的規模等；另外，在審理“確認不侵犯專利權之訴”的過程中，對僅以律師函、侵權警告函的形式威脅受害人如不支付侵權賠償金便會提起訴訟的行為，由于其公信力較弱，法官可根據實際情況適當降低懲罰性賠償的倍數；當然，有時候為了震懾惡意訴訟人，也可以適當提高懲罰性賠償的金額。

2.加強專利主體的監管

明確真正的利益主體是很重要的，即要求專利申請人和專利所有權人在進入行政程序之前，明確專利的所有權人，特別是要說明控制專利或者控制專利申請的“最終的專利主體”，如美國的《盾牌法案》認為被告有權提供證據證明原告是非實施主體，一旦原告被認定為非實施主體，將在敗訴時承擔較重的賠償責任。[9]這項規定也提高了提起專利惡意訴訟的風險和成本。我國應當要求當事人在提起專利訴訟前更新專利所有權人的信息，并將適格原告的范圍限制在原始發明人、大學或者專利轉讓機構的范圍內，另外可借鑒《盾牌法案》的做法，賦予受害人舉證證明“專利權人進行了惡意訴訟”的權利并給予合理的舉證期限。

在專利授予和利用的監管層面，美國為了給專利權的審查工作提供便利從而制定了新的權利標準以提高權利要求的清晰度，同時提供了一系列新的教育和服務使得下游的使用者更進一步明確自身的權利；而韓國成立了專門的知識產權公司以遏制西方國家的公司在韓國大規模收購專利技術的局面，并專門成立了從事維護其海外企業專利權的公司。這有利于從源頭上消除惡意訴訟的權利基礎。

而由于我國相當數量的專利處于分散閑置休眠狀態，從而給專利惡意訴訟人以收購專利的可乘之機，另外國內維權成本高、賠付的金額少、企業保護措施尚不完善，所以我們也要建立知識產權的預警機制，在知識產權所涉產業面臨危機的時候提前向有關部門、行業和企業發送預警，利用社會的資源消除危機；[10]同時要及時更新《專利審查指南》，引導企業定期評估自身的專利質量。當然最重要的就是通過較為嚴格的實質審查標準和專業的審查人員來倒逼企業提升專利水平。具體而言，對于實用新型，專利機關可先進行格式審查，也就是注冊登記，而在申請人欲啟動侵權訴訟前提出申請的基礎上進行實質審查；而對于外觀設計專利，可以借鑒商標申請審查的做法，引入初步審定公告、公眾異議制度，這有助于及時發現將已經進入公知領域的設計申請為外觀設計專利的行為，協助專利行政機關發現其不應授權的法定事由。[11]

（二）程序法制度規范之改進

1.建立對專利惡意訴訟人的識別程序

可借鑒美國在民事訴訟中設置的證據開示程序，當事人或者律師，通過詢問證人、審查物證等方法，了解對方所主張的案件事實和收集對己方有利的證據材料。通過審前證據開示程序，法院可以發現專利權人在起訴前有沒有經過合理的探尋，是否僅僅因為懷疑被告侵權就貿然起訴。現階段我國對于專利訴訟是否為惡意的訴前審查不完善，所以我國可以建立像美國那樣的證據開示制度，借助嚴格的法定程序在案件進入審判階段前對當事人的起訴是否為惡意和當事人是否適格進行審查，這就可以提前探尋原告起訴時的主觀心理狀態，如果原告的起訴明顯缺乏依據則應當不予受理或者駁回起訴。

美國的立法注重在給專利惡意訴訟以嚴懲的同時也注重采用很高的證明標準保護善意的維權者，如果專利侵權訴訟的被告無法證明原告的起訴具有惡意那么原告就是善意的訴訟。這是一種相對公平和穩妥的做法。而我國為了保持惡意訴訟認定的謙抑性，也在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第29 條中規定了專利權人可以提供擔保來執行侵權判決，而被告可以提供反擔保來中止執行，這在一定程度上兼顧了原告和被告各自的利益。但是，我國只在判決執行的階段有這種謙抑性規定，而在其他階段還沒有，所以也應當在起訴和審判階段就針對“惡意”的認定采取較高的證明標準并在訴訟中加強審查來防止專利權人的正當維權行為被隨意指控為惡意訴訟，還要在訴訟的其他階段也可以加入擔保的手段增加專利惡意訴訟的成本。

2.確立確認不侵犯專利權之訴

它最早來源于英國的司法實踐，目的是應對經營者向競爭者發出不正當侵權訴訟威脅的情形。確認不侵犯專利權之訴是指例如某公司為了阻止競爭對手獲得一個重量級項目而隨便用幾件本身未被侵權的專利對其起訴，競爭對手的合作伙伴擔心被拖入訴訟中便取消了合作，這時候原告會中途撤訴，給競爭對手造成損害，競爭對手于是為了維護自己的合法權益并向合作伙伴證明其沒有侵權，可以向法院起訴要求判決自己所實施的專利屬于現有技術或者現有設計，并沒有侵犯他人專利權，從而應當將先前的訴訟認定為惡意訴訟以挽回自身損害；當然，為了防止提起確認不侵犯專利權之訴的權利被濫用，也就是在侵犯專利權后惡人先告狀直接提起確認不侵犯專利權之訴以阻止專利權人起訴維權，該規定還在普通的起訴條件之外新增特別的條件，那就是提起不侵犯專利權之訴必須以至少收到了專利權人明確的警告或者其他形式的聲明為前提。這就為受到專利惡意訴訟威脅的人提供了救濟途徑。該制度也在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第18條中有規定，但是該規定僅以收到“侵權警告函”為起訴前提，而不包括專利權人提起侵權訴訟等。侵權警告函只是證明原告存在以維權相威脅的證據之一而不是唯一的形式，所以該規定只有在這方面進行進一步的細化和完善才有普遍適用性。

3.確立反賠訴訟制度

反賠訴訟制度是為專利惡意訴訟受害人提供的一項行之有效的救濟措施，但在我國尚未正式確立，該制度確立的基礎在于我國加入的Trips 協議第50條的規定，具體而言是指在專利惡意訴訟行為人的訴訟請求被駁回或者其由于專利被認定為無效后主動要求撤訴的時候，受害人可以提起訴訟要求其賠償律師費、誤工費、鑒定費等。首先，提出反賠訴訟所針對的惡意行為就體現于在案件審理過程中當事人在達到給受害人造成損害的意圖或者發現自己的不正當目的已經不可能實現后會立刻撤訴，所以法院相應地要嚴格對專利權人撤訴申請的審查，如果發現起訴行為惡意則不應當允許當事人撤訴，同時在訴訟中應對此加以懲戒，這也可以防止專利權人隨意啟動訴訟程序以達到不正當的目的。其次，針對反賠訴訟的提出時機，筆者認為雖然反賠之訴因專利惡意訴訟而產生，但是為了提高訴訟效率，只要有充分的證據證明行為人提起侵權訴訟具有主觀惡意就可以立刻提起，不需要受害人只有在專利惡意訴訟審結完成后才可以提出反賠請求。[13]最重要的一點，針對反賠訴訟所涉及的賠償責任范圍而言，由于反賠訴訟并不是原專利惡意訴訟的反訴，而是基于兩個不同的基本法律關系的獨立的侵權之訴，所以其賠償范圍和一般的侵權訴訟大體一致，當然，由于其特殊性也應當略有不同：例如專利惡意訴訟行為會給被控侵權人造成財產損害但是不會造成精神損失，所以一般不適用精神損害賠償，而只需要賠償適當的差旅費、誤工費甚至是承擔鑒定費用等；還有就是要賠償對受害人生產經營造成的間接損失，一般包括受害人為恢復名譽所支出的必要費用、停工停產期間工人的工資和設備折舊費以及由于受害人涉訴導致的客戶解約等損失；另一方面在反賠訴訟中也可以采用懲罰性賠償，這樣就可以讓行為人在惡意訴訟中可能遭受的經濟損失遠遠大于可獲得的利益，從而遏制該行為的產生。

注釋：

①參見（2003）寧民三初字第188 號民事判決書。

②參見(2007)二中民初字第15445號民事判決書。

③參見(2018)滬0115 刑初3339 號刑事判決書。

④參見（2015）京知民初字第1446 號民事判決書。