標準必要專利許可費協商機制的探究

于群 李娜

【摘要】隨著科技發展和全球競爭的加劇，專利標準化成為各企業搶占技術制高點的重要武器，對助力我國經濟高質量發展，推進產業轉型具有重要作用。在一般市場經濟活動中，交易雙方圍繞交易標的的價格、數量等要素進行協商，協商一致即可簽訂合同。但由于標準必要專利（Standard Essential Patent，以下簡稱SEP）兼具公共利益和私權屬性的雙重特征，專利權人受到FRAND承諾的約束，在價格條件以外缺乏足夠的博弈空間，因此研究特定情況下的協商機制對SEP糾紛的解決具有一定意義。

【關鍵詞】專利標準化；標準必要專利；協商機制

【DOI編碼】10.3969/j.issn.1674-4977.2023.02.005

【基金項目】廣州市哲學與社會科學“十四五”規劃2021年度共建課題《我國標準必要專利許可費率的確認機制研究》（2021GZGJ230）

Research on the Negotiation Mechanism of Standard Essential Patent License Fee

YU Qun1，LI Na2

（1.Guangzhou Business School，Guangzhou 511363，China；2.Quality and Safety Supervision Station of Construction Project in Chancheng District，Foshan 528000，China）

Abstract：With the development of science and Technology and the intensification of global competition，patent standardization has become an important weapon for enterprises to seize the technological commanding point. In the general market economic activities，the two sides of the transaction around the transaction of the price，quantity and other elements of consultation，consensus can be signed contracts. However，because Standard Essential Patent（SEP）has the dual characteristics of public interest and private right，the patentee is restricted by FRAND promise，and lacks sufficient game space outside the price condition，therefore，the study of the negotiation mechanism under specific circumstances has a certain significance for the settlement of SEP disputes.

Key words：patent standardization；standard essential patent；consultation mechanism

1標準必要專利許可費協商過程

SEP許可費的協商貫穿于談判的全程。本文以SEP許可費糾紛的起訴為節點，將SEP協商程序劃分為雙方自主磋商和訴中協商兩個階段。

1.1雙方自主磋商階段

根據業界談判經驗，磋商階段包括專利權人提出許可談判的階段、實施人表示愿意接受許可的階段、專利權人具體提出FRAND許可條件的階段、實施人提出FRAND條件的具體替代方案的階段。按照商業慣例，這一階段的程序內容為：

首先，SEP權利人發現標準實施人侵犯其專利權時，將通過確定相關專利并揭示目前或之前的侵權方式與實施人進行談判。實施人為了更好地理解SEP侵權情況，一般會要求專利權人提供權利要求對照表。該對照表主要是指SEP權利要求的內容與標準實施者產品的對應關系。在這種情況下，專利權人會以權利要求對照書包含商業秘密為由要求簽訂保密協議。一般情況下，專利權利要求和標準文件本身是公開的，但專利權人傾向于將權利要求中的術語與標準文件之間的對應管理及其解釋視為機密信息。

其次，如果SEP實施人在收到專利權人提供的確定其侵權的材料后認為有必要獲得許可，則需要表示其愿意與專利權人簽訂許可協議的意愿。專利權人需要向實施人提供符合FRAND承諾的書面許可要約，這些授權條款必須同時符合該產業的一般交易條件，載明許可費的具體數額及計算方法。實施人若不接受專利權人提出的許可條件，應當附上其認為合理的符合FRAND原則的新的要約。

1.2訴中協商階段

我國的司法實踐歷來重視促進SEP許可糾紛雙方當事人之間的調解，SEP權利人與實施人經過多輪談判，依舊無法達成一致，將爭議提交至法院后，法院將組織雙方調解。在華為與三星SEP侵權糾紛案中，二審法院積極組織當事人進行二次談判，最終促使雙方達成許可，化解了禁令生效可能引發的負面效應。成本、效率以及商業本質之間的平衡都是法院審理SEP訴訟的核心考量因素。當前司法實踐表明，法院受理的專利訴訟案件中只有1%會進入庭審程序，在這1%中僅有17%的專利訴訟會進入最后的判決程序[1]。這意味著，訴中協商程序能夠解決絕大多數的專利糾紛。

2標準必要專利許可費協商機制運行的障礙

協商可以最大限度地避免矛盾升級，提高許可協議達成的效率，減少利益損失。但目前，協商機制仍存在以下問題。

2.1協商機制的制度指引不足

SEP是技術進步的重要載體，是公共利益和私權屬性的結合體。關于SEP許可協議締約的前置協商應當作為雙方FRAND承諾中義務的一部分。有學者指出，FRAND承諾應當理解為SEP權利人對標準實施者以及潛在實施者負有符合FRAND條件許可的義務。該義務與供水、供電、供氣等壟斷企業所負擔的強制締約義務相似[2]。而目前的法律規定更多傾向于倡導性規定，并非雙方必須履行的義務。

另外，SEP許可談判的法律規定仍然存在許多問題，如SEP許可費是否需要單獨設置FRAND談判階段，談判應當遵循哪些原則，如何認定司法程序中的談判行為。諸如此類的問題都將直接影響到雙方談判的效果。要解決這些問題，打破談判僵局，就必須要求當事人在整個談判過程中遵循特定的原則和程序，合理分配當事人在談判過程中的權利和義務，從而保障當事人談判地位實質性的平等和談判協議的公平。但目前暫無相關的法律規范對此進行規定，這也是SEP許可糾紛頻發的重要原因。

2.2法律規定的實際應用可操作性不強

SEP談判雖然已被立法納入考量，但在實踐中所發揮的指導作用并不大。按照司法解釋的規定，雙方進行充分協商是提起訴訟的前提條件，但由于談判的要求并非法定義務，未經充分協商也沒有懲罰性后果。司法實踐中，以NPE為代表的SEP權利人往往經過象征性的談判便在其他國家針對我國企業發起訴訟。訴訟除了確定許可費還包括禁令的適用。2013年，無線星球從愛立信手中收購了2000多個SEP，2014年3月，無線星球在起訴華為之前，在短短一年時間內還同時起訴了三星、谷歌和華為三家企業。谷歌最先妥協選擇和解，隨后三星也選擇和解，剩下華為堅持應訴。但最后法院的判決結果并未體現對NPE未經充分談判就提起訴訟的懲罰，反而應其申請頒發了有條件的禁令。而標準實施人為了對抗NPE的這種不正當行為，在其他法院提起相關的訴訟，若仍以“充分協商”這一含糊的條件作為前提，則會失去權利救濟的最佳時機。

2.3過度聲明導致許可談判的拖延

SEP的過度聲明是指雖然專利權人在標準化組織聲明了其標準中所含有的專利，但由于標準制定過程中標準內容修改、專利審查過程中權利要求范圍的改變、專利權人為了自身利益而進行的虛假披露，導致聲明的授權專利本質上并不是SEP[3]。在實際的許可談判中，由于這一現象的存在，標準實施人無法有效確定SEP權利人的實際必要專利數量，使得雙方在確定必要專利這一環節浪費大量的時間和精力，從而直接導致許可談判的拖延和訴訟的發生。Goodman和Myers在研究3GPP和3GPP2標準時發現，主動披露必要專利與必要專利申請共7796項，其中真正必要的專利僅占21%，非必要專利占比高達79%[4]。標準化組織主動調查核實擬納入標準的技術是否是必要專利確實存在很大的困難，但標準化組織完全放棄主動檢索而被動依賴專利權人的披露是存在很大風險的[5]。不進行實質審查，對專利權人的披露行為未能形成有效的約束，給專利權人提供營造占據技術水平制高點的噱頭，阻礙技術標準的公共利益的實現，將會對標準的公益性造成威脅。

3完善我國標準必要專利許可費協商機制的建議

解決SEP糾紛的最佳方式并不在于用盡一切方式計算最準確的費用，而在于搭建透明、公開、可查詢的許可協商機制。

3.1明確標準必要專利許可費協商的原則

SEP權利人應遵循FRAND原則。專利權人遵循FRAND原則主要體現在兩個方面：一是提出許可要約與許可條款；二是許可條款有實質依據。程序上，專利權人應積極主動促進談判進行，為談判創造便利條件，滿足實施人的合理要求，如關于答復期限、談判時間和地點方面的要求；實體上，專利權人應提出合理的許可條件，避免提出一些明顯不公平、不合理的要求，如不公平的回授、不合理的搭售等。

實施人應遵循誠實信用原則。誠實信用原則作為民法的帝王條款，也是所有SEP實施人進行專利許可談判時所必須遵循的基本行為準則。具體而言，標準實施人應該積極回應專利權人發出的通知、談判要求、專利侵權分析比對表、許可條件等，不應基于非客觀因素拖延或拒絕參與許可談判。如果實施人以拖延或不真誠的行為作為爭取談判籌碼的策略，那么專利持有人可申請禁令，且具有不構成濫用市場支配地位的正當理由。

3.2加強對協商過程中談判行為的認定

隨著我國逐漸實現從實施人向權利人的角色轉換，設定缺乏反壟斷基礎的不合理限制將阻礙我國的創新發展。筆者建議借鑒日本JPO的《標準必要專利許可談判指南》，從市場角度出發，為FRAND談判設定準則框架，使SEP權利人和實施人對自身的行為能夠產生相應后果的預判，在一定程度上能避免或減輕雙方拒絕談判或談判失敗的風險。

基于此，通過梳理當前司法判例中對當事人談判行為的認定，尤其是歐盟法院在華為訴中興案中確定的談判框架，通過司法解釋等方式明確當事人的談判規則與相應義務，采用列舉式的方式盡可能明確當事人的過錯形式，有助于許可談判雙方在談判過程中對自身行為進行參照，引導當事人盡量避免不誠信的談判行為，有助于推動FRAND許可談判的進行。

3.3標準化組織對披露的專利展開實質性審查

標準化組織應當對標準必要專利權人所披露專利的真實性和重要性進行審查，剔除標準撰寫人申報的虛假、失效的專利，盡可能使最終被納入標準的專利是對標準制定至關重要且標準無法繞開的專利，保證標準必要專利的“必要性”[5]。考慮到標準化組織進行審查的成本較高，可以采取措施分散審查壓力。一旦某個專利權人的專利被納入標準，這就意味著其他與該專利具有競爭關系的專利權人的類似技術將被排斥在外。因此，競爭者必然對該項專利極其關注。標準化組織可通過將待審查的標準必要專利進行一段時間的公示，其他人可在公示期內對SEP的必要性提出異議。這種來自競爭對手的必要性審查可大大減輕標準化組織的審查壓力，緩解標準撰寫者的過度披露現象。

4結語

綜上，筆者認為個體是自身利益的最佳判斷者，SEP許可費的確定最終還是應當回歸到善意談判的軌道上來，由雙方在平等、自由的基礎上協商確定。技術標準設立的初衷是使社會能更加有效地利用有限的資源，能享受改進后的技術帶來的便利。這種紅利不應該由于專利的加持而被阻礙。通過一定的外部約束機制，或許可以為標準技術的普及營造更加公開、透明、高效的協商環境，提高標準技術的應用率，實現標準技術的公益性和專利技術私權屬性的共贏。

【參考文獻】

[1]倪朱亮，申楠，胡毅.標準必要專利實施許可條件的裁判思路研究[J].知識產權，2016（12）：26-31.

[2]葉若思，祝建軍，陳文全.標準必要專利使用費糾紛中FRAND規則的司法適用評華為公司訴美國IDC公司標準必要專利使用費糾紛案[J].電子知識產權，2013（4）：54-61.

[3]張陽珂.標準必要專利信息披露博弈分析[D].重慶：重慶理工大學，2019.

[4] Goodman D J，Myers R A.3G cellular standards and patents[C]//International Conference on Wireless Networks. IEEE，2005.

[5]譚袁.論標準制定組織披露規則的完善[J].北方法學，2017，11（5）：91-103.

【作者簡介】

于群，女，1968年出生，教授，碩士生導師，研究方向為法理學、民商法學。

李娜，女，1996年出生，碩士，研究方向為民商法學。

（編輯：于淼）