論商標注冊中“惡意”的認定

劉 悅

一、惡意申請注冊商標的現狀

(一)我國商標惡意注冊的現狀

2023年上半年,國家知識產權局累計打擊商標惡意注冊24.9萬件,其中商標注冊申請、異議等授權環節不予授權19.2萬件,占比77.1%;注冊商標的無效宣告等確權環節不予確權5.6萬件,占比22.5%(1)數據來源于2023年7月18日國務院上半年知識產權工作新聞發布會。。由此可見,我國雖然嚴厲打擊惡意申請注冊商標并且取得初步成效,但是防范商標惡意注冊在我國的商標治理中仍然處于關鍵地位。

(二)惡意注冊商標帶來的危害

1.對在先使用權人

惡意注冊商標大致可以分為兩類,一類是對已經使用的商標進行惡意搶注,從而高價賣給在先使用商標的人謀取利益。這樣的行為使得在先使用商標的權利人要么付出高昂的代價來取得自己的商標;要么付出大量的時間和人力成本來應對惡意搶注人提起的的惡意商標訴訟。另一類惡意注冊商標則是對非商標的在先權利進行侵犯,惡意搶注人將社會中具有影響力的詞匯,如人名、商號、形象、作品中的人物等他人的在先權利注冊為商標,從而利用其本身就具有的廣泛影響力從事商業活動。這種將商品和服務與在先權利相聯系,是一種攀附在先權利影響力和知名度的行為。

2.對消費者

商家對商標的大力宣傳使得消費者可以將商標和特定的商品和服務相連接。消費者選擇一個商標下的商品其實就是對該商標所包含的商品和服務的認可和信任,然而惡意注冊商標會使得大量虛假商標進入市場。以怡口蓮商標案(2)最高人民法院行政裁定書(2019)最高法行申13504號。為例,訴爭商標怡口蓮構成了對引證商標怡口蓮的復制模仿,且二者核定使用的種類都屬于日常生活食品。這就極易導致消費者對二者產生混淆。在商標惡意注冊的情形下,消費者據此不能選擇自己認可的商品,從而嚴重損害了消費者的合法權益。

3.對市場秩序

惡意注冊商標的行為會使得商標的識別功能遭到損害,正常的市場秩序變得混亂。商標的識別作用遭到損害的同時,惡意商標注冊人通過這種手段來進行不正當競爭。此種不正當競爭使得市場原本優勝劣汰的競爭機制遭到破壞。不僅如此,在惡意注冊商標行為盛行的情況下,有不少企業為了保護自己的商標,在注冊自己使用的商標之外還會注冊大量的防御商標,這使得商標數量產生“虛假膨脹”。不僅增加了商標主管機關的審查負擔,審查難度也會進一步增加,同時也不利于我國市場機制的良性運轉。

二、“惡意”在商標注冊中認定的困境

(一)理論障礙

1.現行法律規定不明確且分散

在民法中,惡意是行為人主觀上具有故意或者是重大過失。我國《商標法》中規定了注冊商標要遵循誠實信用原則。第四條規定了不以使用為目的的商標惡意注冊應當予以駁回。第九條規定了商標應當具有顯著性,避免以混淆為目的的商標惡意注冊。第三十二條規定了不正當手段注冊商標的行為。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第18條規定:“如果申請人明知或者應知他人已經使用并有一定影響力的商標而搶注,即可認定其采用了不正當手段。”這個意見把第三十二條中的不正當手段解釋為了明知或應知,沒有進一步要求行為人有搭便車以及侵占他人商譽的意圖。

2.司法解釋和行政法規之間的規定存在沖突

對于商標注冊中惡意的規定,最高人民法院出臺了《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(以下簡稱《確權規定》)的司法解釋,而商標評審委員會和商標局制定了《商標審查及審理標準》(以下簡稱《審查標準》)這一部門規章。這二者之間存在著諸多不同。如在認定惡意時對其他關系的認定,《審查標準》羅列了合同業務往來關系和親屬隸屬關系。而《確權規定》則對其他關系列舉出了親屬關系、勞動關系、地域關系、曾磋商代理關系、曾磋商合同業務往來關系。關于在先權利的規定,《審查標準》認為在先權利應當是除了商標權以外的在先權利。而《確權規定》中則認為在先權利應當是“民事權利或者其他應當予以保護的合法權益”,商標權被包含其中。《審查標準》是注冊時,商標局和商標評審委員會遵循的規則,而《確權規定》是司法機關在處理有關商標惡意注冊時參考的依據。二者之間的沖突會在認定“惡意”時產生前后兩種不同的結果。

(二)實踐困境

在溫州寶漢鞋業的行政訴訟案中(3)北京市高級人民法院行政判決書(2018)京行終2193號。,一審法院認為訴爭商標的類別不同,而第三人葛天那公司只能證明其在鞋類上具有知名度,不能證明是馳名商標。但是寶漢鞋業在第九類的商品上申請注冊了高達130多件商標,其中就包含了多個與他人在先的并且具有一定知名度的商標,寶漢鞋業的行為明顯超出了正常的生產經營的需要,具有明顯的主觀惡意。但是二審法院的判決認為囤積商標雖然是不可取的,但是寶漢鞋業具有真實使用意圖,并且已經經過了實際使用,不應被宣告無效。我國商標法中明確規定商標必須有使用意圖。然而,在二審中,雖然寶漢鞋業有囤積商標的行為,但是因為其有使用的意圖,因此,不能被認定為惡意。認定商標注冊是否具有“惡意”時,商標注冊者是否具有使用意圖是認定惡意的重要標準,但是在具有使用意圖時,是否要考慮商標注冊者的其他行為。惡意注冊商標不僅是利用商標轉讓來獲取高額利益,還存在利用在先商標的商譽和知名度搭便車進行銷售從而獲取利益。如果把使用意圖作為其他因素考量的先行性條件,這會讓許多惡意的商標注冊難以得到法律的有效規制。

三、歐盟商標法對“惡意”的認定

歐盟各國實行注冊取得制度,因此,歐盟對于惡意搶注商標的規定較為成熟,其對惡意的認定也較為完善。歐盟在認定惡意時需要進行全方位的考量。歐盟認定的標準與我國目前相同,采用的是明知或應知的判斷標準,即商標注冊人明知或者應當知道有一個相同的或者類似的商標在相同或類似的商品和服務上正在使用。在這一標準下,歐盟主要考慮四個方面:一是申請商標無效的申請人是否是善意的,即通過判斷在先使用人是否為善意為前提,進而判斷商標注冊人是否為惡意。二是商標注冊人在注冊商標時是否履行了在該行業內的一般人應當具有的注意義務,即在先權利人的標識應當是在其所在行業領域內普遍知悉的,一般人只要稍加留意就可以知曉該標識的存在。三是在先權利人和商標注冊人之間存在或者存在過合同關系或者是在訂立合同前對有關標識有過實際性接觸。但是僅僅憑借二者之間具有合同關系或者在先的接觸,不足以推斷行為人具有惡意。四是要看訴爭商標和引證商標之間的相似程度。如果是固有顯著性較高的商標,那么搶注人在主觀上很難認定為善意,法院一般會以此推定行為人知道或應當知道。

四、我國商標申請注冊中“惡意”的認定建議

我國商標注冊中的惡意應當是違背誠實信用原則的一種狀態,學理上可將誠實信用分為主觀誠信和客觀誠信。主觀誠信指的是人的主觀狀態,而客觀誠信指的是判斷行為人行為的客觀準則[1]。認定惡意時應當通過行為人主觀狀態和客觀行為共同認定。

(一)明晰認定標準

1.行為人對在先權利“應知或明知”

惡意的概念可界定為行為人明知或因重大過失而不知其法律行為缺乏法律依據的主觀狀態[2]。明知可理解為民法當中的故意,即行為人對自己注冊商標與他人的在先權利相同或類似有清楚認知。應知是根據一般行為人應具有的注意義務推斷行為人知曉在先權利。有學者認為應知在本質上屬于不知的狀態,不應推斷為惡意。但是行為人應知不知本就屬于民法上的重大過失,并不能被善意所包含。知情只是判斷惡意的先行性因素。即使是明知也并不等于惡意,故將應知納入知情標準里較為合理。

2.審查商標注冊人的真實使用意圖

商標本身就是為了識別商品和服務而生,對商標的使用是商標注冊的應有之義。使用取得商標制度下之所以少有惡意注冊的現象,原因就在于商標注冊人需要用大量證據來證明自己是最早使用該商標的。真實使用意圖的審查可以加大惡意注冊人的成本,從而抑制商標惡意注冊。歐盟在認定商標注冊中的“惡意”時也對真實使用意圖進行考察。我國在進行《商標法》修訂時,在第四條規定“不以使用為目的的商標惡意注冊,予以駁回”。這就和美國《蘭哈姆法》中的使用意圖一樣,一旦商標被認定為沒有使用意圖即可認定為“惡意”。對真實使用意圖的認定可以有效地對囤積商標的行為和搶注商標并將其轉讓牟利的行為進行規制。

3.商標注冊人有搭便車或攀附商譽等不良意圖

在認定行為人是否具有不良意圖時,首先要考慮法律對在先權利的保護。在先使用人通過對商標的使用在商標中凝結了自身的商譽,平等合理地參與市場競爭。因此,對在先使用的商標給予保護是合理的。對于其他在先權利,如喬丹案中的姓名權之爭(4)最高人民法院行政判決書(2016)最高法行再27號。,雖然喬丹本人不屬于我國姓名權保護的主體,但是喬丹本身在我國的體育行業中就具有一定的影響力。商標注冊人將其注冊為商標,其注冊商標時搭便車的不良意圖顯而易見。

(二)惡意客觀化行為的擴充

1.行為人主觀“明知或應知”的客觀表現

(1)在先使用商標的顯著性

商標的顯著性強可推定行為人明知或應知。如王碎永訴歌力思案中(5)最高人民法院民事裁定書(2016)最高法民申1617號。,法院認定“歌力思”作為文字商標屬于臆造詞匯,其本身獨創性高,商標的固有顯著性高,故推斷王碎永屬于明知或者是推定應知的情形。而有些商標在開始使用時并沒有很強的顯著性,但是商標使用人在商標上投入了大量的宣傳和使用,使得商標本身的顯著性得以提高。在北京和上海的“鴨王”之爭中(6)最高人民法院行政裁定書(2012)知行字第9號行政裁定。,北京鴨王在注冊商標時因為鴨王的固有顯著性不強,商標管理部門沒有予以注冊,然而上海鴨王在被拒絕注冊后,一方面通過司法手段不斷爭取商標,一方面也沒有放棄對“鴨王”商標的使用。最終通過大量的資金和宣傳等投入使“鴨王”商標成為了可以明顯區別于其他商品和服務的有一定影響力的商標,最終法院認為其具有顯著性而獲得商標權。

(2)其他關系

如果商標注冊人與在先使用人之間有過代理關系或者是合同關系,那么商標注冊人接觸到在先使用人未注冊商標的可能性極大,可推定商標注冊人明知或應知。當注冊商標和在先使用商標在同種類或者類似的商品和服務上使用或是行業相關聯,也可推斷商標注冊人明知或應知。在“樊記”商標案中,樊記和樊家鋪之間有著十分緊密的聯系,并且樊記作為當地多年的老字號,自然具有一定的影響力,據此就可以推斷商標注冊人是“明知或應知”的心理狀態。

2.真實使用意圖的客觀表現

在認定商標注冊人是否具有真實使用意圖時,可以根據其在注冊商標后是否存在真實的商品或者服務,以及商品和服務是否在市場上進行流通來證明自己具有真實使用意圖。如在溫州寶漢鞋業和葛天那的商標糾紛中,法院認為溫州寶漢鞋業在2013年注冊商標,從2014年開始在“安全鞋”商品上使用訴爭商標,其與貴州百固安全防護裝備有限公司存在多份購銷合同和增值稅發票,僅2014年和2015年兩年間的增值稅專用發票金額就超過134萬。因此,可以推斷溫州寶漢鞋業是在使用該商標。

3.搭便車或攀附商譽的行為

在認定商標注冊人是否具有搭便車或者攀附商譽的行為時,要關注商標與在先權利之間是否會讓公眾產生錯誤認知。對于侵犯在先權利的商標惡意注冊而言,此種行為一般都是對在先權利的全部加以注冊,并不進行修改。對在先權利進行侵犯的惡意注冊或是通過高價轉讓和惡意訴訟,或是通過實際使用來搭便車。高價轉讓行為和惡意訴訟都可以通過真實使用意圖來進行認定,而搭便車的行為要考察商標與在先權利的相同或相似程度。

認定商標是否近似,既要考慮商標標志構成要素及其整體的近似程度,也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度等因素,以是否容易導致混淆作為判斷標準。在New Balance公司與琪爾特公司的商標再審案中,最高法院最終通過對琪爾特公司惡意使自己的注冊商標與New Balance公司的商標產生混淆,從而認定二者商標之間形成了近似商標,最終判決琪爾特公司的注冊商標無效。混淆目的本身就顯示出了行為人主觀上的“惡意”,在這起案件中,琪爾特公司就是通過淡化和弱化自身商標的顯著特征來靠近New Balance公司的已具有一定知名度的“N”型商標以達到商標混淆的目的。這就充分能體現出在能認定行為人明知或應知的情況下,商標近似是可以認定為行為人具有“惡意”目的的行為。在認定在先權利與注冊商標之間是否會發生混淆和錯認時也可以對其相關領域進行考察,如喬丹是NBA的著名球星,而我國的喬丹品牌也是從事體育用品方面的商品服務,像這種在相同或者相似的行業領域,且商標與在先權利相同或類似,會導致一般公眾對此產生誤解,發生混淆的,就可以推定為惡意。

惡意注冊中的核心要素就在于對“惡意”的認定。本文認為惡意認定應當從主觀惡性和客觀行為出發來進行認定,以判斷知情為前提,以真實使用意圖為核心要素,用搭便車和攀附商譽等不良意圖進行細化兜底來對惡意做一個比較明晰的認定。