我國企業(yè)應對美國貿(mào)易法“３３７條款”的策略研究

闕玉瓊

摘要：在我國出口結(jié)構(gòu)中，高技術(shù)含量產(chǎn)品所占比例日增，當前對美國知識產(chǎn)權(quán)在國外和國內(nèi)進行全面保護的“337條款”具有訴訟費用高、時間緊迫、處罰措施嚴厲等特點，正成為美國企業(yè)對中國出口產(chǎn)品提起各種專利訴訟的重要武器?！?37條款”早已違背防止不正當競爭、營造規(guī)范市場秩序的初衷，明顯與GATT有關國民待遇的規(guī)定相悖。

關鍵詞：中國出口；337條款；應訴對策

1適時和解

在很多337調(diào)查案件中，都是通過申訴方與被訴方的和解而結(jié)案的，好的和解協(xié)議可以達到雙贏的效果。

這就要求在對方開展談判之前先了解對方的目的，其中涉及很多實際操作問題，如果對方旨在爭奪市場，通過專利限制對方的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)可以采取專利合作的方式，包括技術(shù)的交叉許可和專利互換的方式達成和解；如果對方想獲得專利使用費，就應該把握好談判的時機，此舉使取得相應技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)在必要條件下，短期內(nèi)采取這種方法可以避免研發(fā)核心技術(shù)的高昂費用，達到雙贏局面。

2積極應訴避免缺席判決

中國企業(yè)在面對337指控的時候，只要被告應訴，原告就必須證明自己擁有合法的知識產(chǎn)權(quán)，這對于未注冊的知識產(chǎn)權(quán)，例如一般的外觀設計尤為不易。在1990—2003年間，在所有的337調(diào)查案例中，大約有50件獲得了庭外和解，在剩下的50％中，約有一半被判侵權(quán)和違反337條款，另一半是沒有違反337條款。

美國的法院判決，在很多發(fā)達國家都是可以執(zhí)行的，如此敗訴損失是無法估量的。我國企業(yè)應參照上世紀七八十年代日本公司的情況，不怕訴累，積極應訴，據(jù)理力爭，為自己、也為相關行業(yè)和整個中國的經(jīng)濟發(fā)展爭取有利的環(huán)境、更大的機會和發(fā)展空間。

3掌握應訴的技巧

3．1是否存在有效專利

“根據(jù)美國的專利審查和司法實踐，由專利局所授予的專利，只是一項假定有效的專利權(quán)，任何人包括被控侵權(quán)人都可以向假定有效的專利權(quán)提出挑戰(zhàn)，然后由法院受理?！?/p>

還有一種情況是專利人在申請專利的過程中故意向?qū)＠肿髡`導性陳述或隱瞞某些重要信息，存在actionablemisrepresentation(可起訴的虛假陳述)，稱之為對“專利局的欺騙”。

3．2是否存在相關產(chǎn)業(yè)

是否存在相關的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的判斷標準主要有以下三個方面：廠房和設備的顯著投資；勞動力和資本的顯著利用；實施專利的實質(zhì)投資(包括工程設計、研發(fā)、技術(shù)許可)。若有掌握足夠的證據(jù)證明不存在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，則“337條款”適用的實體要件不足。

3．3是否侵犯專利權(quán)

查明已方是否有侵犯對方有效的專利，如果產(chǎn)品中的技術(shù)是通過自己獨立研發(fā)或是反向工程而擁有相同的技術(shù)并不構(gòu)成侵權(quán)。

3．4利用337條款運作機制提出抗辯

如果中國企業(yè)一旦被美國公司提起337指控，應該積應對。根據(jù)案件的實際情況，并且利用337條款的運行機制，在掌握應訴技巧的基礎上，提出如下抗辯：

(1)訴稱申訴方的美國專利無效，

一旦遭到侵犯專利的指控，實踐中被告最常見的做法就是反訴原告專利權(quán)無效。在SigmTel與珠海炬力的專利糾紛案件中，正是由于炬力集團的律師在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)6137279號專利不具備申請專利的條件，SigmTel才有可能向ITC申請停止并撤消第6137279號專利的侵權(quán)調(diào)查。

(2)提出反訴，申請中止程序。

為了爭取足夠的時間進行辯護，中方應向?qū)Ψ教岢龇丛V，該反訴將會被迅速移交對同案件有管轄權(quán)的地去法院審理。根據(jù)ITC規(guī)則申請中止程序，這樣可以使申訴者無法任意操縱和控制兩種訴訟制度，同時為自己贏得充分的應訴準備時間，并且節(jié)省精力與相關費用。

(3)提出上訴。

根據(jù)規(guī)定，對貿(mào)易委員會的最終裁定不服的一方可以向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴。該法庭同時也受理各地區(qū)法庭審理的專利侵權(quán)的上訴。