專利有效性爭議仲裁的雙維度考察＊

趙 麗

(1.武漢紡織大學人文社科學院,湖北武漢430073;2.華東政法大學法律系,上海200042)

專利有效性爭議仲裁的雙維度考察＊

趙 麗1,2

(1.武漢紡織大學人文社科學院,湖北武漢430073;2.華東政法大學法律系,上海200042)

近些年來,專利有效性爭議的適裁性在理論上的合理性已得到學界眾多學者的認可。然而,一項制度的確立不僅需要應然性的理論證明,還需要對現實操作層面中可能面臨的困難作出具體的預計和全面的考量。此類爭議本身的特殊性決定了其不可避免的涉及到對公共利益的潛在侵蝕,同時,還面臨著與我國現有的行政、司法爭議解決程序有效銜接與協調的難題。因此,我國在堅持此類爭議具有適裁性方向的同時,還應正視其可能引發的問題,從理論與實踐兩方面準備好充分的應對策略和解決方案。

專利有效性;可仲裁性;公共利益

爭議的可仲裁性(A bitrability),是指仲裁作為解決糾紛的一種方式可以解決哪些糾紛、不能解決哪些糾紛,即哪些糾紛可以通過仲裁解決、哪些糾紛不能通過仲裁而只能通過訴訟或行政處理的途徑解決[1]。從本質上理解,仲裁是一種合意程序,由這種合意衍生出仲裁庭的各種權限和管轄權[2](P7)。從仲裁產生的歷史看,其最初是商人間為避免訴訟高昂的時間和經濟成本,而自發決定將相互間的商事糾紛提交某個為雙方所信任的特殊個人或機構裁決,并自愿接受裁決約束,主動履行裁決內容。經過長期的發展,仲裁的各項制度日臻成熟,但合意性、民間性作為其最具優勢的顯著特征保留至今,并由此決定了適裁爭議的范圍僅限于平等當事人之間、可由當事人自由處分的權利義務糾紛[3](P90-92),即可以通過當事人和解解決的民商事爭議。而這一點,也成為現代仲裁制度決定爭議可仲裁性的基礎。德國、日本、奧地利、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、意大利、荷蘭等國家的法律均將不能和解的親屬事項排除在可仲裁的范圍之外[4](P432)。

目前,已有不少學者對專利爭議的適裁性問題做出了研究和探討。一般來說,合同類專利糾紛的適裁性在國際上已基本達成共識[5];而侵權類專利糾紛雖尚存爭議,但大部分國家仍基于其私權爭議性質,認可自愿達成的仲裁協議的效力,在實踐中基本掃清了提交仲裁的障礙[6](P328-329)。然而,對于專利糾紛中最基本,同時也最容易被當事人提出抗辯的確權糾紛,即專利有效性爭議的適裁性問題,理論界及各國的立法實踐仍存在很大分歧。

從理論上講,一方面,現代意義上的專利權與其他知識產權一樣,毫無疑問應屬于“私權”范疇[7](P3),只要不侵害他人和社會公共利益,應當允許當事人自由處分。因而,專利權爭議符合爭議可仲裁性的基本要求,可以被納入適裁的爭議范圍。然而,另一方面,專利在產生之初即為一種“特許權”,具有濃厚的公法性質。權利人對技術的高度壟斷決定了其確權直接關系到整個社會技術成本的高低和公共利益的保障,因而原則上又只能由公權力來行使,這顯然與仲裁的民間性相悖。因此,能否以及如何從理論上解決這一矛盾,從而使此類爭議恢復“私權”本色,擺脫“公共利益”的桎梏,順利納入可仲裁的范圍,成為學術界廣泛爭議的問題。

一、專利有效性爭議可仲裁性論爭

從國際實踐來看,1993年9月,世界知識產權組織全體大會正式批準成立世界知識產權組織“仲裁中心”(W IPO A rbitration Centre),主要負責審理個人之間或企業之間的知識產權爭議,并設置了較為寬泛的爭議受理條件。各國的國內立法也開始逐漸松動,美國率先突破傳統理論的公共利益考慮,明確在國內立法中允許專利有效性爭議交付仲裁,但裁決僅在仲裁協議的雙方當事人之間有效,對協議外的第三人沒有約束力。然而,大部分國家立法仍對此采取保守態度,如法國即以專利有效性涉及公共政策為由,堅持國內地區法院及其上訴法院的專屬管轄權,并拒絕外國仲裁庭的相關裁決在本國的執行。

我國立法對專利有效性爭議可否提交仲裁并無明文規定,但依《專利法》第45條、第46條的規定,對專利有效性的異議應向專利復審委員會提出,由專利復審委員會審查并宣告其無效;當事人對專利復審委員會的裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。由此可見,在我國,專利有效性的決定權首先應由特定的行政機關(專利復審委員會)專屬享有,司法機構也僅有復核權。因此,仲裁機構似乎無權對此作出裁決。

事實上,作為確權和交易的基礎,專利有效性的認定許多時候對解決任何一類專利糾紛而言,均是無可避免的。況且,即使爭議原本不涉及,只要此類爭議的適裁性在法律實踐中尚存爭議,爭議一方當事人就往往會就此提出異議,并據此抗辯[8](P145),重新啟動冗長的行政或司法程序,排除或阻滯仲裁程序的進行。由此可見,專利確權糾紛的適裁性問題已成為仲裁程序能否順利擴展至專利糾紛領域的一個前提性命題。

二、專利有效性爭議適裁的理論合理性

早期的仲裁法理論認為,知識產權糾紛與反不正當競爭爭議、勞動爭議以及證券爭議等一樣,涉及到國家公權力的授權和監管,關系到公共福祉和利益,因而原則上不能由仲裁機構裁決解決,而應當由國家公權力來解決。[9]然而,隨著國際技術貿易的發展和仲裁制度的日益完善,學者們已基本否定了傳統理論中籠統地認定知識產權糾紛不可仲裁的理論,開始以一種更具體、科學的態度對知識產權糾紛的可仲裁性問題進行了系統的分類探討。

具體到專利確權糾紛而言,近十多年來,國內許多學者開始關注美國的專利有效性仲裁,并對此類爭議的適裁性進行了宏觀的定性分析,從幾個方面論證了專利有效性爭議適用仲裁的理論基礎和現實條件:

第一,知識產權的私權特征,符合仲裁法理論中對于可仲裁的爭議應當具有當事人可處分性的要求,只要仲裁本身不損害公共利益,就應當納入可仲裁爭議范圍。

第二,仲裁本身所具有的專業、高效、私密、易于執行等特點很好的滿足了專利爭議技術性、時效性、保密性等特殊要求,彌補了現有行政和司法救濟程序的不足,具有的顯著優勢和良好的適用前景[10]。

第三,簡單的以專利有效性爭議涉及公共政策為由否定其可仲裁性是不充分的。(1)近些年來,隨著仲裁理論與實踐的不斷發展,對公共政策問題的態度逐步寬松,減少通過區分哪些事項和法律規范具有公共政策的方法,來作為判定是否具有可仲裁性的標準,甚至對很大程度上涉及適用公共政策規范的案件允許仲裁,從而呈現出一種將可仲裁性問題與公共政策相脫離的趨勢。[11](P639)(2)仲裁強調意思自治,裁決僅對仲裁參與方有效,對公眾沒有約束力;而且仲裁往往秘密進行,公眾很難得知有關情況。因此,仲裁本身的性質決定了其對專利有效性的裁決對公共利益影響甚微。[12](3)專利有效性爭議的仲裁結果不會造成私人權利向公共領域的過度擴張以及公共資源的減少,因此不會損害公共利益。“對知識產權效力的裁決結果無非有效或無效兩種,如果裁決有效,則保持原有知識產權人的權利。相反,如果涉案知識產權被仲裁機關裁決為無效,那么社會公眾可以自由利用涉案知識信息,這反而擴大了公共利益的范圍[13]。”

國是從比較法的角度看,當前許多國家,如美國、加拿大等國家的國內司法判例及立法中都已經開始承認專利有效性爭議可交付仲裁的規定,國際商會國際仲裁院亦在1989年所作的6097號仲裁裁決也認定了專利有效性爭議具有可仲裁性[14]。

三、專利有效性爭議仲裁的潛在問題

既然專利有效性爭議的適裁性問題在理論和國際實踐中均已有巨大突破,我國是否亦應盡快在立法中允許此類爭議提交仲裁呢?筆者認為,長遠來看,此類爭議逐步納入可仲裁事項范圍是將來仲裁法發展的必然,然而,仲裁畢竟是“一種可以產生公共后果的私人程序[15](P147)”,我國在確定立法方向的同時,還應采取更謹慎穩妥的態度,正視其可能帶來的問題。

(一)對仲裁協議外第三人的利益影響

專利作為知識產權領域中審查標準最嚴格、保護力度最強的壟斷性權利[16](P29-30),其有效性判斷直接決定了權利人能否并在多大范圍內壟斷某項先進技術,拒絕社會其他成員未經許可的使用。也就是說,此類爭議的裁決結果關系整個社會的技術利用成本。也正因為如此,其適裁性探討必然涉及社會公共利益,必須考慮對其他第三人可能造成的利益影響。

為便于理解,我們假設一個案例幫助分析:某研發公司A同時有償授權B與C兩家生產商生產并銷售其專利產品。B生產商因缺乏相應的銷售權限,將其生產的專利產品委托某銷售商D負責分銷。后A、B間就該專利的有效性發生爭議,依仲裁條款將爭議提交仲裁。無論仲裁機構最終裁決該專利有效與否,根據仲裁的非公力性和合意性特征,裁決都僅在仲裁雙方當事人之間有約束力,A經國務院專利行政部門授權并登記公告的專利權仍然有效,原則上,其對任何第三人的效力不受仲裁裁決的影響。那么在此案中,仲裁可能對第三人利益產生哪些影響呢?

一是若仲裁機構裁定A所享有的該技術專利有效,則其裁定與A所登記公示的權利狀況一致,其他第三人依據公示對該專利的權利預期一般不會有誤,因而對其影響不大。

二是若仲裁機構裁定A所享有的該技術專利無效,可能出現的問題包括:(1)專利法傳統理論中的“權利窮竭原則”在此是否適用?知識產權的權利窮竭原則,在西方被稱為“專有權的窮竭”(the exhaustion of exclusive right),又稱“權利的一次用竭”[17](P328),指知識產權所有人或經其授權的人制造的知識產權產品,在投放到市場后,權利人即喪失了在一定地域范圍內對它進一步控制的權利,權利人的權利被認為用盡窮竭了。凡合法取得該知識產權產品的人,均可以對該知識產權產品自由處分,即可以自由地使用、轉賣、處置該知識產權產品。[18]一般認為,我國《專利法》第六十九條第一款的規定,即為該原則在專利領域的具體體現①我國《專利法》第六十九條規定“:有下列情形之一的,不視為侵犯專利權:(一)專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的;。在上述案例中,該原則可被解釋為,B、C原本均為經A合法授權的專利使用人,A的專利權在該次授權中已“一次用竭”,因此,受B委托銷售的D,以及從C、D手中購買并使用該專利產品的普通消費者并不構成專利侵權。然而,倘若仲裁裁定A的專利權無效,B可以無償生產該專利產品,但該裁定僅有相對效力,對于D而言,A仍然是合法專利權人,那么,其銷售行為是否還需授權?從D手中購買專利產品的普通消費者是否仍能依“權利窮竭原則”獲得豁免?這一問題似乎少有學者提及。(2)對同行業專利使用人的不良誘導。從上述案例不難看出,倘若仲裁裁定專利無效,B即可無需支付專利使用費,生產、(間接)銷售專利產品,較之于同行業(往往也是競爭對手)的專利使用人C而言,其技術成本顯然低得多,這種成本優勢必然反映到價格上,為B獲得更高的銷售額及利潤。競爭者之間無機密,經濟利益必然誘導其他專利使用人的效仿,在事實上造成對仲裁的不良導向。

(二)與行政爭議解決程序的關系

一旦允許專利有效性爭議納入仲裁,仲裁程序與現行法律規定的行政爭議解決程序如何銜接、協調就成為一個不可回避的問題。

第一,專利有效性爭議可否在任何階段提交仲裁?按照我國《專利法》的規定,專利申請人向國務院專利行政部門提出的專利申請可能因實質審查不合格而被駁回,申請人對此駁回決定不服的,可以提請專利復審委員會復審,對復審決定仍然不服的,還可以提起訴訟②見《專利法》第三十七條及第四十一條之規定。。從廣義上講,申請過程中對專利是否符合實質條件、能否授權的異議也可看做一種專利效力的爭議,但顯然,作為申請專利行政程序的一個必要環節,仲裁此時是不適合也不應當介入其中的。

第二,仲裁協議是否具有排除行政程序的效力?按照我國現行法律的規定,仲裁裁決為終審裁決,一項爭議或裁或審,仲裁與司法審判一般只能進行其一。那么,仲裁協議是否也可以排除專利復審委員會對同一爭議的審查?

第三,仲裁裁決的效力及與行政確權決定的關系。仲裁裁定僅對仲裁協議雙方當事人有效,即仲裁對專利有效性的判定僅為個案審查,無普遍效力。相反,國務院專利行政部門的授權在依法登記及公告后就具有對世性,對任何人均有約束力。然而,一項權利的法律效力必須通過個案實現,若不同仲裁機構在不同案件中就同一專利的效力作出相異的裁決,就使原本具有對世效力的行政授權被間接架空,處于事實上的效力不確定狀態,需要在個案中由民間性的仲裁機構決定。這對于專利行政機關行政權力的權威性而言非常不利。

另外,專利有效性爭議的仲裁裁決是否會受專利行政機關后續決定的影響?如果某一專利有效性爭議已經仲裁裁決,后經其他異議人申請,專利復審委員會就同一專利作出與該裁決完全不同的審查決定,并依行政程序正式更改了專利登記及公告。那么,當事人可否依據行政決定要求撤銷原仲裁裁定?如果可以,該撤銷是否具有溯及力?這些具體問題在現有的理論研究中也尚未得到解決。

四、我國將專利有效性爭議納入仲裁的準備及策略

從上文的分析可見,雖然目前我國理論界已經從應然的層面對專利有效性爭議的適裁性作出宏觀、方向性的探討,但此類研究僅局限于合理性的論證,對其中所涉具體問題,卻未能充分地展開和研究。因此,簡單的照搬別國的做法,過快地將這一爭議納入可仲裁的范圍是不科學的。我們在通過相關立法明確允許專利有效性爭議提交仲裁之前,還應在理論和實踐兩方面進行更具體深入、全面細致的考量,做好充分的準備。

第一,針對專利有效性爭議的可能涉及社會公益及不特定第三人的利益,為盡量避免仲裁裁決造成社會技術成本的提高,阻礙專利產品的使用和交易,一方面,應嚴格規定,裁決的效力僅限于仲裁協議當事人之間,原則上不能約束第三人;另一方面,對此原則還應有特殊例外,即當仲裁裁決某專利無效時,則將專利理論中的“權利窮竭”原則擴展適用于依此裁決合法使用該專利技術的銷售后手。即,一旦仲裁一方當事人依照專利無效的裁決無償生產、銷售涉案的專利產品,從其手中購買獲得該專利產品的后手及普通消費者的使用、銷售行為亦不構成對原專利權的侵犯。

第二,進一步提高仲裁機構及仲裁員的專業性,謹慎對待無效裁決。設立專門的知識產權仲裁機構,從大量具有專利技術知識和實踐經驗的人員中選擇仲裁員,同時,還應引入專家證人等制度,幫助仲裁庭解決在判斷專利效力時所必需的專業問題,提高仲裁裁決的公正性和準確性。

至于仲裁庭是否有權直接裁決專利無效,有學者認為,“仲裁裁決是一裁終局的,如果允許仲裁庭直接裁決權利無效,等于變相剝奪了知識產權人通過行政訴訟維護自己知識產權有效性的權利”,“而且,知識產權的無效宣告本身屬于行政機關的專屬管轄權,如果允許仲裁庭作出知識產權無效裁決,似乎有侵人公權力之嫌”,因此,仲裁庭不得直接裁決專利無效,只能在無效情形非常明顯時,以“禁止權利濫用”為由,限制權利人的行使[19]。筆者認為,這種觀點是不可取的,仲裁作為一種爭端解決方式,最大的價值與目的就在于公平的對待爭議事項的全部可能性,自主公正的對爭議作出判斷。而專利有效性爭議的核心矛盾就在于專利效力的判定,如果事先禁止其裁決專利無效,那就意味著在爭議解決前就已經擬定了裁決結果,仲裁本身定紛止爭的意義亦完全喪失。至于以權利濫用為由限制專利權人的權利行使,這更是對民法中“禁止權利濫用原則”的一種誤解。禁止權利濫用原則,是指民事主體在從事民事活動時必須正確行使民事權利,不能損害國家利益和第三人利益。[20](P51)而在專利有效性爭議中,專利權本身即為一種壟斷權,具有獨占性,承認專利有效就必須承認權利人壟斷專利技術及專利產品的合法性,除非法律規定的強制許可和合理使用,專利權人有權拒絕他人的使用。專利本身存在明顯的無效情形,這僅僅是權利本身成立及有效與否的判斷,不涉及權利的行使方式和行使效果,與“權利濫用”完全無關。因此,認可仲裁機構對專利有效性爭議的管轄權限,就必須同時賦予其自主裁定涉案專利是否有效的權力,但為減少仲裁裁決與行政授權對世性效力的矛盾,實踐中,應要求仲裁庭及各仲裁員在審理此類案件時,持謹慎的態度,專利無效裁決的作出,應相當慎重,盡量減少對其他專利使用人及專利行政部門的公權力的不良影響。

第三,在程序和效力上保證仲裁與行政爭議解決程序的合理銜接。首先,應當明確,當事人對駁回申請的異議程序作為專利申請行政程序的必要環節,應當專屬于專利復審委員會審查決定,當事人不得提交仲裁,防止仲裁對公權力的不當入侵。其次,在程序的并行設置上應當堅持,仲裁裁決應當為終審裁決,當事人事先或在爭議發生后自愿達成的仲裁協議有效,可以排除任何一方當事人違背協議將此爭議提交專利復審委員會決定。專利行政部門也應當配合并支持仲裁機構的爭議解決權限,在發現已經受理的爭議有效性爭議存在合法的仲裁協議時,應主動駁回當事人的申請,終止行政裁決程序。

另外,從裁決的效力來看,原則上,仲裁裁決是終審裁決,同一爭議,不受專利行政機關或司法機關的二次復審。然而,仲裁具有合意性,其效力僅限于仲裁協議雙方,不能約束第三人,當然,仲裁當事人也不能僅憑借仲裁裁決要求專利行政部門更改已有的專利授權或宣告專利無效。

最后,雖然對同一糾紛,仲裁協議有排除專利行政機關平行受理的效力,然而,已有的仲裁程序并不影響其他當事人在新的糾紛中就同一專利的有效性再次向專利復審委員會提出異議,并要求宣告該專利無效的權利。專利復審委員會所作出的行政決定若與原來的仲裁裁決不符,為保證公共利益不會因仲裁裁決而減少,我們也應借鑒美國的做法,由當事人事先約定,如果日后裁決所涉及的事項被有管轄權的法院宜布無效或不能執行,該有管轄權的法院可根據當事人的請求,對該裁決作出修訂,此修訂支配當事人的權利與義務;但是仲裁裁決認為無效,而后來法院認為有效,當事人不得申請變更。這樣一來,就可以保證權力權力機關認定的專利效力不會因仲裁裁決而減少非權利人可以享受到的利益,即仲裁裁決不會擴大專利壟斷權的范圍,亦不會因此侵害公共利益。

[1]全國人大常委會法制工作委員會.中華人民共和國仲裁法法律釋評[M].北京:法律出版社,1997.

[2]林一飛.國際商事仲裁法律與實務[M].北京:中信出版社,2005.

[3]譚兵.中國仲裁制度研究[M].北京:法律出版社,1995.

[4]丁建忠.外國仲裁法與實踐[M].北京:中國對外經濟貿易出版社,1993.

[5]M.A.Smith etc.A rbitration of Patent infringement and Validity issuesWorldw ide[J].Harvard Journal of Law and Technology,sp ring,2006.

[6]劉曉紅.論知識產權爭議仲裁的法理與實踐基礎[A].當代國際法論叢(第6卷)[C].北京:北京大學出版社,2006.

[7]鄭成思.知識產權論[M].北京:法律出版社,2001.

[8]張建華.仲裁新論[M].北京:中國法制出版社,2002.

[9]高言.仲裁法理解使用與案例評析[M].北京:人民法院出版社,1996.

[10]吳友明.論知識產權仲裁[J].法學評論,1999(4).

[11]劉曉紅,許旭.國際商事仲裁可仲裁性問題在歐美的發展趨勢[A].當代國際私法研究——21世紀的中國與國際私法[C].上海:上海人民出版社,2006.

[12]崔國斌.美國專利有效性仲裁制度評析[J].知識產權,1998(3).

[13]吳巍,陳家強.知識產權民事糾紛的仲裁性研究——類型化的視角[J].河北廣播電視大學學報,2007(5).

[14]洪祖運.專利有效性仲裁問題的國際研究[J].仲裁研究,2008(1).

[15][英]艾倫·雷德芬馬丁·亨特.國際商事仲裁法律與實踐[M].林一飛,宋連斌譯.北京:北京大學出版社,2005.

[16][美]阿瑟·R·米勒,麥克爾·H·戴維斯.知識產權概要[M].周林,孫建經,張淑譯.北京:中國社會科學出版社,1997.

[17]鄭成思.知識產權論[M].北京:法律出版社,1998.

[18]嚴桂珍.權利窮盡原則在美國專利產品平行進口領域中的適用及重大調整[J].比較法研究,2008(4).

[19]李鳳琴.知識產權有效性爭議的可仲裁性研究[J].仲裁研究,2007(2).

[20]孫憲忠.民法總論[M].北京:社會科學文獻出版社,2004.

Abstract:Recently,it has been accep ted by many scholars that the disputes concerning the validity of patent should be related to arbitration.With the unique characteristics of patent,the assessment of patent validity inevitably involves the consideration of public interest.Therefo re,its arbitration p rocedure m ust be coo rdinated w ith the other dispute means like judicial and adm inistrative p roceedings. How ever,the scholars’analysis is too abstract to solve the concrete p roblem s.A s a result,w hile adhering to the arbitrability of the patent validity disputes,we should attach more importance to the potential p roblem s arising from it and make good p reparation to solve them.

Key words:the validity of patent;arbitrability;public interest

[責任編輯 楊 敏]

A Double Latitude Explore in to Arbitration in Paten t Validity D isputes

ZHAO Li1,2
(1.School of Humanities,Wuhan Textile University,Wuhan 430073,China; 2.Law School,East China University of Political Science and Law,Shanghai 200042,China)

DF523

A

1009-1734(2010)05-0074-06

2010-08-10

趙麗,武漢紡織大學人文社科學院講師,華東政法大學國際經濟法專業在讀博士,從事知識產權法學、W TO法研究。