《專利法》第33條的立法本意與法律適用探析
——以先申請原則和禁止反悔原則為支點

崔 崢 張 鵬

《專利法》第33條的立法本意與法律適用探析
——以先申請原則和禁止反悔原則為支點

崔 崢 張 鵬

理解《專利法》第33條的立法本意，分析其法律適用標準，需要以先申請原則和禁止反悔原則為邏輯基礎。討論美國、日本、歐洲相關規定的立法本意和邏輯基礎。進一步分析禁止反悔原則理應包括授權程序中的禁止反悔、確權程序中的禁止反悔和授權與確權程序之間的禁止反悔。從先申請原則和禁止反悔原則分析《專利法》第33條的立法本意。就《專利法》第33條的法律適用給出具體規則建議：以修正的新穎性判定方法為判斷基準，對于修改的內容區分澄清性修改與調整性修改，并結合修改時機等因素對調整性修改內容進行禁止反悔判斷。

修改超范圍 禁止反悔原則 先申請原則 澄清性修改 調整性修改

對于《專利法》第33條的法律適用，應當從其立法本意出發，而非從“直接、毫無疑義地確定”的含義出發。也就是說，應當從立法的角度，探究《專利法》第33條的立法本意，而非僅從解釋論的角度分析。《專利法》第33條規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。本文在探究禁止反悔原則在授權和確權程序的適用問題的同時，結合先申請原則，探討《專利法》第33條的立法本意在于上述兩個原則法律適用的綜合，以期得出《專利法》第33條判斷標準方面的建議。

一、審查實踐和司法實踐介紹

在“墨盒”一案①參見國家知識產權局第11291號無效宣告請求審查決定、（2008）一中行初字第1030號行政判決和（2009）高行終字第327號行政判決。中，鄭某針對精工愛普生株式會社所享有的00131800.4號發明專利提出無效宣告請求，理由是本專利不符合《專利法》第33條的規定。專利授權文本中權利要求1和權利要求40中的“存儲裝置”均由專利權人在提出分案申請時由“半導體存儲裝置”主動修改而來，除了說明書背景技術中記載的“這是因為，打印設備必需帶到廠家，并且記錄控制數據的存儲裝置必須更換”以及“其中在一個墨盒上設置了半導體存儲裝置和連接到存儲裝置的一個電極”之外，原說明書和權利要求書中并沒有關于“存儲裝置”的記載。并且，結合專利申請文件整體可以得知，在上述并非描述本專利申請技術方案的背景技術部分的內容中，“存儲裝置”應當是對于“半導體存儲裝置”的簡稱。

基于上述請求，專利復審委員會作出的無效決定認為，本專利包括實施例在內的整個原說明書及權利要求書都始終是針對半導體存儲裝置來描述發明的?！按鎯ρb置”是用于保存信息數據的裝置，除半導體存儲裝置外，其還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。原說明書和權利要求書中均不涉及其他類型的存儲裝置，也不能直接且毫無疑義地得出墨盒裝有其他類型的存儲裝置，因此，“存儲裝置”并非確定無疑就是原說明書和權利要求書中記載的“半導體存儲裝置”。此種修改是超范圍的，不符合《專利法》第33條的規定。專利權人不服上述無效決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，北京市第一中級人民法院一審判決維持第11291號無效決定有效。專利權人不服，上訴至北京市高級人民法院。

北京市高級人民法院判決認為，首先，技術術語及特征的理解應當以本領域技術人員的角度，考慮到該技術術語或特征所使用的特定語境。本專利原始文本中相關權利要求記載有“半導體存儲裝置”及“存儲裝置”的內容。其次，本專利權利人在實審階段答復通知書的意見陳述書中對“存儲裝置”作出明確限定。還有，原說明書中記載“其中在一個墨盒上設置了半導體存儲裝置和連接到存儲裝置的一個電板”，表明“存儲裝置”為“半導體存儲裝置”的簡稱，因此，將“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”并未形成新的技術方案，不超范圍。

本案凸顯了授權和確權程序中的禁止反悔原則，也就是說，能否將禁止反悔原則和先申請原則作為《專利法》第33條的邏輯基礎，以此作為判斷是否構成修改超范圍的判斷標準。也就是說，如何分析在授權程序中的修改對于無效程序的影響，授權程序中的修改是否能夠在無效程序中適用禁止反悔，甚至在授權程序的不同階段適用禁止反悔。在授權程序中，專利申請人將“半導體存儲裝置”主動修改為“存儲裝置”，體現了其具有“半導體存儲裝置”和“存儲裝置”二者含義不同的意思表示，否則上述修改缺乏實際意義。然而，專利權人在無效程序中主張“半導體存儲裝置”與“存儲裝置”保護范圍一致，從而主張上述修改符合《專利法》第33條的規定。上述情形是否具有禁止反悔原則的適用空間，值得深入討論。

二、國外立法例的比較研究

對于修改不得超范圍的立法宗旨，歐洲專利局審查指南和日本特許廳發明和實用新型審查基準均進行了詳細闡述，我國審查指南沒有明確規定。下面對歐洲、日本和美國的相關立法加以分析。

（一）歐洲立法例及判定實踐

歐洲專利局審查指南規定，《歐洲專利公約》第123條第2項的法律內涵是，不允許專利申請人通過加入未在原始申請文件中記載的主題來完善其發明，否則將賦予申請人不正當的權利，并且也會損害對原申請文件有所依賴的第三方的利益。如果申請內容所有變化（通過增加、改變或刪除）導致本領域技術人員看到的信息不能從原申請的信息中直接和毫無疑義地導出，即使考慮了對本領域技術人員來說隱含公開的內容也不能導出，那么應當認為該修改引入了超出原始申請內容的主題，因此不被允許。

在判定實踐中，歐洲專利局逐步確立了新穎性判定法、修正的新穎性判斷法、必要技術特征判定法等。其中，新穎性判定法的思路在于修改超范圍的判斷，即判斷修改的文本相對于原文本是否具有新穎性②參見歐洲專利局審查指南第IV部分第7.2節的規定。。修正的新穎性判斷法則是將修改內容分離（修改的權利要求排除原權利要求的保護范圍之后的剩余內容），然后判斷該修改內容相對于原申請文件是否具備新穎性③參見歐洲申訴委員會T194／84決定。。必要技術特征判定法則需要判斷替換或刪除的技術特征是否是解決技術問題必不可少的技術特征，如果構成必不可少的技術特征，則判斷是否構成實質性改變。

（二）日本立法例及判定實踐

日本特許廳發明和實用新型審查基準在“修改限制制度的主旨”部分規定，為了順利進行各項程序，希望最初就能提交完整內容的說明書等文件，如果申請時說明書、權利要求書及附圖(以下稱“說明書等”)很完整，就沒必要對說明書等進行補正。但實際上，最初無法期望得到完整申請文件的情況也不少，即說明書等的記載往往有不明確之處，往往達不到正確理解發明的程度，且常常有誤記、錯記現象。因此，在申請之初往往很難提交完整、準確無誤的說明書等。即使在申請之初提交的文件很全面、很完整，如果審查結果認為發明內容是現有技術或是已經申請的內容，就要對權利要求進行縮減，即需要對說明書等進行補正。此外，為確保說明書等作為技術文獻的質量也應該承認補正程序。因此，需要在一定的修改范圍限制下承認或認可說明書等的修改?？墒牵趯＠暾堃院?，如果允許在隨請求書最初提交的說明書、權利要求或附圖中所記載事項的范圍之外進行修改的話，由于修改的效果溯及申請之時，相信最初說明書等記載內容的第三人就會處于各種難以預測的不利之處。也就是說，對申請說明書等進行補正時，如果將申請時說明書等中沒有記載的發明內容也補入，而獲得專利權時就違反了先申請原則，因而應對補正的內容和時間加以限制?？傊瑸榱苏{整、平衡申請人與第三人的利益關系，修改必須在最初說明書等記載的事項的范圍內進行。

（三）美國立法例及判定實踐

美國《專利法》第132條規定，任何修改都不能在發明的披露中引入新主題。在判斷修改是否引入新主題時，有字面判斷法和概念判斷法兩種方法。字面判斷法主要在于判斷修改的內容與原始申請記載的字面解釋是否相吻合；概念判斷法主要在于判斷修改是否引入任何新的發明概念。

雖然美國采用先發明原則，然而對于修改超范圍立法宗旨的考慮，很大程度上亦是建構在保障和鼓勵先申請的政策取向上。強制申請人對相關的但屬于不同構思的發明提出另外一件申請，不僅可以保持不同專利具有可區別的構思，而且也是基于美國專利商標局從財政收入的考慮。專利申請日的確定也是關鍵的因素。④[美]Thomas K. Landry, Constitutional Invention. “A Patent Perspective”, 25 Rutgers Law Journal 67.

三、禁止反悔原則的法理分析

下面首先討論禁止反悔原則的立法本意，探討禁止反悔原則是否具有在專利授權和確權階段適用的空間，從而分析是否可以以禁止反悔原則和先申請原則作為《專利法》第33條的邏輯基礎。

（一）從實然法的角度分析

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條規定：專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持，從而確立了專利侵權案件審理中的禁止反悔原則，但這并未涉及專利授權和確權程序。對于授權程序和確權程序中是否可以適用禁止反悔原則，專利審查指南亦沒有規定。然而，實然法的選擇并不必然構成適合法律邏輯的應然法律體系狀態。

（二）從應然法的角度分析

傳統觀點認為，禁止專利權人將其在審批過程中通過修改或者意見陳述所表明的不屬于其專利權保護范圍之內的內容重新囊括到其專利權保護范圍之中，這就是禁止反悔原則⑤尹新天：《專利權的保護（第二版）》，知識產權出版社2005年4月版，第449頁。。也就是說，禁止反悔原則包括禁止修改導致的反悔和禁止意見陳述導致的反悔，其所界定的是授權和確權過程中的修改與陳述對于侵權程序的約束作用。下面就禁止反悔原則在專利授權和確權階段的適用問題加以討論。

從禁止反悔原則的歷史沿革而言，禁止反悔原則應當適用于專利授權和確權階段。一方面，就禁止反悔原則的起源而言，該原則是一項基于衡平法允諾禁反言原則（doctrine of estoppel）的、根植于美國專利制度的原則,最初是作為權利要求解釋的一般規則發展而來的，起源自專利授權程序本身⑥[美]Donald S. Chisum：“Chisum on Patents”，M. Bender, 2007: §18. 02.。專利禁止反悔的概念最初與棄權（disclaimer）的概念有關。在1836年的美國《專利法》中，專利權人可以通過再公告修改其專利——允許專利權人修改專利申請以使專利權人在發現潛在的、導致其專利無效的問題時來挽救其專利權⑦[美]Wagner，R．P．”Reconsidering Estoppel： Patent Administration and the Failure of Festo”, University of Pennsylvania Law Review, 2002,151:181．。在1879年Leggett v.Avery案⑧Leggett v．Avery, 101 U.S. 256, 259－60.中，專利權人根據美國專利商標局的要求放棄了除權利要求5之外的其他權利要求，并被授予了再公告專利。然而對其專利申請延長7年的再公告專利，專利權人引入已經放棄的其他權利要求。美國最高法院堅持主張專利權人一旦明確放棄某項權利要求后，就不能在后續的權利要求續展中擴大權利要求范圍，重新獲得已經放棄的權利。最高法院對專利權人采用與其放棄的權利要求相似的權利要求獲得的再公告專利表示強烈反對，認為這無異于欺詐行為⑨[美]Alexander， J．Cabining the Doctrine of Equivalents in Festo: a Historical Perspective on the Relationship between the Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel, American University Law Review, 2002,51:569.。因此，最高法院認為該再公告專利無效，宣布這種對先前已放棄的權利要求授予專利權是一件對公眾有巨大欺騙性的事件⑩[澳]布拉德?謝爾曼、 [英]萊昂內爾?本特利：《現代知識產權法的演進：英國的歷程 (1760－1911) 》，金海軍譯，北京大學出版社2006年版，第121頁。?？梢姡狗椿谠瓌t的雛形，在Leggett v.Avery案的專利授權程序以及授權司法審查程序中被加以適用。另一方面，禁止反悔原則的發展進程亦沒有排除在專利授權程序和專利確權程序中的適用。Sergeant v. Hall Safe & Lock Co.案?Sergeant v. Hall Safe & Lock Co., 114 U.S. 63,86.判決指出，在專利申請被拒絕后，發明人將技術特征和限制性條款加入到專利申請中，該技術特征和限制性條款必須視同為棄權，以對發明人不利、對社會公眾有利的方式嚴格解釋。并且，在美國專利審查指南中亦明確規定專利申請文件的修改也適用“禁止反悔”原則，即在先程序中放棄的主題不能通過在后續程序中進行修改而重新取回?參見美國專利審查指南第1412.02章。。

就禁止反悔原則的制度價值而言，該原則應當適用于專利授權和確權階段。專利審查歷史禁止反悔作為一項傳統的衡平法原則, 經常在民事訴訟中被作為抗辯理由來加以使用。專利禁止反悔原則可以分為專利審查歷史禁止反悔原則(prosecution history estoppel)、專利轉讓人禁止反悔原則(assignor estoppel)、專利被許可人禁止反悔原則(licensee estoppel)?鄭成思：《知識產權論 （修訂本）》，法律出版社2001年版，第79-82頁。。其中專利審查歷史禁止反悔原則沒有被排除在專利授權程序和專利確權程序適用的可能性?[美]Janice M. Mueller. An Introduction to Patent Law, CITIC Pubulishing House 2003:247-248.，理應理解為可以適用于專利授權程序和專利確權程序中。上述觀點在歐洲似乎亦有所支持。《歐洲專利公約》2000年修訂時，《歐洲專利公約修改基本建議》原本在《議定書》中新增加了第3條對禁止反悔原則加以規范，亦即“在確定專利的保護范圍時, 應該適當考慮專利申請人或專利所有人在授權或無效程序中所作出的、明確限定保護范圍的任何陳述,特別是在答復對在先技術的引用時所作出的限定陳述。”?歐洲專利組織：http://docu2ments1epo1org/projects/babylon/eponet1nsf/0/43f40380331ce97cc125727a0039243c/＄file /00002a_en.pdf，2010年9月30日最后訪問。由于對禁止反悔原則規定的必要性存在較大爭議，所以未能取得一致結論，并且未能加入《歐洲專利公約》中。但是，從草案本身分析，對禁止反悔原則在授權和確權階段的適用亦無異議。

綜上所述，禁止反悔原則理應包括授權程序中的禁止反悔、確權程序中的禁止反悔和授權與確權程序之間的禁止反悔。禁止反悔原則屬于裁判者查明的范疇，亦即即使當事人并未主張，裁判者亦應當對是否存在禁止反悔的情形加以查明?Cf. Advanced Cardiovascular Systems Inc. v. Medtron Inc., 41 USPQ 2d 1770,1774.”Prosecution history estoppel is not an affirmative defense…. Accordingly, the Court strikes with prejudice.”。還有，禁止反悔原則不適用于實質審查部門作出的審查意見以及專利復審委員會作出的決定。也就是說，對于實質審查意見、復審決定和無效決定中所認定的權利要求保護范圍和解釋情況，根據既判力理論?何懷文：《辨析中國專利制度中的禁止反悔規則——〈最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋〉中關于“無效宣告程序中放棄的技術”的規定及相關案例分析》，載《中國專利與商標》2010年第1期，第3～17頁。，應當屬于《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第9條所規定的預決事實?美國司法實踐亦如此，對于雙方復審程序中認定的事實在侵權訴訟中的適用，需要遵從間接禁止反悔規則（Collateral Estoppel）。參見[美]Herbert F. Schwartz. Patent Law and Practice(Fourth Edition), BNA Books 2003:187～189。。

四、從先申請原則和禁止反悔原則的角度解讀立法本意

《專利法》第33條的立法本意，在于保障先申請原則和禁止反悔原則的實現。

（一）從先申請原則的角度解讀

關于《專利法》第33條的立法本意，“之所以規定修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，是因為我國專利制度采用的是先申請原則。如果允許申請人對申請文件修改超出原始提交的說明書和權利要求書記載的范圍，就會違背先申請原則，造成對其他申請人來說不公平的后果?！?國家知識產權局條法司：《新專利法詳解》，知識產權出版社2001年8月版，第228～229頁。

進一步而言，設立《專利法》第33條有兩方面的目的，第一是防止申請人以未完成的發明創造申請專利，并在申請日以后通過修改專利申請文件來完成發明創造，從而獲得不正當的利益；第二是防止申請人不重視申請文件的撰寫，使得公眾不能清楚準確地理解發明。眾所周知，申請專利的發明創造應當為在申請日之前已經完成的發明創造；一項發明尚未完成就申請專利，以求較早的獲得專利保護，是對公共利益的侵犯，不利于鼓勵真正的發明創造?金澤儉：《專利申請文件修改的限制》，載《知識產權》2002年增刊，第203～205頁。。

（二）從禁止反悔原則的角度解讀

在進行修改超范圍判斷時，理應主動查明是否構成專利法意義上的反悔。也就是說，以原始申請文本為基礎，結合專利申請人的意見陳述以及修改情況，判斷是否存在專利法意義上的反悔，是《專利法》第33條的立法宗旨之一。如果構成專利法意義上的反悔，那么不符合《專利法》第33條的規定。

一方面，從解釋選擇的角度而言，正如本文第三部分所述，禁止反悔原則理應包括授權程序中的禁止反悔、確權程序中的禁止反悔和授權與確權程序之間的禁止反悔，從而，授權確權程序中的禁止反悔亦應當規范上述程序中對于專利申請文件做出的修改。并且，上述禁止反悔屬于裁判者查明的范疇，也就是說，裁判者在判斷專利申請文件的修改是否符合《專利法》第33條的規定時，需要主動查明上述修改是否構成專利法意義上的反悔。

另一方面，從價值判斷的角度衡量，禁止反悔原則所體現的禁止兩頭獲利（getting a second bit at the apple）的價值判斷規則，顯然在《專利法》第33條的適用中亦應當予以考慮。也就是說，在判斷專利申請文件的修改是否符合《專利法》第33條的規定時，需要判斷上述修改是否使得專利申請人兩頭獲利，是否使得專利申請人既通過調整解釋獲得授權又加以反悔將保護范圍擴大,或者既通過調整解釋獲得較大的保護范圍又加以反悔使專利權得以維持?類似案件參見專利復審委員會第10054號無效宣告請求審查決定、北京市第二中級人民法院(2004)二中行初字第6988號民事判決書、北京市高級人民法院（2005）高民終字第172號民事判決書等，參見張鵬：《論權利要求保護范圍解釋的原則、時機與方法》,載《專利法研究（2009）》2010年7月版，第264-276頁。。

綜上所述，禁止反悔原則亦構成《專利法》第33條的邏輯支點之一。在《專利法》第33條的法律適用中，應當主動查明并加以適用。

五、從立法宗旨解讀《專利法》第33條的適用

將先申請原則和禁止反悔原則作為《專利法》第33條的立法宗旨，可以得出其判斷規則如下：以修正的新穎性判定方法為判斷基準，結合禁止反悔原則加以修正。

以修正的新穎性判定方法為基準。將修改文本與原始文本相比，找出修改文本增加內容的地方及所增加的內容，判斷修改的文本相對于原文本是否具有新穎性。如果具有新穎性，則修改超出原始記載的范圍，不能被允許；如果不具備新穎性，則可以認為修改沒有超出原始記載的范圍，修改可以被允許。歸納成步驟：首先，將修改后的申請與原始申請比較,找出所有增加的內容；其次，研究每一項增加的內容,并與其替換的段落相比,找出新特征或者新信息；最后，核對原始申請,看其中是否直接或者隱含公開了這些新特征或者新信息。如果是, 則修改是允許的；如果不是,則修改是不被允許的。針對擴大權利要求保護范圍的修改，則需要將申請被改變的內容分離出來，然后判斷該改變的內容相對于原申請文件是否具備新穎性。

以原始申請文本為基準判斷是否存在專利法意義上的反悔。首先區分專利申請文件修改的情形，然后分別判斷禁止反悔原則的法律適用。

（一）修改情形的分類

專利申請文件修改的情形，根據修改時機可以區分主動修改與被動修改，根據修改內容區分澄清性修改與調整性修改。也就是說，在主動修改時機內并非針對審查意見通知書的要求所進行的修改，稱為主動修改；針對審查意見通知書的要求進行的修改，稱為被動修改；只是針對審查意見對原始申請文件的內容進一步澄清而進行的修改，稱為澄清性修改；為了獲得授權而針對審查意見調整專利權保護范圍而進行的修改，稱為調整性修改。

一項發明的“文字肖像”通常是為了滿足專利法的要求而事后撰寫出來的，這種從實際機器到文字的轉化常常會留下難以填補的間隙?155USPQ 697(1967). 轉引自尹新天：《專利權的保護(第二版)》，知識產權出版社2005年版，第308頁。，所以存在澄清性修改。并且，專利審查的過程，亦是專利申請人獲得與其貢獻相適應的專利保護范圍的過程，所以存在調整性修改。由于澄清性修改所具有的針對審查意見通知書進行修改的特點，被動修改可以體現為澄清性修改和調整性修改，而主動修改僅體現為調整性修改，其中主動修正明顯的文字缺陷除外。

（二）調整性修改的修改超范圍審查

結合修改時機和修改內容的判斷，針對調整性修改，需要結合原始申請文件所體現的專利申請人的意思表示以及專利申請人在意見陳述書等方面體現出的意思表示，以此確定修改內容是否構成專利法意義上的反悔。如果構成專利法意義上的反悔，那么不符合《專利法》第33條的規定；反之亦然。回歸到本文“審查實踐和司法實踐介紹”部分所引用的案例。在授權程序中，專利申請人將“半導體存儲裝置”主動修改為“存儲裝置”，體現了其具有“半導體存儲裝置”和“存儲裝置”二者含義不同的意思表示，否則上述修改缺乏實際意義；然而專利權人在無效程序中主張“半導體存儲裝置”與“存儲裝置”保護范圍一致，可見，修改的過程反映出反悔的存在，那么應當認定將“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”的情形屬于反悔，不符合《專利法》第33條的規定。

（三）澄清性修改的修改超范圍審查

結合修改時機和修改內容的判斷，針對澄清性修改的情形，需要在《專利法》第33條的法律適用中慎重考慮。

一方面，無效程序中針對澄清性修改的修改超范圍審查。專利申請人針對審查意見對原始申請文件的內容進一步澄清而進行的修改，尤其是專利申請人在意見陳述書中明確表明其修改系為了進一步澄清并且沒有改變保護范圍的情形，在無效程序中應當慎重適用《專利法》第33條。

另一方面，實質審查程序中針對澄清性修改的修改超范圍審查。在實質審查程序中《專利法》第33條的法律適用中，不應當過于苛刻以至于對澄清性修改一概不予接受。尤其是不應當既認為權利要求不清楚，又不接受任何澄清性修改，使得專利申請人的權利無法得到保障。

《專利法》第33條的立法本意，在于保障先申請原則和禁止反悔原則的實現?！秾＠ā返?3條的法律適用，應當以修正的新穎性判定方法為判斷基準，對于修改的內容區分澄清性修改與調整性修改，并結合修改時機等因素對調整性修改內容進行禁止反悔判斷。

崔崢，國家知識產權局專利復審委員會行政訴訟處處長。

張鵬，國家知識產權局專利復審委員會行政訴訟處審查員。