關于就同樣的發明創造既申請發明又申請實用新型的管理(上）

文 / 李辰

關于就同樣的發明創造既申請發明又申請實用新型的管理(上）

文 / 李辰

問：專利實務中，綜合考慮授權期及保護期的問題，很多申請人經常選擇就同樣的發明創造既申請發明又申請實用新型，這樣的申請策略帶來了諸多便利，請問這樣做有什么問題？

答：專利實務中，申請人經常選擇就同樣的發明創造既申請發明又申請實用新型，其原因在于：一方面，相比發明而言實用新型能夠較早授權，使得申請人能夠較早獲得權利，從而發明創造能夠較早得到保護；另一方面，相比實用新型而言，發明具有較長的保護期，并且經過實質審查后授予的發明專利權利更加穩定。因此，既申請發明又申請實用新型的申請策略給申請人帶來諸多便利。

然而，這種做法曾經也帶來一些問題，由于未充分考慮到實務中的可操作性，雖然原專利法實施細則中規定了同樣的發明創造只能授予一項專利權，但仍然產生了部分同樣的發明創造最終同時存在兩個專利權的情況，這給專利工作造成了一定的負面影響。考慮到上述問題的存在，現行的專利法和專利法實施細則中對同樣的發明創造既申請發明又申請實用新型的做法進行了限制，加強了程序性的規定，對此類申請獲得授權的條件規定的更加清晰和嚴格。

法律法規定義

在2008年12月27日頒布的《中華人民共和國專利法》和2010年1月9日頒布的《中華人民共和國專利法實施細則》對相關內容的規定具體如下：

專利法第9條規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。兩個以上的申請人分別就同樣發明創造申請專利的，專利權授予最先申請人。

專利法實施細則第41條第4款和第5款規定，發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發明專利權的決定，并在公告授予發明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發明專利申請，申請人期滿未答復的，視為撤回該發明專利申請。實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

實務中案件的管理

應該說，修改后的專利法和實施細則對就同樣的發明創造既提出發明申請又提出實用新型申請的行為提出了更嚴格的規定，但就筆者工作中的觀察，每年經由筆者所在單位提交的近萬件專利申請中，此類案件的數量仍不可小視。那么諸多的申請提出的同時，申請人應當對此類案件的做好哪些管理上的準備呢？以下筆者試圖從程序的角度將專利法第9條和專利法實施細則第41條進行拆解，對其中有關同樣的發明創造同日申請發明和實用新型所涉及程序的內容予以梳理，并提出自己的看法。

首先，關注提出申請時的程序性要求。具體的包括：應當同日提出申請，并且應當分別在請求書中對此類情況予以聲明。并且，關于提出專利申請的主體，同一申請人是指發明和實用新型的申請人應當完全一致，這里不包含申請人部分相同的情況。違反上述規定，將依據“同樣的發明創造只能授予一項專利權”這一總原則下的其他子原則，如新穎性原則、先申請原則等進行處理。

進而，在正確提出發明和實用新型申請后，申請人/權利人是否還有其他需要關注的地方。以下筆者對可能出現的情況進行了總結（其中一些情況已在工作實踐中出現）。筆者同時提出自己的認識，以拋磚引玉，并借此提醒申請人對此類案件管理的重視。

（1）發明專利授權前，存在屬于同樣發明創造的實用新型專利權；并且申請人通過聲明放棄實用新型專利權獲得發明專利的授權。

這種情況較為普遍和正常，按照專利法第9條的規定，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

具體來說，審查員發現存在已經授權的同一申請人提出的與本發明屬于同樣發明創造的實用新型專利權，則通常會提醒申請人在對審查意見進行答復時以及對申請文件修改過程中注意該情況，可以修改發明的權利要求使其與已授權的實用新型不屬于同樣的發明創造，也可以放棄已授權的實用新型專利權，若放棄實用新型專利權則應提供放棄專利權聲明作為發明答復文件的附件一并提交。

（2）發明專利授權前，申請人已取得實用新型專利權，并且所述實用新型專利權已終止，或者實用新型專利權被視為放棄并已生效。

上述產生喪失實用新型專利權的原因很多，例如未能及時辦理實用新型專利權登記手續，未能及時繳納年費，申請人聲明放棄專利權等等，無論是主動行為或是由于工作疏忽均最終導致實用新型專利權的喪失。本文暫且將這些情況統稱為權利人“主動”喪失了實用新型的專利權。

這種情況顯然不會產生同樣的發明創造同時存在兩項以上專利權的情形，然而，卻明顯不符合專利法第9條的定義，那么發明專利為什么不能被授權呢。這涉及到對專利法第9條中“先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的”這一規定的理解。

筆者認為發明申請不能被授權的原因主要在于：對于一項發明創造的專利保護而言，無論它是由實用新型專利權與發明專利權“銜接”構成的，或是自始至終為發明專利權或是自始至終為實用新型專利權，都不能出現權利“中斷”的情況。

例如，除特別情況外，我們顯然不能允許專利權人聲明放棄發明專利權一段時間后又聲明重新要擁有該發明的專利權，否則這將對公眾產生不公，使公眾誤入權利陷阱。因此，這一原則也應當適用于同樣發明創造實用新型專利權與發明專利權“銜接”的情況。

筆者認為，權利人“主動”喪失了實用新型專利權與權利人為了獲得發明專利權而選擇放棄實用新型專利權所體現的意義是不一樣的。我們可以將專利權人“主動”導致實用新型專利權喪失這一事實一定程度上理解為是權利人允許該項發明創造進入公有領域的一種聲明或承諾。而另一方面，權利人始終維護實用新型專利權的有效，并在發明專利授權前為了獲得發明專利權而選擇放棄實用新型專利權，則表達專利權人對該項發明創造繼續得到專利保護的意愿。（未完待續）