美國發明法案中“發明人先申請制”研究

文 / 左玉茹

美國發明法案中“發明人先申請制”研究

文 / 左玉茹

引言

2012年9月16日，美國總統奧巴馬簽署發布美國發明法案（America Invents Act, AIA），美國最終放棄了對“先發明制”（First-To- Invention, FTI）的堅守，這是美國自建立專利制度以來最大規模的一次專利法修改。

美國是目前世界上唯一一個采用“先發明制”的國家，而其他國家均采用“先申請制”（First-To-File, FTF）。先發明制的優勢在于能夠充分保護發明人權益，但也存在諸多劣勢，比如專利申請人過重的舉證負擔、專利審查程序復雜且效率低下，這些問題隨著專利申請量的爆炸式增長而愈發凸顯，使得美國“先發明制”專利體系如同百病纏身的老朽步履蹣跚。

由于發明日確定起來十分復雜，因此，美國一直存在著很多專利權屬爭議，比如，Elisha Gray和Alexander Graham Bell之間的電話專利權爭議，最終Bell獲得美國專利權（U.S. Patent No. 174,465），還有早先McCreary v. Zworykin一案就電視機技術的專利權爭議，以及Consolidated Flee. Light Co. v. McKeesport Light Co. 一案就白熾燈專利權的爭議，近來還有就生產高質量聚丙烯的催化劑Ziegler的專利權爭議。【1】

此外，由于美國專利權取得制度與其他國家不統一，美國申請人很難依據巴黎公約在其他巴黎公約成員國獲得優先權。

上述種種是FTI的痼疾，也正是美國兩執政黨在專利改革問題上握手言和達成一致意見的原因。當然，FTI是美國專利制度的核心，盡管枝葉有些凋零，但百年歷史的老樹必然盤根錯節，要將其連根拔起——變革為FTF——難度可想而知。在經歷了各方利益團體的相互妥協之后，最終美國發明法案建立了一種“發明人先申請制”（First-Inventor-To-File, FITF）。立法者認為這一制度兼具FTI和FTF的優勢，既能夠充分保護發明人權益，同時又可以摒棄繁瑣的申請程序，構成新的美國專利體系的基礎。但是，這一制度是否真的如美國立法者所設想的那樣兼采眾長，還有待進一步的實質性研究和實踐檢驗。

FTI與FTF的區別在于判斷發明新穎性的時間節點不同，FTI以發明日作為時間節點，而FTF以申請日作為時間節點。不過，不論是FTI還是FTF在其確定時間節點的基本原則下，均存在一些例外，第一種例外自然是巴黎公約所確立的“國際優先權”制度1.《巴黎公約》第4條。，此外，各個國家還有可能規定“國內優先權”；第二種例外即寬限期，FTF下寬限期制度與優先權制度不同，優先權的存在會直接改變時間節點，但寬限期并不會改變時間節點，僅僅是排除部分原本符合現有技術條件的公開技術，也即排除那些“不影響新穎性的公開”技術。綜上所言，對現有技術范圍的確定包括“一個原則，兩個例外”，本文即研究美國現行的FTI、即將實行的FITF以及FTF 這三個制度之間在“一個原則、兩個例外”上的區別，從而分析FITF的實質。

一、“先發明制”相關規定介紹

FTI以發明日作為判斷專利申請新穎性的時間節點，Pre-AIA2.Pre-AIA是指AIA頒布以前的美國專利法。第102條（a）規定，如果發明人的發明日以前，專利申請在美國已被他人所知、已被他人使用、已經在美國或國外被授予專利權或者他人已經公開出版，則該發明人的專利申請不能被授予專利權。3.Pre-AIA 102(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent.依據Pre-AIA的規定，發明日可以是該專利申請要求保護的發明的實際完成日（date of factual reduction to practice），實際完成是指該發明在實踐中被制造或者使用；也可以是該發明的構思日（date of conception），所謂構思，就是在發明人的腦海中形成一個明確的、持久的關于該項發明的設想，該設想必須完整且具有可操作性。如果用發明構思日作為發明日，申請人還需要證明其在構思日到實際完成日或者推定完成日（date of constructive reduction to practice）之間是勤勉的（diligence）。如果申請人將發明構思日和發明實際完成日作為發明日，則發明的實際完成應該發明在美國（無時間限制）、加拿大或墨西哥（1993年12月8日以后）及其他世界貿易組織成員（1996年 1月1日以后）。

Pre-AIA第102條（b）規定，“如果在實際申請日一年以前（不含一年），專利申請要求保護的發明已經在國內或國外被授予專利權或已公開出版，或者在國內已經公開使用或銷售”4.Pre-AIA 102(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.，則該發明不能被授予專利權。Pre-AIA第102條（d）規定，如果在發明人實際申請日一年以前，發明人的代理人或受讓人已在外國就同一項發明申請專利并且已在該發明人的實際申請日前獲得專利權，則發明人的專利申請不能被授予專利權。5.Pre-AIA 102(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States.這兩個條款在美國被稱之為法定限制條款（statutory bar provisions）。Pre-AIA第102條（b）和（d）為現有技術的時間范圍劃了第二條界線，即實際申請日一年以前。

綜合上述三個條款，現有技術按照時間不同而范圍有所不同，實際申請日一年以前，現有技術可以包括所有相關的公開技術，即發明人自己的公開也會破壞其專利申請的新穎性；而實際申請日以前一年以內，現有技術則不包括發明人自己所公開的技術。這種制度設計的目的是鼓勵發明人在公開自己的發明內容后盡快提交專利申請。

FTI下，現有技術按照時間不同而范圍有所不同，實際申請日一年以前，現有技術可以包括所有相關的公開技術，即發明人自己的公開也會破壞其專利申請的新穎性；而距離實際申請日一年以內，現有技術則不包括發明人自己所公開的技術。

法定限制條款類似于FTF的寬限期制度，都是在一定的時間內將發明人（FTF下是申請人）自己公開的內容從現有技術中排除出去，這類公開就屬于“不影響新穎性的公開”，而這一段特定的時期就是寬限期，但法定限制條款與FTF的寬限期制度卻有著截然不同的意義。在FTI下，寬限期并非例外而是原則，因為判斷新穎性的時間節點是發明日。FTI要求在一項發明提出申請的時候，發明本身已經不新穎了，但只要發

明內容在發明日的時候具有新穎性和創造性即可。而在FTF下，寬限期內第三方獨立的披露或者提交申請同樣會破壞專利申請的新穎性。在適用FTF的國家，以申請日為時間節點判斷優先權是原則，申請人自己的披露行為僅在符合一定的條件并在寬限期內才能夠構成“不影響新穎性的公開”行為，比如在我國，申請人只在三種情形下的公開行為可以成為現有技術的例外：（1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（2）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；（3）他人未經申請人同意而泄露其內容的。6.我國《專利法》第24條。

目前USPTO的審查實踐中，發明人在提交申請時審查員會默認申請日即為發明日，并進行檢索，如果檢索到實際申請日之前一年以內的對比文件，審查員會給發明人一個機會證明其發明日早于該對比文件的公開日期，從而將這一對比文件排除出現有技術【2】。Pre-AIA規定了兩種程序。如果這個對比文件是美國專利或者處于審查中的專利申請，則通過雙方程序確定先發明優先權的歸屬，即抵觸程序（interference practice）。如果對比文件是美國專利或專利申請以外的技術，則適用單方程序（swear back practice）.

Pre-AIA第102條（g）是抵觸程序的基礎，根據第102條（g）款，如果在申請人的發明日之前，該發明已由他人在美國完成，并且該發明人沒有放棄、隱瞞或隱藏該發明，那么申請人不能獲得美國專利。7. pre-AIA102(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.這里的“完成”，指的是發明的實際完成或推定完成（即別人已就同一發明向美國專利商標局（USPTO）申請專利）。舉例而言，申請人甲和乙分別就同一項發明向USPTO申請專利，如果甲的構思日比乙的構思日早，并且甲的完成日也比乙的完成日早，那么該發明屬于甲。如果甲的構思日比乙的構思日早，但甲的完成日比乙的完成日遲，那么只有在甲的勤勉比乙的構思日早的情況下，該發明才屬于甲。

在抵觸程序中，USPTO遵循FTF的規則，要求后提交申請的發明人承擔證明其優先權早于先提交申請的發明人的完全舉證責任。而要滿足這一要求，難度極大，因此一般先申請的發明人獲得優先權的幾率遠遠高于后申請的發明人。（1983年到2000年之間，2000起抵觸程序案件中，有1917起支持了先申請發明人）此外，昂貴的費用也使得后申請的發明人對抵觸程序望而卻步。因此，只有很小一部分申請人（少于0.1%）參與抵觸程序爭奪優先權【2】。

在單方程序中，申請人提交一份宣誓書，聲明其發明日期，并附上確鑿的證據證明其發明構思和發明的實現。如果審查員審查認為申請人已經充分證明其發明日早于對比文件的生效日，審查員會在審查可專利性時將這一對比文件排除并撤回駁回裁定。

然而，微發明人，比如自然人和中小型企業，經常難以利用先發明優先權，因為它們并不持續記錄發明有關的活動，也就無法提交確鑿的證據來證明其發明日。即使對于大型的發明人，比如跨國企業的發明人，也很有可能持續記錄發明活動的代價遠大于早點提交申請。

綜上所述，盡管Pre-AIA的規定是以發明日作為現有技術的時間節點，但USPTO的實踐卻更多的應用第102條（b），將申請日一年以前作為現有技術的時間節點。從這個角度來說，Pre-AIA實行的也并非真正的FTI。

在抵觸程序中，美國專利商標局遵循先申請制的規則，要求后提交申請的發明人承擔證明其優先權早于先提交申請的發明人的完全舉證責任。

三、“發明人先申請制”相關規定解讀

（一）AIA的立法目的

立法者稱，FITF集合了先發明制和先申請制的優勢，其目的是建立一個高效、精簡的專利制度，提升專利質量并減少不必要的、負面的訴訟。為達到這一目標，AIA重新定義現有技術，規定申請日作為判斷專利申請是否具備可專利性的時間節點，從而實現先申請制的高效。AIA還刪除了昂貴而復雜的抵觸程序，取而代之的溯源程序（derivation proceeding）以確保專利權授予真正的發明人。然而，AIA能否真正擺脫昂貴而復雜的行政程序還需要看USPTO和法院如何解釋FITF的相關規則。

（二）AIA的現有技術規則

AIA修改了新穎性的相關規定，確定申請日為時間節點，修訂后的第102條（a）相當于《歐洲專利公約》（European Patent Convention, EPC）第54條（2）、《日本專利法》（Japan Patent Law, JPA）第29條（1）和我國《專利法》（CPA）第22條第2款。AIA第102條（a）規定，如果（1）在專利申請的有效申請日（the effective filing date of the claimed invention）以前，申請保護的發明已被授予專利權、已經公開使用、公開銷售或者出版；（2）另一發明人在該專利申請的有效申請日以前已就該發明內容申請專利權并已根據第151條授予專利權或者其專利申請已經根據第122（b）條公布或視為公布，該發明內容不能被授予專利權。8從字面意思上看，AIA第102條（a）與我國有關現有技術的規定類似。AIA第102條（a）不僅將現有技術的時間節點從發明日修改為有效申請日，而且在現有技術的范圍上也做了改變。Pre-AIA第102條（a）強調申請人在申請日前一年內自己以使用、銷售和出版等形式公開的內容不屬于現有技術，而AIA第102條（a）的表述則發生了變化，不再強調使用、銷售和出版的行為主體是除發明人以外的人。不過目前看來，這種修改并沒有明確下來，其具體含義還需要法院和USPTO在實踐中進行解釋。在FTF下，以申請日作為現有技術的時間節點，任何人對發明內容的披露都將破壞專利申請的新穎性，法院和專利行政部門都將毫無疑問地對現有技術的范圍作出這樣的解釋。但美國則不同，美國一直采用FTI，無論是其學者、律師還是法官和審查員，他們一直受到FTI的熏陶漸染，我們很難確切地預測他們在實踐中會按照FTF的思路來解釋AIA第102條（a）的規定。如果他們仍舊認為第102條（a）中所述公開行為的主體不應該包含申請人本人，那么FITF就會回到FTI的路線上。法院和USPTO的解釋將決定FITF是沿著FTF的路線與其他國家的專利制度更趨于一致，還是固守FTI的原路線。

AIA第102條（a）不再強調使用、銷售和出版的行為主體是除發明人以外的人，但是，由于美國的行政人員和法官一直是FTI的思維模式，目前很難預測他們將如何解釋這一條款。而法院和USPTO的解釋將決定FITF是沿著FTF的路線與其他國家的專利制度更趨于一致，還是固守FTI的原路線。

AIA第102條（a）對Pre-AIA的修改還在于現有技術的地域范圍，Pre-AIA第102條（a）中現有技術的地域范圍因其公開方式的不同而不同，“使用”和“銷售”的公開方式要求發生在美國國內，是一種相對新穎性規定。AIA第102條（a）則統一將地域范圍修改為世界范圍，采絕對新穎性原則。

（三）AIA的寬限期

盡管AIA中有關現有技術的規定已經與其他國家趨同，但最終AIA在實踐中將走一條什么道路還取決于美國法院如何解釋AIA 102（b）中規定的寬限期。

AIA第102條（b）規定9. AIA 102(b) Exceptions-：

例外：

（1）專利申請的有效申請日以前一年以內的披露：在一項專利申請的有效申請日以前一年以內的下列公開內容不屬于第102條（a）（1）規定的該專利申請的現有技術：

（A）發明人、合作發明人或者其他直接或間接從發明人或合作發明人處獲知發明內容的第三方披露的內容；

（B）發明人、合作發明人或者其他直接或間接從發明人或合作發明人處獲知發明內容的第三方披露專利申請要求保護的發明內容后，他人披露的相同內容。

（2）專利申請文件或已授權專利文件的披露：如果專利申請或已授權專利符合下述條件，則其不屬于第102條（a）（2）規定的該專利申請的現有技術：

（A）專利申請文件或已授權專利文件要求保護的發明內容是直接或間接從發明人或合作發明人處獲得；

（B）發明人、合作發明人或者其他直接或間接從發明人或合作發明人處獲知發明內容的第三方披露專利申請要求保護的發明內容后，他人就相同內容提交的專利申請；

（C）在所述專利申請或專利的有效申請日以前（包括申請日），專利申請或專利披露的發明內容和要求保護的發明內容屬于同一人或者因債權債務混同而歸屬于同一人。

從字面意思看來，這一條類似于EPC第55條和CPA第24條規定的不影響新穎性的公開。但AIA與EPC、JPA和我國專利法之間存在很大的差異：

第一，寬限期的長度不同，AIA的寬限期為一年，是EPC、JPA和CPA寬限期的兩倍。

第二，公開的范圍不同。AIA中有關不影響新穎性的公開主體有三類：第一，發明人以及直接或間接從發明人處獲知發明內容的第三方；第二，對于合作發明，其他發明人或者其中之一以及直接或間接從他們那兒獲知發明內容的第三方；第三，在前述兩類主體公開發明內容之后，任何人。

目前美國國內主流觀點認為，這一規定應該被解釋為專利權應該授予最先公開發明內容的人，而駁回獨立完成發明創造且最先申請的發明人的申請，只要申請人在公開后的一年內提交申請即可【3】。換言之，發明人可以排除第102（a）條（1）中的現有技術，只要其能夠證明在寬限期內早于該現有技術公開。在FTF下，寬限期實質上并不改變現有技術的時間節點，不影響新穎性的公開也僅限于特殊情形的公開，其適用受到比較嚴格的限制。尤為關鍵的是，即使在寬限期內，其他獨立完成發明創造的發明人對相同發明內容的公開會破壞享有寬限期的專利申請的新穎性。AIA所規定的寬限期與FTF的寬限期有著本質的不同，我們可以將這種制度稱之為“先公開制”（First-To-Disclosure），即無論發明人是否提交專利申請，只要發明人公開發明內容，他就獲得取得專利權的“優先權”，這一效力遠遠大于FTF下寬限期的效力。

這一解釋可以從兩個方面得以印證。一是國會的討論，二是AIA的在先權利例外規定。

在國會討論AIA時，AIA的支持者聲稱，AIA通過設立先公開優先權充分保護發明人的權益。

AIA還將這種公開內容作為在先使用例外。這種例外使得在發明人公開其內容后，其他發明人將無法獲取在先權利的權利。修改后的在先使用例外條款在時間范圍上與寬限期制度保持一致，要求在先使用人必須是善意的在美國本土對發明內容進行商業使用，包括使用、銷售或者商業使行為必須使于以下兩個日期任何一個：（A）專利申請的實際申請日；（B）專利申請滿足第102條（b）規定的不影響新穎性的公開日期。與先申請制下的先用權不同，AIA用申請日和公開日共同規制先用權，且要早于申請日和公開日一年。10

如果美國法院支持上述解釋，FITF事實上僅做了非常小的改動，所謂從先發明制到先申請制的修改無非是將發明優先權的證據限制在了“公開行為”上。當然，這樣的制度設計有一定的合理性，比如，在FTF下，很難區分他人在寬限期內的公開是基于其獨立的發明創造還是從發明人處獲知該內容。但是，這樣的規定與AIA設立精簡、高效專利體系的立法目標相去甚遠，因為，AIA依然需要一個類似于抵觸程序的行政程序來確定先公開優先權。

（四）AIA的國際優先權

根據判例法設立的希爾默原則（Hilmer Doctrine），美國法院僅對于優先權文件中的權利要求給予優先權，但對于優先權文件已經公開卻并沒有在權利要求中要求保護的內容，則不給予優先權。而在其他適用FTF的巴黎公約成員國中，則不采用這么復雜的制度，不對發明內容是否要求保護進行區分。美國的貿易對象均指責希爾默原則違反巴黎公約優先權規定以及TRIPS協議的國民待遇原則。為了回應這些指責，優先權條款進行了修改，對于2000年11月29日以后以英文公布的PCT申請給予巴黎公約的優先權。但這一修改卻使得現有技術時間節點的確定更加復雜。

AIA直接刪除了希爾默原則以減少這種復雜性，并使得美國專利法與EPC、JPA和CPA趨于一致。AIA確定有效申請日包括依據巴黎公約和PCT提出申請的最早日期。

總結

現有技術地域限制的刪除、希爾默原則的刪除以及將處于保密狀態的發明內容排除出現有技術等修改對于實現AIA的立法目的是有益的，但是，因為FITF保留了很多Pre-AIA的規定，導致現有技術的范圍仍然是模糊不清的。

AIA寬限期條款中有關“公開”的復雜且模糊的規定將會帶來很多問題。在FITF下，如何界定“不影響新穎性的公開”，將是未來USPTO和法院遭遇的最大難題。對于一個習慣于FTF的律師來說，“不影響新穎性的公開”應該限定在發明人、合作發明人或者從發明人處獲得發明內容的第三方的公開行為。但是，美國的律師和法官則不會這樣認為，在他們看來，在發明人、合作發明人或者從發明人處獲得發明內容的第三方公開發明內容之后，他人的公開行為同樣不能破壞發明的新穎性。這種解釋會使得AIA與現行專利法相比僅有很小的改變。

事實上，在FITF中，寬限期發揮作用的方式與FTI中的法定限制條款是完全相同的，其實質就是允許發明人通過證明公開行為（而不是原專利法中的發明構思或完成）保留“先發明優先權”。FITF的立法初衷是將申請日作為審查可專利性的日期，并由此取消復雜的抵觸程序，而寬限期的規定則與這一初衷背道而馳。FITF實際上是將公開日作為現有技術的時間節點。這樣一來，如果在專利申請的寬限期內，其他獨立完成發明創造的發明人公開了這一發明內容，AIA就需要一個行政程序來確定申請人是否在該發明人公開發明內容之前已經公開，而且這一公開也需要滿足寬限期要求。這個程序就是替代抵觸程序的溯源程序，從目前我們的研究看來，溯源程序不會比抵觸程序有大的改善。因為AIA不需要申請人在提交申請的時候提交其公開的證據，所以，USPTO會繼續維持目前的審查程序，即如果審查員檢索到寬限期內的對比文件，則給申請人機會證明其公開日早于該對比文件。如果該對比文件是美國專利或者專利申請，審查員需要啟動雙方行政程序，讓兩方申請人證明其公開日從而確定權利歸屬。因為AIA沒有在審查程序中設置優先權異議程序，發明人就需要依據新的重審程序中進行優先權異議。

總而言之，FITF與FTI相比的確與FTF更趨于一致，但這種趨同還僅僅是很小的一步，這一制度實質上并沒有徹底消除FTI帶給專利體系的程序復雜、申請人舉證負擔重等頑疾，它帶來的改變并不像美國當局抑或媒體渲染地那般徹底，而這一制度的優劣尚待實踐的進一步檢驗。

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION- A disclosure

made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if--(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS- A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if--

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(a) In General- A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if--

(1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm’s length sale or other arm’s length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and (2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either--(A) the effective filing date of the claimed invention; or

(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).

【1】Wayne C. Jaeschke, Zhun Lu & Paul Carwford. Comparison of Chinese and U.S. Patent Reform Legislation: Which, If Either, Got It Right?[J] 11 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 567.

【2】Toshiko Takenaka. Has the United States Adopted a First-to-File System Through America Invents Act?: A Comparative Law Analysis of Patent Priority Under First-Inventor-to-File[J]. German Association for the Protection of Intellectual Property International, Forthcoming(Jan 17, 2012): pp304-312.

【3】Toshiko Takenaka. Harmony with the rest of the world? The America Invents Act. Jnl.[J] Intellectual Property Law and Practice Advance Access published November 11, 2011.