禁止重復授權原則的變遷

一、重復授權原則的新舊法律適用

根據《實施修改后的專利法的過渡辦法》的規定，對于申請日在2009年10月1日之前（不含該日）的專利申請的重復授權問題適用原細則第十三條第一款；所述申請日的含義依照專利法實施細則的有關規定理解。專利法實施細則規定：“除專利法第二十八條和第四十二條規定的情形外，專利法所稱的申請日，有優先權的，指優先權日。”因此，對于新法中含“申請日”文字的條款，除新法第28條和第42條外，有優先權日的，根據優先權日判斷適用新法或原法。對于除了上述依據優先權日判斷的條款之外，其中也包括雖然涉及“申請日”概念但不含“申請日”文字的條款，均依據新法第28條規定的實際申請日判斷適用新法或原法。由于重復授權問題與新穎性在立法上以及實踐操作中的密切關聯，因此，對于重復授權問題，也以申請的有效優先權日來適用新法（新法第九條）或舊法（原細則第十三條）。

二、專利法第三次修改前對于重復授權的處理

（一）重復授權涉及的申請

專利法第三次修改前，重復授權涉及由他人同日提出、或申請人本人提出的同樣的發明或者實用新型專利申請，法律依據是原專利法實施細則第十三條第一款“同樣的發明創造只能被授予一項專利”。

由他人在申請日以前提出且在申請日以后（含申請日）公布的同樣的發明或者實用新型專利申請適用抵觸申請。

（二）2006版審查指南與2001版審查指南不同的處理方式

對于其中的一件專利申請和一項專利權的情況，2001版審查指南規定：“同一申請人就同樣的發明創造提出的另一份申請已經被授予專利權，申請人可以通過放棄其已經獲得的專利權，而獲得專利授權；其放棄專利權的書面聲明由專利局予以登記和公告，公告上注明前一專利權自后一專利權的權利生效日起予以放棄。”按照上述規定，如果申請人在先申請實用新型（獲得授權），之后申請發明，如果發明符合授予專利權的其他條件，申請人通過放棄其已經取得的實用新型專利權而取得發明專利權，從而變相的延長了專利技術的“保護期限”。2006版審查指南將上述規定修改為：“申請人選擇放棄已經授予的專利權的，前一專利權自申請日起予以放棄。”

（三）案例分析

1、案例介紹

發明專利申請A：申請日2010年8月20日；有效優先權日為2009年8月30日；

實用新型專利B：申請日2010年8月21日；有效優先權日為2009年8月30日；已授權。

申請人均為C。

符合予專利權的其他條件的發明專利申請A權利要求1-7的技術方案與已授權的實用新型專利B權利要求1-7的技術方案相同，屬于同樣的發明創造。

2、新舊法律條款適用

根據有效優先權日，上述兩件申請早于2009年10月1日，適用原專利法實施細則第十三條第一款。

3、實質審查階段的處理

審查員將告知申請人上述情況，同時告知申請人如果在指定的答復期限內未修改權利要求或者未提交放棄實用新型專利權聲明，則按照原細則第十三條第一款的規定，發明專利申請將被駁回。

申請人選擇放棄已經授權的專利權的，應當在答復審查意見通知書時附交自該已授權專利的申請日起放棄專利權的書面聲明，由專利局予以登記和公告，公告上注明前一專利權自申請日起予以放棄。

三、專利法第三次修改后對重復授權的處理

（一）重復授權涉及的申請

專利法第三次修改擴大了“抵觸申請”范圍，將抵觸申請的主體由“他人”擴大到“任何單位或個人”，將專利法第三次修改前適用重復授權原則的“申請人本人提出的同樣的發明或者實用新型專利申請”改為適用“抵觸申請”，從而間接的修改了重復授權原則。重復授權原則僅適用于同日提出的兩件專利申請。法律依據從原專利法實施細則第十三條第一款升格為專利法第九條第一款。

（二）處理方式

對于其中的一件專利申請和一項專利權的情況，2010版審查指南開始區分該專利權是否為實用新型專利權，如果該專利權不是實用新型專利權，則不能采取放棄該專利權的方式避免重復授權。

對于一件專利申請和一項實用新型專利權，修改后的專利法和專利法實施細則對于通過放棄的方式避免重復授權進行了嚴格的限制。2010版審查指南規定：“對于同一申請人同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權。申請人選擇放棄已經授予的實用新型專利權的，應當在答復審查意見通知書時附交放棄實用新型專利權的書面聲明，由專利局予以登記和公告，公告上注明上述實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。”由于上述放棄的實用新型專利權申請日與發明專利相同，從而避免了“保護期限”不當延長的問題。

（三）案例分析

1、案例介紹

發明專利申請A：申請日2010年8月20日，無優先權；

實用新型專利B：申請日2010年8月20日，無優先權；已授權。

申請人均為C。

符合授予專利權的其他條件的發明專利申請A權利要求1-7的技術方案與已授權的實用新型專利B權利要求1-7的技術方案相同，屬于同樣的發明創造。但申請人在申請日沒有聲明在同日還申請了同樣的發明或實用新型。

2、新舊法律條款適用

上述兩件申請的申請日為2010年8月20日，屬于新案，適用修改后的專利法第九條和專利法實施細則第四十一條第二款。

3、實質審查階段的處理

由于申請人在申請日沒有聲明在同日還申請了同樣的發明或實用新型，屬于實施細則第四十一條第二款所述的“未作說明”的情況，因此，申請人不能夠通過放棄實用新型獲得發明專利權。審查員將在審查意見通知書中告知申請人上述情況，同時告知如果申請人在答復時沒有對發明專利進行修改，則按照專利法第九條第一款的規定，發明專利申請將被駁回。

4、“延伸”的問題

問題1：對于該案，如果申請人只在其中一個申請中進行了聲明，而沒有“分別”聲明，應當如何處理？或者，如果在申請時沒有進行聲明，是否可以在申請日后補交聲明？

修改后專利法第九條第一款有兩句話，第一句明確了禁止重復授權原則——同樣的發明創造只能授予一項專利權；第二句為了方便申請人規定了一種例外的情況——但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。2010年2月1日起施行的新專利法實施細則第四十一條第二款對上述例外的情況作了進一步的規定：同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。“未作說明的”依照專利法第九條第一款第一句關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理，而不是依照專利法第九條第一款（第一句和第二句）完整的規定處理，從而排除了可以依照專利法第九條第一款第二句規定處理的可能。由此可知，對于申請日在2010年2月1日后的申請，專利法及其實施細則排除了“未作說明的”申請可以通過放棄實用新型專利權獲得發明專利權的處理方式。

因此，如果未在申請時進行說明，而是在申請日后補交說明，或者只在其中一個申請中進行說明，而未“分別”說明的，都不符合專利法實施細則第四十一條第二款的規定，不屬于可以通過放棄實用新型專利權獲得發明專利權的情形。上述兩種情形依照專利法第九條第一款第一句關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

問題2：如果發明專利申請A、B申請日都是2009年10月26日，申請人未作聲明，上述情況應當如何處理？

由于新專利法實施細則自2010年2月1日起施行，其第四十一條第二款為新增加的對申請人的限制，根據《立法法》第八十四條不溯及既往的規定，之前的申請不論申請人是否提交《同日申請發明專利和實用新型專利聲明》，只要在先取得的實用新型專利權尚未終止，均允許申請人通過聲明放棄實用新型專利權的方式獲得發明專利權。

四、重復授權處理中的新問題和爭議

專利法第三次修改后重復授權處理中出現了一個新的問題：有申請人對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，其發明專利的申請日早于實用新型的申請日，試圖規避專利法第9條的規定，同時獲得實用新型和發明兩項專利權。

理論上講，依據新專利法，發明專利申請構成了實用新型的抵觸申請，實用新型不能獲得專利權。但實務中，由于在后的實用新型僅經初步審查不經實質審查，因此往往在發明授權之前先獲得專利權。針對其中的發明專利申請，出現了不同的觀點。

（一）觀點一：發明專利申請構成重復授權

有觀點認為：上述兩案申請日都在2009年10 月1日之后，適用修改后的新《專利法》。根據專利法第九條第一款第一句關于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定，對于同一申請人的兩項同樣的發明創造，已授予實用新型專利權，因此，不能夠再授予發明專利申請專利權，否則，將造成重復授權。

《專利法》第九條第二款的規定：“兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。”該規定不適用本案就同樣的發明創造分別申請專利的是同一申請人的情況，因此，本案發明專利申請不能夠利用先申請原則得到授權。

此外，本案發明專利申請在實用新型申請日之前申請，如果在實用新型申請日之后進行了公開，將構成實用新型的抵觸申請，該實用新型將因不具備新穎性而被無效；此時，上述發明專利申請因不符合專利法第九條的規定得不到授權，實用新型將因不符合專利法第二十二條第二款的規定被無效。

1、授予發明專利權的可能情況：若本案實用新型因不具備新穎性而被無效，則該專利權自始不存在。如果其發生在發明專利申請結案前，則因實用新型已自始不存在，授予發明專利申請專利權能夠滿足專利法第九條第一款關于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。

2、挽救實用新型專利權的可能情況：如果申請人在發明專利申請未公開之前撤回該發明專利申請，則該申請未在實用新型申請日之后公開，將不構成實用新型的抵觸申請，該實用新型專利權符合專利法第二十二條第二款的規定，可以繼續維持。

（二）觀點二：發明專利申請不構成重復授權

有觀點認為：在后的實用新型專利權對于在先發明專利申請沒有影響，在先發明專利申請如果符合授予專利權的其他條件的，則可以授予在先發明專利申請以專利權。

就實用新型專利權而言，在后實用新型因在先發明專利申請的存在而不具備新穎性，實用新型專利權的存在僅僅是在初步審查中可能由于技術原因沒有發現該駁回缺陷。如其被宣告無效，宣告無效的專利權視為自始即不存在；因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。由于專利權人明知該實用新型不具備新穎性，如果其仍主張專利權，則該行為將構成惡意侵權，需進行賠償。

此外，2010版專利審查指南規定：“在先申請構成抵觸申請或已公開構成現有技術的，應根據專利法第二十二條第二、三款，而不是根據專利法第九條對在后專利申請（或專利） 進行審查。”既然不能根據專利法第九條對在后專利申請（或專利） 進行審查，而重復授權涉及的是兩件申請/專利，自然也不能根據專利法第九條對在先專利申請（或專利） 進行審查。

五、重復授權處理中的老問題

根據《專利法》第四十四條的規定，授予專利權后，專利權人隨時可以主動要求放棄專利權。2010版專利審查指南規定：主動放棄專利權的聲明不得附有任何條件。放棄專利權只能放棄一件專利的全部，放棄部分專利權的聲明視為未提出。符合規定的，審查員應當發出手續合格通知書，并將有關事項分別在專利登記簿和專利公報上登記和公告。

但申請人依據專利法第九條第一款和專利法實施細則第四十一條第四款聲明放棄實用新型專利權不同于上述通常意義下的放棄。在某些情況下，即使放棄專利權的書面聲明符合規定，實用新型專利權也未被放棄。例如，當申請人提交了放棄實用新型專利權以避免重復授權的書面聲明后，實質審查審查員發現修改后的發明專利申請與實用新型專利權之間已經不存在重復授權問題，這時審查員發出的授予發明專利權通知書中第4項勾選的內容是：“未進入放棄專利權的程序。理由是：申請人聲明放棄的專利與本發明專利申請不屬于相同的發明創造。”此時，未進行實用新型專利權的放棄處理，該實用新型專利權仍然處于有效狀態。實務中，部分申請人認為提交放棄聲明后，實用新型專利權就已經放棄了，導致在上述情況下由于未繳納實用新型專利權年費而使得實用新型專利權終止。

六、小結

禁止重復授權原則從本質上體現了專利權的獨占性，堅持同樣的發明創造只能授予一項專利權；其目的在于避免權利之間的沖突，維系專利權人與社會公眾之間的利益平衡。本文對新法實施前后和新細則實施前后的重復授權處理進行了比較全面的介紹，重點對實質審查階段重復授權處理中一件專利申請和一項專利權的情況進行了深入分析。

2009年10月1日起施行的專利法及2010年2月1日起實施的專利法實施細則對于禁止重復授權原則進行了較大的修改，在此之前的2001版及2006版審查指南對重復授權的處理方法也有所不同。目前，許多新法實施前后和新細則實施前后的申請同處于實質審查階段，對于重復授權根據申請日及優先權日的不同而存在著多種不同處理方式并存的情況。本文從重復授權原則的新舊法律適用出發，對專利法第三次修改前后關于禁止重復授權原則的不同法律規定進行分析，重點對新法實施后重復授權處理中存在的新問題和爭議進行探討。