從“黑天鵝商標案”看商標權非法轉讓救濟方式的缺失

曾旻輝 鄭友德

當前我國商標權非法轉讓糾紛日益增多，而現行法律中卻沒有提供足夠的法律救濟途徑，以遏制這種現象的發生。本文試舉商標非法轉讓糾紛實例，與學界同仁探討關于商標非法轉讓的法律救濟問題。

一、商標權非法轉讓的現狀

隨著社會經濟生活的繁榮發展，商標作為區分商品或服務來源的重要標識起到愈加重要的作用。商標權的取得方式，包括注冊申請的原始取得方式以及包括轉讓在內的繼受取得方式。商標轉讓這種商標權取得方式相對于商標權的原始取得即商標注冊申請而言，具有需時短、風險小、程序簡便等優勢，但與此同時，商標的非法轉讓引起的糾紛也相應逐年增多。那么，如何才能避免商標權非法轉讓的發生呢？

商標轉讓，是指商標注冊人在注冊商標的有效期內，依法定程序，將商標專用權轉讓給另一方的行為。商標轉讓是商標所有權人依法對其合法擁有的商標行使處分權的重要方式之一，也是商標權受讓方獲得商標權利的方式之一。根據《商標法》第39條第1款的規定，如要進行轉讓注冊商標的行為，轉讓人與受讓人之間應當簽訂轉讓協議，而且轉讓人和受讓人共同向商標局提出轉讓申請，同時，受讓人也應當對使用該注冊商標的商品的質量進行保證。

但在實踐中，辦理轉讓注冊商標的具體要求只是規定由受讓人一方辦理商標轉讓申請，而且也不需要提交《商標法》第39條第1款中要求的商標權轉讓人與受讓人共同簽署的商標轉讓協議。在整個轉讓程序中, 唯一能體現轉讓人意思表示的法律文件就是由轉讓人簽章的《轉讓申請/注冊商標申請書》。①王宏濤：《商標權利非法轉讓的法律救濟模式》，載《中華商標》2007年第5期。這樣的程序設置，造成實踐中商標所有人在不知情的情況下被受讓人或第三人利用假冒公章或簽字而進行非法轉讓的情況并不鮮見。有鑒于此，商標局在2005年出臺了新措施，對現有程序進行了完善：從嚴進行商標轉讓的審核，并對商標權轉讓申請書以及商標轉讓協議上的簽章進行重點審查，主要將其與辦理該商標注冊申請時采用的簽字和印章加以比對，如不相符且不能在規定期限內提交相應證明材料，商標局將駁回其轉讓申請。

盡管商標局加強了對轉讓材料上印章及簽名的審查，但是由于商標局不具備鑒定公章真偽的職責和能力，只能對與辦理商標注冊申請時使用的印章或簽字明顯不符的印章及簽名進行處理，并不能完全防范假冒轉讓人簽章的行為，對于轉讓人及受讓人的主體資格是否存續也無法確定，實踐中出現過“僵尸商標”復活的情況，即在轉讓人和受讓人的主體資格已消滅的情況下，商標權本應歸于消滅，但商標權利仍在進行轉讓并經商標局公告核準。因此，在不能杜絕商標權非法轉讓行為發生的前提下，為更好地保障商標權人及第三人的合法權益，應該對此設置完善的法律救濟途徑。

二、救濟途徑的不足

如前所述，如果商標局核準了通過非法方式辦理的注冊商標轉讓申請，非法受讓人即“合法”取得了轉讓人注冊商標的所有權。此時轉讓人或是第三人如果想就此提出異議，將會發現很難從《商標法》等有關法律法規中找到針對這種非法轉讓或其它形式的轉讓不當而制定的救濟途徑。在實踐中，商標權利人或第三人因商標被非法轉讓而遭受侵害后主要采取的法律救濟模式包括：

（一）向商標評審委員會提出撤銷申請（該途徑已取消）

在2001年商標法修改之前，當事人可以就商標的非法轉讓向商標評審委員會提出“撤銷轉讓注冊不當”申請。但在2001年12月1日以后，由于修改后的商標法對商標評審委員會的職權范圍進行了明確的限定，商標評審委員會的職能只能是處理商標爭議事宜。而商標爭議事宜，具體就是修改后的《商標法》中的第32條、33條、41條、49條所規定的幾種情形，而不包括任何有關轉讓不當或非法轉讓引起的糾紛。修改后的商標法明確了商標評審委員會的職能，但與此同時，卻沒有關于商標權非法轉讓的其他救濟方式的規定，造成同類案件既不能如修法前通過向商標評審委員會提出撤銷申請來維護被侵權方的權益，又沒有相應的救濟方式來填補空缺。

以下為商標法修訂后關于商標非法轉讓糾紛的典型案例②北京市第一中級人民法院（2003）一中行初字第503號判決書。：

廣東黑天鵝飲食文化有限公司在2002年4月29日以哈爾濱市黑天鵝集團股份有限公司非法受讓由哈爾濱市黑天鵝大酒店注冊的第42類服務上的第772907號“黑天鵝及圖”商標為由，向國家工商行政管理總局商標評審委員會提出撤銷轉讓注冊不當商標申請。商標評審委員會以廣東黑天鵝公司的申請事項不屬于其受案范圍為理由，發出2002評00636BL號通知書，對該申請不予受理。2003年7月，廣東黑天鵝公司因不服商標評審委員會作出的2002評00636BL通知書，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。該案中，哈爾濱市黑天鵝大酒店于1994年注冊了第772907號“黑天鵝及圖”商標。后由于長年虧損，其于1997年9月23日被準予公告注銷。而就在哈爾濱市黑天鵝大酒店已被依法注銷3年之后的2000年9月28日，商標局將第772907號注冊商標核準轉讓于哈爾濱黑天鵝公司名下。最終，北京第一中級人民法院在2003年12月9日對該案作出了判決，認為根據法律規定，商標評審委員會受理案件的范圍應為是否應該授予注冊商標專用權的案件。而根據我國商標法的規定，轉讓已經注冊的商標不涉及商標本身是否應該授權的問題。

該案爭議的焦點為廣東黑天鵝公司提出的撤銷轉讓注冊不當的申請是否屬于商標評審委員會的受理范圍。廣東黑天鵝公司向商標評審委提出撤銷轉讓注冊不當的申請主要是依據《商標法》第41條的規定，認為第三人明顯屬于以欺騙手段取得商標所有權，違反了該條的規定。而對于以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標轉讓是否屬于上述規定中的“取得注冊”的情況以及商標權轉讓不當是否為商標評審委員會的受理審查范圍，北京第一中級人民法院的判決表明了其顯然是持否定態度的。那對于商標權利人或有利益關系的第三人來說，應該如何維護自身的權益呢？法律并沒有對此進行明確的規定或指引。

筆者近期正在代理的一個案例也有類似的情況。在該案中，我方當事人牽涉到一起商標權侵權糾紛中，其在案件審理過程中發現涉案商標在歷次轉讓過程中存在非法轉讓行為，具體為轉讓及受讓方在轉讓時已喪失主體資格。涉案商標存在非法轉讓，直接影響到涉案商標現持有人是否為合法的權利所有者。在尋找救濟途徑的過程中，我方當事人首先采取的是向商評委提出撤銷該注冊商標的申請，但被商評委認定不屬于其受理范圍，駁回了我方當事人的申請。我方當事人最終采取向法院提起行政訴訟，請求撤銷商評委的駁回通知及涉案商標的非法轉讓行為，北京市第一中級人民法院已于2012年8月20日對該案作出了判決，仍以我方當事人提出的申請不屬于商評委受理范圍以及撤銷涉案商標非法轉讓行為為商標局法定職責而駁回了我方當事人的訴訟請求。

長期以來，我國在商標管理上主要采取行政管理方式，商標管理的主要機構為商評委及商標局，有關侵犯商標權、保護馳名商標以及商標的異議、爭議，均可以尋求行政程序來解決，但在關于注冊商標的非法轉讓問題上，商評委及商標局卻無能為力。由此可見，盡快確認商標權非法轉讓的法律救濟途徑乃當務之急。

（二）行政訴訟

我國《商標法》及其實施條例明確規定商標局系國家商標行政管理機關，其核準行為針對的具體事項是商標轉讓申請，針對的主體是商標轉讓行為的當事人，即商標轉讓人和受讓人。③同注釋① 。根據最高人民法院《關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第12條的規定，與具體行政行為有法律上利害關系的公民、法人或者其他組織對該行為不服的，可以依法提起行政訴訟。因此，除了商標轉讓人以外，與商標局核準商標轉讓申請的具體行政行為有法律上利害關系的公民、法人或者其他組織不服商標局核準商標轉讓申請的具體行政行為，也有權依法向有關機關即北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

但是在實踐中，采取行政訴訟這條救濟途徑，往往容易牽涉到是否符合行政訴訟時效的問題。根據《行政訴訟法》的有關規定，公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的，應當在知道作出具體行政行為之日起3個月內提出，法律另有規定的除外。然而，根據最高人民法院《關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第42條的規定，公民、法人或者其他組織不知道行政機關作出的具體行政行為內容的，其起訴期限從知道或者應當知道該具體行政行為內容之日起計算；對涉及不動產的具體行政行為從作出之日起超過20年、其他具體行政行為從作出之日起超過5年提起訴訟的，人民法院不予受理。國家工商行政管理總局商標局關于商標轉讓的核準公告是針對不特定對象而向社會公眾發出的公示性公告，其僅表明商標轉讓事宜的客觀事實，不同于送達法律文書時的送達公告。因此，本文認為，商標公告的記載時間并不能作為行政訴訟時效的起始時間，應該以公民、法人或者其他組織知道或應當知道商標公告的具體內容之日作為起始時間。但是法院在實際立案時，依然按照國家工商行政管理總局商標局關于商標轉讓的核準公告時間來確定行政訴訟時效的起始時間。

（三）民事訴訟

商標權利人因其商標被非法轉讓而遭受侵害后，還可以采取向人民法院提起民事訴訟的方式。但是，即使轉讓人勝訴，法院也只能判侵權人承擔停止侵權行為或禁止使用非法受讓的注冊商標及賠償轉讓人經濟損失的責任，卻不能直接撤銷商標局做出的核準轉讓的行政行為。④李冰：《商標轉讓中的法律問題》，載《理論》2004年第5期。也就是說，即使在拿到法院的勝訴判決后，涉案商標的權利人在商標局的檔案中不會變更，仍然為非法受讓人。轉讓人還必須憑借法院的判決向商標局申請撤銷轉讓以維護自己的權益，這就造成了司法資源的浪費以及救濟程序的復雜化。

三、解決途徑探討

根據我國的立法現狀及實務中出現的問題，本文認為可從以下三個方面來加大力度，遏制商標權非法轉讓行為的出現。

（一）強化國家工商行政管理總局商標局對于商標轉讓核準審查的職能

國家工商行政管理總局商標局作為商標轉讓核準的審查機關，為減少商標權非法轉讓現象的發生，應對審查程序作一定的調整。

根據《商標法》第39條第1款的規定，商標轉讓人和受讓人應在簽訂轉讓協議后，共同向商標局提出申請。但在實踐中，商標轉讓人和受讓人“共同提出申請”僅僅是在“轉讓注冊商標申請書”上要求有轉讓人和受讓人的簽章。除此之外的轉讓手續均由受讓人辦理。在這種狀態下，就會為某些意圖非法侵占他人注冊商標的人提供了法律漏洞。因此，可以從兩個方面對審查程序進行改善：

第一，要求轉讓人及受讓人提供更多體現轉讓為合法及雙方真實意思表示的文件，包括《注冊商標轉讓申請書》、《注冊商標轉讓協議》、轉讓人及受讓人簽章的身份證明材料、《注冊商標證》原件等。對于轉讓人和受讓人為單位時的身份證明，還應該核實其主體資格是否存續，可以通過要求其提供有經最新年檢的營業執照或者是工商局蓋章的企業注冊信息來核實。

第二，在受理商標轉讓申請后通知轉讓人，以便其能及時了解轉讓申請情況并發表意見；為保證轉讓行為為轉讓人的真實意思表示，還可由轉讓人來辦理注冊商標轉讓手續。

（二）在相關法律上明確規定商標局及商評委在處理商標權非法轉讓問題上的職能

商標局和商評委作為商標管理的主要行政機構，對于在商標管理中日漸增多的商標權非法轉讓問題，應起到應盡的職能和作用，并在法律條文上明確規定，這樣也可以有效避免司法資源的浪費。

2011年9月，國務院法制辦公室對《商標法（修訂草案征求意見稿）》向社會各界征求意見。該稿中的第45條為有關商標權轉讓的規定，相比于現行《商標法》第39條，僅是將《商標法實施條例》第25條的內容補入其中。由此可見，商標法征求意見稿與原《商標法》在商標轉讓程序上的規定并無實質區別，且依舊未對商標非法轉讓后的救濟方式等問題作出相應的規定。

本文建議，可分以下兩種商標的非法轉讓行為對商標局和商評委進行相應的職能劃分，并在商標法或其相關法律上給予明確規定：

第一，關于非法轉讓行為表現為受讓人或第三人偽造轉讓申請材料進行轉讓申請，可以由轉讓人向商標局提出撤銷該次轉讓的申請或由商標局主動撤銷該次轉讓行為。

對于以欺騙手段或其他不正當手段取得注冊的，《商標法》第41條規定了明確的救濟途徑，即由商標局主動進行撤銷或者由其他單位或者個人向商評委提出撤銷該注冊商標的請求。但根據已有的案例，普遍認為商標的轉讓并不屬于注冊問題，則并不屬于商評委的受理和審查范圍。因此，由于商標非法轉讓行為是由商標局核準并公告，可在商標法及相關法律中規定以向商標局提出撤銷該非法轉讓或商標局主動撤銷的方式來維護權利人的權益，這樣再出現商標權非法轉讓的情況時，可以提供給侵權方一個明確的法律救濟途徑。

第二，關于非法轉讓行為表現為轉讓人的主體資格消滅后而進行轉讓，商標權人在商標專用權的期限屆滿前已喪失主體資格的，其商標專有權當然也應該終止，注冊人也不能就該商標再享有任何權利，不能就該商標進行任何處分，包括許可和轉讓。國家工商局商標局1992年在針對“企業法人終止后其商標專用權問題”的答復函中認為，企業法人的注冊商標在清算活動結束后其注冊商標專用權亦終止（在清算程序結束后，經工商機關核準后企業注銷）。由此可知，在實踐中，有關主管機關也認為企業注銷后其商標專用權當然消滅。⑤白帆、龐濤：《淺談企業注銷后的商標處置》，載《中國工商報》。

綜上所述，由于涉及的是商標專有權的權利存續問題，本文認為屬于商標評審委員會及商標局的受理范圍，建議在《商標法》或相應法律法規中明確規定：該種情況，任何其他公民、法人或其他組織均可以向商評委申請撤銷該商標或由商標局主動撤銷該商標。

只有在《商標法》及相關法律法規中對商標專用權非法轉讓的救濟方式有明確的規定，在實務處理中，才可以做到有法可依，對被侵權方認識自身可采取的救濟方式起到更明確的指引作用。

（三）關于行政訴訟中的訴訟時效問題

根據現行商標專用權的轉讓程序，商標局核準轉讓申請后，只是給予受讓人“核準轉讓注冊商標證明”，并不會通知轉讓人，則轉讓人往往不能及時獲知轉讓的信息，有鑒于此，在商標轉讓程序沒有作相應調整之前，關于商標非法轉讓而引起的行政訴訟的訴訟時效問題，不宜以現今實踐中法院立案庭采取的根據商標公告上所載日期為起算時間，而應結合案件具體情況，以商標轉讓人或利害關系人知道或應當知道商標公告之日起起算訴訟時效。且由于上述案件涉及商標權利的歸屬，不宜設置以商標公告作出之日作為起算時間的訴訟時效限制；否則，會使商標非法轉讓行為的實施者心存僥幸，無助于遏制商標非法轉讓行為.

由此可見，完善我國商標權轉讓救濟途徑對于遏制商標權非法轉讓至關重要，然而，如何在平衡行政司法資源的同時，提供給權利人及利害關系人多種且高效的救濟途徑，仍有待于實踐來進一步檢驗。