關于專利代理機構代理質量責任的探討

文 / 孫平 / 孫潔 / 國家知識產權局專利局

關于專利代理機構代理質量責任的探討

文 / 孫平 / 孫潔 / 國家知識產權局專利局

通過一個申請人與專利代理機構之間就代理質量發生的訴訟案例，探討專利代理機構代理質量問題，并針對法院的判決闡述個人的不同觀點，最后就專利代理中的專利代理質量的法律責任提出了個人的意見和建議。

專利代理；代理質量；舉證責任

專利代理是指專利代理機構受當事人委托，在委托權限內，以委托人的名義，按照《專利法》的具體規定，為委托人辦理專利申請或者其他專利事務，且由此產生的后果由委托人承擔的一種擴展了的民事法律行為[1]。專利代理是在專利代理合同成立后，由代理方即專利代理機構履行的給付義務的行為。因此專利代理本質上是一種民事委托合同，當事人的雙方是專利代理機構和委托人，專利代理機構的職責就是接受委托人的委托，代為辦理專利相關的各項事務，包括專利申請、提出復審及參加無效宣告程序等。

隨著專利申請量的而不斷增加，對專利代理的需求也越來越大，例如2007年，國家知識產權局受理的中國專利申請數量為69.4萬件，按當年的專利代理率71.5%計算，專利代理數量約為49.6萬件；2011年，國家知識產權局受理的中國專利申請數量激增為163.3萬件，按63%計算，專利代理數量約為102.8萬件，比4年前增加1倍還多，而同期獲得專利代理人資格者數量由8825人增加至1.2291萬人，增長率只有近40%，現有從業人員承擔的代理量在加大。1. 參見http://news.k8008.com/html/201208/news_1212839_1.html。因此與快速增長的中國專利申請量相比，專利代理人數量偏少和專利代理行業能力不足的矛盾正在顯現，這種矛盾還體現在專利代理質量的下降，由此引發的專利代理機構與委托人之間就專利代理質量的糾紛也越來越多。對于如何判斷專利代理機構在專利代理中出現的專利代理質量問題，還存在許多爭議。下面通過具體的案例進行探討。

一、典型案例簡介

2005年4月6日，原告與被告簽訂了《委托專利申請合同》。2. (2008)滬二中民五(知)初字第192號判決書。合同約定：原告就名稱為“鋁合金無內框中空玻璃窗”的發明創造委托被告代理申請實用新型專利；代理費人民幣1,400元；圖紙(說明書附圖)由原告自制；被告認真、細致地按照中國專利法規定準備專利申請文件，并保證通過專利局的形式審查，取得專利申請號；對實用新型專利及外觀設計專利申請免費服務至授權；申請專利技術的新穎性檢索由原告負責，被告起到參謀作用。

合同簽訂后，原告按合同約定向被告支付了代理費人民幣1,400元，交付了圖紙并進行了全面的技術交底。同時，原告在被告處取得被告制作的《申請中國專利須知》，該須知載明：被告將按照申請人提供的技術交底的內容，撰寫申請文件，包括：說明書、權利要求書、摘要和附圖，在提交專利局前交申請人審閱并簽字。2006年4月26日，國家知識產權局頒發《實用新型專利證書》。

2007年3月起，原告發現案外人上海華申汽車窗廠等多家企業的產品侵犯了原告的“鋁合金無內框中空玻璃窗”實用新型專利權，為此，原告向上海市知識產權局舉報。但是，上海市知識產權局均認定上海華申汽車窗廠等多家企業不構成侵權。原告認為，被告在為原告申請專利的過程中，違反了《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱《專利法實施細則》)的有關規定，把非必要技術特征記載到獨立權利要求中去。被告的上述行為違反了《委托專利申請合同》的約定和《申請中國專利須知》的規定，已構成違約，應承擔違約責任。

被告辯稱，根據《中華人民共和國專利法》(以下簡稱《專利法》)第四十條和《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱《實施細則》)第二十一條、第四十四條的規定，在原告的實用新型專利獲得專利申請號的情況下，說明被告撰寫的申請文件已經通過了專利局的形式審查，即被告提交的申請文件符合《專利法》和《實施細則》的規定;其次，原告沒有證據證明被告在權利要求書中記載了非必要特征，且必要技術特征和非必要技術特征的劃分，是依據發明目的和保護的范圍而定的，是相對概念，而非絕對概念。被告在撰寫權利要求書后，就權利要求書的內容與原告進行了多次溝通，原告于2005年4月14日在被告處簽收了向國家知識產權局提交的所有專利申請文件，并未提出異議，因此，原告對專利申請文件的所有內容是明知的。

上海市第二中級人民法院認為，原告去被告處領取了被告向國家知識產權局提交的所有申請文件，即有理由相信，原告對所有申請文件的內容(包括權利要求書的全部內容)有了充分的了解。在此基礎上，如果原告對申請文件的相關內容有異議，認為被告在權利要求書中增加了許多非必要技術特征的內容，可以立即向被告提出，并可以要求被告按照《實施細則》的有關規定，采取補救措施，即自申請日起2個月內，向國家知識產權局提出修改申請。而原告無證據證明其當時己向被告提出異議，還簽收了全部申請文件。法院由此認定，原告已對所有申請文件的全部內容予以了追認。

法院認為，原告沒有證據證明被告在履行《委托專利申請合同》的過程中，存在違反《專利法》和《實施細則》的行為，沒有證據證明被告在履行《委托專利申請合同》的過程中，存在違約行為，因此，對原告所堅持的被告應承擔違約責任的訴訟請求，法院不予支持。

二、對于典型案例的分析解讀

雖然被控侵權的技術方案并未落入其實用新型專利權利要求保護的范圍，這在專利領域是非常常見的一種現象，但是對于經過專業的專利代理機構的代理后依然出現這種情況，是否屬于正常現象呢？從法院的審理來看，似乎認可了這一點。法院認為專利代理機構已經全面履行了專利代理合同，在經過原告簽字認可的情況下提交了申請文件，使原告獲得了專利權，因此不承擔違約責任。但是對專利代理機構合同義務的理解是否應當是法院理解的那樣，在申請人簽字認可的情況下，保障申請人獲得專利權即可呢？筆者對此具有不同的認識，具體理由如下。

1.專利代理合同不同于普通的民事合同，不能按照普通的民事合同判斷專利代理機構的違約責任。

在一般的情況下，合同雙方當事人應當具有“合理注意人義務”，否則就會承擔過失責任。所謂的“合理注意人義務”是指多數人在特定情況下應當達到的注意程度[2]。在現實中，對于具有特殊技能和知識的人，如醫生、律師、會計師等專業人士的標準化應當比一般人的行為標準要高一些，即要達到專業人員的行為標準。我國對專利代理人和專利代理機構規定了非常嚴格的資格準入制度，例如代理人需要通過考試并進行執業，專利代理機構需要通過國家知識產權局行政審批，未經行政審批不得從事專利代理業務。之所以設置較高的資格準入制度，其主要原因是專利代理行為具有高度的專業性和技巧性，能夠撰寫質量高的專利申請文件，能夠得到保護范圍合適的專利權，保證委托人的利益得到維護。因此專利代理人的性質與醫生、律師、會計師一樣，都屬于專業人士，相應的合理注意人的義務標準必然要高于一般人。但是法院的觀點實際上將專利代理人的“合理注意人義務”標準等同于一般人的行為標準，并沒有體現專利代理行為具有高度的專業性和技巧性的特性。

2.委托人和代理機構的雙方存在信息不對稱，因此不能以委托人是否同意提交申請文件作為免除代理質量問題責任的理由。

在專利代理過程中，專利代理機構具備一支具有專業知識和法律知識的代理人隊伍，相比較而言，委托人一般都缺乏相應的專利法律知識和專利業務知識，也正因為委托人和代理機構的雙方的信息不對稱才使得委托人委托代理機構進行專利代理。因此委托人一般情況下并不知道如何才能得到合適的保護范圍，而需要得到合適的專利權的保護范圍也是委托人委托代理機構的一個主要原因。法院的判決強調委托人同意提交相關的申請文件，以此來免除代理機構的撰寫質量問題，實際上將委托人也作為具有專利代理知識和相關法律知識的人員來對待。試想，如果委托人具有相應的專利代理知識和相關法律知識，又怎么會花大價錢來委托代理機構，自己完全可以處理好專利申請的相關事情。因此，從委托人和代理機構的雙方的信息不對稱這一角度來說，法院的理由有一些欠妥。

3.專利代理機構的權利義務不應失衡。

根據法理學，民事權利和義務是相對應的，民事主體具有相應的權利，必然要承擔相應的義務。在專利代理過程中，專利代理機構的權利就是有權接受委托人的委托代理專利業務并收取報酬，而其他沒有經過行政許可的任何單位或個人不得接受委托人委托代理專利業務，也沒有資格收取報酬。因此專利代理機構的權利屬于國家授予的壟斷性的權利，因為缺少其他相應的單位的競爭， 通過行政許可的機構收費要高于其他沒有獲得行政許可的企業，因為通過行政許可就是國家對代理機構的一個認證，對代理機構的一個肯定。而專利代理機構的義務就是提供具有一定的專業性的專利申請，包括申請文件的撰寫、答復等。從法院的判決來看，專利代理機構收取了相應的費用，即獲得了相應的權利，但是在義務方面卻沒有體現出相應的專業性，即沒有承擔起相應的義務，反將專利代理機構應當承擔的專利申請質量的這一義務推給了委托人。因此從法院的判決來看，專利代理機構的承擔的義務和權利存在明顯的不等。

4.委托人的簽字只是專利代理合同的一個附隨義務，因此不能成為專利代理機構的免責理由。

實際上，筆者認為，在專利代理中的委托人簽字只是表明專利代理機構已經通知委托人專利代理業務的進展，屬于合同中的附隨義務，即專利代理人有義務將申請過程中關系到委托人的利益的事項告知委托人，包括專利的申請、專利的審查過程等，并不代表對其文件質量、權利要求保護范圍的判斷和認可，就如同我們不能要求消費者對商品的質量進行分析和判斷一樣，因為專利代理申請的給付義務與商品一樣，委托人往往是由于對該類事務的不熟悉才需要專門委托專利代理機構并愿意給付對價。在專利代理人協會于2009年頒布的《專利代理服務指導標準（試行）》中規定申請文件的撰寫增加、放棄或者修改的技術內容，均應得到委托人紙件或者郵件的確認或其他方式的確認，定稿文件需委托人紙件或者郵件確認。 由此可見，在該指導標準中，似乎是將委托人的確認推斷為對專利申請文件的認可。但是筆者認為，實際上中華全國專利代理人協會出臺服務標準的目的是為了提高服務質量，提高專利代理機構的服務意識，并不是協助專利代理機構逃避法律責任。

5.法院只考慮了合同的字面意思，并未考慮專利代理委托合同的目的。

合同法是調整平等主體之間交易關系的法律，因此合同是交易的手段[3]，交易的目的是要獲得一定的經濟利益。在專利代理合同中，專利代理機構所獲得的經濟利益是收取費用，在本案中專利代理機構的合同目的已經實現；委托人的合同目的是獲得撰寫合適的專利申請文件，并通過該專利獲得其想要獲得的經濟利益，并不是僅僅獲得一張專利權證書。而委托人想要獲得經濟利益是通過專利權的獨占來實現的，因此獲得合適的保護范圍是委托人獲得經濟利益的一個充分條件。如果專利授權后不能得到有效的保護，僅僅一張專利證書并不能給申請人帶來任何實際的權利或者實現其欲達到的效果，就不能稱之為申請人的目的已經實現。因此在本案中，雖然通過代理機構的代理，使申請人獲得了專利權，從表面上看代理機構已經履行了合同的義務，但是該發明創造的技術方案并不能獲得專利權的有效保護，不能使專利權人有效地主張自己的權益。因此從合同的目的上講，專利代理機構履行合同義務的行為已經使申請人最初委托代理機構申請專利的目的落空，因此應當認為專利代理機構存在違約的行為。

6.從合同解釋的角度出發，專利代理機構存在違約行為

我國《合同法》第六十二條規定：質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。對于專利代理委托合同，我國沒有統一的國家標準、行業標準或者通用的標準，這是否意味著就是按照雙方約定來確定權利義務呢？筆者認為在專利代理委托合同中，還存在著推定的默示條款，即法律上暗含的條款。默示條款是合同履行之必須，否則合同所欲達到的目的無法實現。筆者認為，專利代理委托合同的默示條款應當保證專利代理質量要在形式上符合專利法及其相關的規定，此處的形式上的要求一般包括不需要通過檢索直接可以確定的一些問題，例如公開不充分、實用性、不予授權的主題、權利要求清楚等內容需要符合專利申請的要求，同時也要對于根據申請人或者自己檢索的最接近的對比文件來確定合理的保護范圍。因為上述問題對于一個專業的專利代理人可以在撰寫申請文件前或撰寫完成后直接發現。對于需要檢索來確定的一些問題，例如新穎性和創造性，則需要根據合同的約定來進行，例如委托人委托代理機構進行檢索，則需要將其新穎性和明顯的創造性作為其默示條款，對于有爭議的創造性，筆者認為不應當將其作為默示條款。本案中的必要技術特征，因為申請人提交了交底材料，申請人應當按照交底材料以及新穎性檢索材料（如果進行檢索）確定必要技術特征。因此如果代理機構沒有撰寫好必要技術特征，應當認為專利代理機構存在違約行為。

7.從專利代理行業發展來看，法院的上述判決會影響代理行業的健康發展。

目前專利代理行業的發展過程中，存在著不少掛證和無證代理的現象。掛證現象實際上也相當于無證代理，因為代理人將代理證借給他人使用，自己并不參與代理。從法院的判斷來看，只要是申請人簽字確認，就可以認為是申請人對申請文件的認可，從而免除代理機構的責任，這就導致專利代理行業只有收益，基本上沒有風險，因為在實際代理過程中，專利代理機構一般都會要求委托人簽字確認，這也是《專利代理服務指導標準（試行）》中的要求。因此上述判決會導致掛證現象以及黑代理問題更加嚴重，從而影響專利代理行業的健康發展。

三、關于確立專利代理質量責任標準的建議

針對前面提出的各種問題，筆者提出如下建議。

1.對于專利代理質量，應當盡快出臺相應的質量標準，以便專利代理合同中的雙方權利義務進一步明確。

專利代理的質量標準應當從專利代理的目的出發，以所取得專利權的有效保護為原則。在專利代理實務糾紛認定中，我們一方面不能期望專利代理機構是一個無所不能、過高質量的代理主體，正如我們不能苛刻地要求每一個運動員都應該是世界冠軍，認為其應當提供該技術方案所能獲得的最高水準的專利保護。如果這樣，對其違約認定的標準就會提高，那么專利代理機構執業風險和成本也會加大，從而挫傷其積極性，打擊專利代理行業的發展。另一方面，我們也不能對專利代理機構履行義務的能力期望值過低，使專利代理方有為其違約行為責任推脫的理由，那樣顯然不利于申請人合法權益的維護。因此，筆者認為應當以“專利代理的合理人注意義務”為認定參照。

專利代理人都通過了國家知識產權局的統一考試，具有較強的專業性，應當屬于專利領域的專有人才，應當具有專利代理領域通常應當達到的水平，即承擔專利代理的合理人注意義務。所謂專利代理人的合理注意人義務是指主要看其他專利代理人處于接受委托的專利代理人的情況下，會做出相同的行為還是不同的行為，如果做出相同的行為，則可以推斷代理人盡到了相應的義務，不承擔責任，否則，應當承擔責任。對于專利代理人的合理人注意義務通常應當達到的水平，筆者認為包括如下的內容：

1） 專利代理人應當具有代理資格，例如按照目前的要求是應當取得資格證和執業證，如果不符合專利代理資格的要求而進行代理，相當于無證代理，應當直接認定代理機構存在違約；

2） 全面掌握申請人提交的交底材料以及提交的其他現有技術文件，并根據提供的資料或者自己檢索的現有技術來確定合適的保護范圍，如果代理人根據申請人提交的材料或者自己檢索的材料得到的保護范圍不合適，則應當認為代理機構違約；

3） 全面掌握專利撰寫和答復的相關知識，包括不需要通過檢索能夠明顯確定的問題，例如說明書公開充分、權利要求書的實用性、發明保護的主題等發明是否屬于不予授權等，如果因為上述明顯的問題導致的申請文件無法獲得授權，則應當認為代理機構存在違約；

4） 全面掌握專利復審和無效的撰寫和答復的相關知識，包括復審和無效理由的撰寫等；

5） 全面掌握專利申請、復審和無效的流程，如果因為專利代理機構導致的流程上出現問題而使得專利申請駁回或視撤，應當認定代理機構存在違約。

2．對于委托人明顯堅持的意見，應當進行免責。

在申請過程中，代理機構具有的一個附隨義務是說明義務。所謂的說明義務是指專利代理過程中，例如提交申請文件或者答復審查意見通知書的過程中，如果委托人指示錯誤，明顯不利于其合法利益時，專利代理人應當向委托人充分說明其指示存在的問題以及相應的后果。如果申請人堅持自己的意見，則因為申請人的堅持導致的專利申請的駁回或者視撤，代理機構將不承擔責任。

3.對于屬于自由裁量的內容，專利代理機構免責。

專利代理過程中涉及到較多的是法律應用和事實認定的問題，對于法律應用問題，需要進行法律解釋，法律解釋必然會存在一些產生爭議的邊界區域[4]，同樣，對于事實的認定也會存在爭議區域。在爭議區域，因為沒有統一的處理方式，每個專利代理人會做出相同的行為還是不同的行為的比例差不多，因此專利代理人可以進行自由裁量來確定處理方式，但是需要將處理方式的利弊提前告知委托人。筆者認為在爭議區域內處理相關事宜，不應當認定專利代理機構存在責任。對于爭議區域，最為常見的另一個例子就是創造性的認定，不同的代理人對于結合的啟示具有不同的認識，因此可能處理的結果就會不同。

4.關于專利代理質量的糾紛處理中，建議有條件地進行責任推定

民事證明責任的一般原則是誰提出誰舉證，因此對于專利代理責任來說，要證明專利代理機構存在責任，自然需要委托人舉證。但是在專利代理過程中，委托人相對于專利代理機構來說，在對案件的信息占有上處于劣勢地位，遠離案件證據，產生了舉證困難或舉證不能的情形，此時有一種觀點認為應當采用舉證責任倒置較為合理，即專利代理機構舉證其代理質量符合要求[5]。但是如果采用舉證責任倒置，很可能會產生大量的針對專利代理機構關于專利代理質量的訴訟，甚至會產生許多惡意訴訟，這樣會導致專利代理機構整天忙于訴訟而無法有效開展專利代理業務，因此，筆者不贊成專利代理質量的糾紛處理中采用舉證責任倒置的方式。

筆者認為，針對委托人在舉證責任上的劣勢地位，可以通過有條件的責任推定方式來推定專利代理機構具有一定的責任。此時的條件應當進行嚴格的限制，否則條件過于寬松，則依然會產生大量的針對專利代理機構的訴訟，甚至包括惡意訴訟。筆者認為，此時的條件應當局限于專利權人在維護自己的權利失敗的情況，例如通過法院侵權判決，發現自己專利文件撰寫存在問題，或者因為公開不充分或者其他明顯的問題而被復審委無效。當委托人沒有證據證明權利損失的時候，不允許進行責任的推定。一旦進行責任的推定，則在委托人舉證證明權利遭受損害的時候，此時專利代理機構應當證明自己存在免責的情況，例如撰寫中與委托人明顯堅持按照自己的意見進行撰寫，例如創造性無效中，針對創造性問題存在的自由裁量的情況等。筆者認為，此時的專利代理機構免責的證明可以認為是證明責任中的特殊構成要件， 因此需要由專利代理機構進行舉證。

對于責任推定的方式的證明標準，其客觀證明責任依然在委托人一方，即當專利代理機構的責任認定處于無法確定的情況下，此時的客觀證明責任依然由委托人承擔，這一點也與舉證責任倒置不同。

[1]吳觀樂.專利代理實務[M]，北京：知識產權出版社，2007:9.

[2]王勝明.中華人民共和國侵權責任法釋義[M].北京：法律出版社2010：41.

[3]韓世遠.合同法總論（第三版）[M].北京：法律出版社2011：3,46.

[4]王利明.法律解釋學導論-以民法為視角[M].北京：法律出版社2009：212.

[5] 戈曉美.專利代理行為民事責任分析[D].蘭州：蘭州大學，2011：34.