專利申請文件修改時的重新概括

唐軼

一、引言

近年來，我國專利審查部門在有關《專利法》第三十三條的審查當中，經常會提到“重新概括”或“二次概括”的概念，甚至出現將修改直接認定為“重新概括”而予以駁回的情況。由于“重新概括”這一概念在我國專利法及其實施細則和審查指南中均沒有明確的出處，專利審查部門內部對該概念的含義和運用也還沒有統一的認識，導致在實踐中使用該概念具有較大的隨意性，也容易受到各方的質疑。因此，筆者認為有必要明確“重新概括”的含義，并確立所述概念在超范圍判斷中的合理運用標準，以便統一專利審查部門的執法尺度，依法行使行政審批權力，并保護當事人的合法權益。

二、重新概括的定義

顧名思義，重新概括是重新進行的概括，對應于申請文件中原本就存在的概括，即原始概括。

眾所周知，限制專利申請文件的修改，是為了防止申請人將在申請日未完成的發明創造通過修改加入到專利申請文件中，從而不當獲利，損害社會公眾的利益。由此可見，原始概括和重新概括的分界點應當是專利申請日。對于尚未提交專利申請的文件，無論進行怎樣的修改都只是個體行為，并不會與社會公眾發生利害關系。相反，重新概括的行為發生在申請日之后，申請人則可能通過這種方式引入新的內容，因此，對重新概括的內容進行有關《專利法》第三十三條的審查是有必要的。

根據辭典的解釋，“概括”通常具有“歸納”和“總結”兩方面的意思。在我國專利法及其實施細則中沒有出現“概括”一詞，但是在《專利審查指南（2010）》的“以說明書為依據”等章節中卻多次出現，雖然沒有具體定義，但是經過分析可以發現，“概括”通常涉及技術特征和技術內容兩個方面。

筆者認為，為了形成權利要求的技術方案，大體上可經由兩種概括的方式：一是將具體的技術特征進行歸納方式的概括，得到概括后的技術特征，本文將其定義為“狹義概括”；二是將發明創造的技術內容（尤其是實施例的內容）進行總結方式的概括，得到概括后的技術方案，本文將其定義為“廣義概括”。下面對此分別進行論述。

1、狹義概括

如前所述，狹義概括涉及的對象是技術特征，包括單個的技術特征，也包括由若干技術特征組成的、具有單一功能的技術特征組合，例如由螺栓和螺母配套組成的螺栓固定裝置。狹義概括采用的方式是歸納法，即將技術特征或技術特征組合在某些方面的共同特點通過歸納法歸結成新的技術特征。

我國審查指南明確規定的兩種常見概括方式中，“上位概念概括”就是典型的狹義概括，例如，用“氣體激光器”概括氦氖激光器、氬離子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等，歸納了這些介質均為氣體的共性。而“并列選擇法概括”只是羅列幾個并列的技術特征，嚴格來講不屬于概括，也不是狹義概括。

另外，由于功能或效果特征覆蓋了能夠實現所述功能或效果的所有實施方式，因此可以認為是對這些實施方式（技術特征或技術特征組合）進行歸納方式的概括的結果。同理，數值范圍特征也可以認為是對該數值范圍內所有離散的數值進行歸納的結果。它們都屬于狹義概括。

2、廣義概括

與狹義概括不同，廣義概括的對象是發明創造的技術內容，它是以發明或實用新型所要解決的技術問題為導向，將發明創造的技術內容（通常是實施例的內容）中對解決該技術問題有用的多個必要技術特征組合起來，構成權利要求的技術方案。

具體的，對于單個實施例，通常從中選擇與所要解決的技術問題相關的必要技術特征，重新組合之后形成技術方案；對于多個實施例，則通常選擇各個實施例之間相同或相應的必要技術特征，重新組合之后形成技術方案。

因此，廣義概括的實質是必要技術特征的重新組合，這是在一個或多個實施例的較為寬泛的內容之中，有目的選擇那些為解決技術問題所必不可少的技術特征，將其有機地組合起來進行的總結性描述。這種總結性描述拋棄了發明創造中的一些無關大局的細節，將焦點集中在能夠解決技術問題的技術方案上，讓人對該專利申請的發明構思有了一個總體印象。

3、兩種概括的關系

當然，實際撰寫權利要求的時候，通常會同時涉及上述兩種概括，即出現技術特征的概括和技術內容的概括相互交織的情況。

例如：一件激光圖紋壓印轉移機的申請，其中描述了多個實施例，區別在于各個實施例采用了不同結構的烘干固化設備。因此，可以選取各個實施例均有的為解決其技術問題所必需的機構，并將能實現烘干固化功能的各個具體設備狹義概括成“烘干固化裝置”，然后將其與其它特征組合起來，得到廣義概括后的技術方案。

三、重新概括是否超范圍的判斷

1、重新概括并不必然超范圍

通常，根據技術特征的變化情況，專利申請文件的修改方式可分為技術特征的增加、改變和/或刪除。并且，這三種修改方式的單獨及混合使用已經涵蓋了專利申請文件修改時可能出現的所有情況。相比之下，重新概括則側重于技術方案及其技術特征從原申請文件記載的信息中得到的途徑。因此，技術特征的增加、改變和/或刪除等修改方式與重新概括是從不同的側面反映了專利申請文件的修改，當然，后者僅涉及概括式修改，并沒有涵蓋所有的修改方式。

但是，重新概括仍然可以具體表現為上述修改方式。通過狹義概括得到的新技術特征，可以理解為改變了技術特征，也即將多個技術特征或技術特征組合歸納之后得到上位化的新技術特征。例如，原說明書記載了氦氖激光器和氬離子激光器，修改時將其狹義概括為“氣體激光器”，通過上位化改變了有關激光器的技術內容。通過廣義概括得到的新技術方案，可以體現為權利要求中刪除了技術特征，也可以體現為權利要求通過除上位化之外的其它方式改變了技術特征，例如改變了權利要求的主題，或者改變了原有多個特征之間的組合關系。

從這個意義上講，重新概括并不是一種新出現的修改方式，它仍然應當適用于修改是否超范圍的判斷原則：如果申請的內容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。因此，重新概括并不必然超出原申請記載的范圍，僅僅由于修改時出現了權利要求的重新概括就一概不予認可的做法是不恰當的。

2、重新概括的超范圍判斷

筆者認為，判斷修改時的重新概括是否超范圍，可以從狹義概括和廣義概括兩方面進行。首先，判斷狹義修改是否超范圍，如是，則不允許該修改；如否，則進行下一步。接著，判斷廣義修改是否超范圍，如是，則不允許該修改； 如否，則所述修改不超范圍。

（1）狹義概括的超范圍判斷

對于申請日之后進行的狹義概括，如果概括得到的技術特征是新的，并沒有在原申請文件中公開，則所述概括通常是不允許的。

原因在于，狹義概括采用歸納法，它把多個不同技術特征或其組合在某些方面的共性歸結起來，由于技術特征不可能只具有單方面的特性，因此歸納的方向常常不是唯一的；即便對于確定的歸納方向，歸納所能達到的程度通常也不是唯一的。因此，狹義概括得到的新的技術特征，通常并不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，除非原申請已經明確限定了所述狹義概括的方向和程度。

例如，涉及到氬氣和氦氣的專利申請，根據兩者均不具有化學活性的共同特點，可以將其概括成惰性氣體，也可以進一步概括成氣體；也可能根據兩者的氣味特點概括成無臭氣體；還可能根據它們在水中的溶解能力概括成難溶氣體。

（2）廣義概括的超范圍判斷

如前所述，廣義概括涉及發明創造的技術內容和技術方案之間的聯系，其實質是必要技術特征的重新組合。

對于這樣的修改方式，一方面，如果要求概括得到的技術方案必須作為一個整體明確記載在原申請文件中，是不合理的。因為申請人在申請日之前通常無法預料在審查過程中將要進行何種修改，從而不大可能預先將所有的修改方案都明確記載在專利申請文件中。另一方面，也不能要求必須將實施例中的全部內容都寫入權利要求中。因為實施例是對實現發明或實用新型的優選方式的詳細說明，其中還包括大量對所要解決的技術問題而言并非必不可少的技術特征，如果要求把這些非必要技術特征也一并寫入權利要求中，會過度限制申請人的權利范圍，也是不合理的。

因此，廣義概括是申請人基于原申請記載的信息對原權利要求的技術方案進行修改的合理方向，應當給予正確的引導和規范，而不應簡單地一概予以禁止。

實踐中，常有因修改后的權利要求擴大了保護范圍而不予認可的情況，這是不恰當的。《專利法》第三十三條之“權利要求記載的范圍”與《專利法》第五十九條之“（權利要求的）保護范圍”具有不同的含義。前者是指權利要求書通過其文字已經記載的內容設定保護范圍，故記載的技術特征越多，其記載的范圍就越大。后者正好相反，權利要求中記載的技術特征越多，其保護范圍就越小。顯然，在判斷修改（尤其是廣義概括）是否超范圍時，不能以權利要求的保護范圍為準。

筆者認為，對于廣義概括得到的技術方案是否超范圍的判斷，應該著重于：廣義概括之后的技術方案所反映的主題是否在原申請記載的范圍之內，原申請文件是否記載了該技術方案中全部必要技術特征之間的組合關系。

當改變和/或刪除了權利要求中的技術特征，使得該技術方案相對于原申請記載的信息構成廣義概括時，具體的判斷方法如下：

a）首先判斷所述廣義概括是否導致了申請主題的變化；

b）如果申請主題沒有改變，則判斷概括得到的技術方案中各個技術特征的組合關系是否在原申請文件存在明示或暗示，如果存在這種組合關系，則所述概括是允許的，反之則超出了原申請記載的范圍；

c）如果申請主題發生了改變，將變化后的主題內容與原申請文件記載的范圍相比較，如果能夠確定原申請文件所記載的范圍中包含了修改后的專利申請主題，并且原申請明示或暗示了該新主題內的技術特征組合關系，則這種修改是允許的，反之則超出了原申請記載的范圍；

d）對于新主題范圍內再次進行的修改，參照上述步驟b進行判斷。

由此，對在原申請主題范圍內進行的修改持較為寬松的態度，只要本領域技術人員能夠確定原申請文件存在修改后技術方案中各個技術特征的組合關系，就可以允許；對于改變了申請主題的修改則較為謹慎，需要確定原申請是否明確記載了修改后的主題及其中的技術特征組合關系。

這樣，申請人在原申請已明確的主題范圍內有一定的修改空間，以獲得與其技術貢獻相稱的獨占權利；又避免了申請人利用修改增加原申請中難以確定的新主題或新組合關系，使得閱讀了該申請（主要是公開文本）的社會公眾由于缺乏穩定的預期，而對該新主題或新組合關系的權利主張猝不及防，影響對已公開技術的合理改進和利用。

四、結語

綜上所述，重新概括是一種特殊的修改方式，有必要對其進行是否超范圍的審查，但是不能武斷地認為這樣的修改必然不符合《專利法》第三十三條的規定，而仍然需要根據相關判斷原則來進行綜合考量，從而在維護社會公眾利益的同時，又能充分保證申請人的合法權益，盡力實現在保護發明創造和促進全社會科技進步之間的合理平衡。

“重新概括”也稱“二次概括”，是近年來修改超范圍判斷中的熱門概念，也是頗有爭議的問題。本文通過討論“重新概括”這一概念的定義以及該概念在修改超范圍判斷中的合理運用標準，希望有助于消除疑惑、統一認識。

實際撰寫權利要求的時候，通常會同時涉及上述兩種概括，即出現技術特征的概括和技術內容的概括相互交織的情況。