美國專利案件中的律師費承擔規則及其發展

徐棣楓 郄志勇

美國專利案件中的律師費承擔規則及其發展

徐棣楓 郄志勇

根據“美國規則”，訴訟中一般是由雙方各自承擔律師費用，雖然美國《專利法》第285條特別規定，專利案件中的敗訴方承擔勝訴方律師費，但僅適用于“例外情況”。實踐中，美國聯邦法院對“例外情況”又設定了一定的門檻，導致該條的實際適用非常有限。美國新近的專利法改革措施之一是改變訴訟律師費用的承擔規則，就在各方對此方案爭論不休之時，美國的司法實踐做出了積極回應，聯邦最高法院在近期的兩個案件中進一步明確第285條的適用條件，嘗試讓輕率發動專利侵權訴訟的原告在敗訴時承擔勝訴方律師費用，以引導專利權人慎重提起專利侵權訴訟。有必要介紹和分析美國聯邦最高法院新近判決，結合中國實際，加以借鑒。

專利訴訟 律師費 轉移支付

美國訴訟中的一般規則是雙方各自承擔己方的律師費用，雖然美國《專利法》第285條特別規定，專利案件中的敗訴方承擔勝訴方律師費，不過該規定存在著一定的限制性條件，僅在“例外情況”下法院才可判決敗訴方承擔勝訴方的律師費用。在實踐中，美國聯邦法院對“例外情況”又做了一番解釋，設定了一定的門檻，導致該條的實際適用非常有限。因此，美國政府和國會議員試圖通過立法修法而進一步放寬《專利法》第285條的適用條件。近日，美國聯邦最高法院在2014年4月29日公布了2起有關《專利法》第285條的判決，改變了下級法院長久以來的做法，賦予了聯邦地方法院在判決敗訴方承擔勝訴方律師費用這一問題時更高的自由裁量權。美國業界普遍認為美國最高法院的判決將對專利訴訟行為產生重要影響。aSee，Wilson Eiser, Jura Christine Zibas and Gregory N. Brescia, The U.S. Supreme Court makes effort to provide recourse against patent trolls ,available at http://www.lexology.com/library/detall.aspx?g=ea74f44b-24b4-402d-85f3-63319052d599,last visit date 2014-06-10.and ,Akin Gump Strauss Hauer& Feld LLP, Steven M. Zager,David M. Stein and Pratik A. Shah, Supreme Court makes it easier for district courts to sanction unreasonable patent litigants,availableat http;/www.lexology.com/library/detail.aspx?p=dbfc5d54-4659_ed&u tm=content=lexology+Daily+Newfeed=2014-05-20&utm_term+ visit date 2014-6-9. Womble Carly Sandridge & Rice LLP, Kik W. Watkins and Christine Dupriest,Supreme Court issues landmark rulings in two patent cases, further admonishes Federal Circuit and lowers the bar for patent challenges,available at http:www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cb2561f9-4afd-4ae4-9730-1d896b47ef10,last visit date 2014-06-9.

一、律師費承擔的慣例和成文法規定

（一）美國規則：雙方各自承擔律師費

美國訴訟中的一般規則是雙方各自承擔己方的律師費用，即美國規則（American Rule）。bMarx v. General Revenue Corp., 568 U. S. (2013) .美國最高法院1796年在Arcambel v. Wiseman案cArcambel v. Wiseman, 3 U.S. 306, 306(1796).中確立了這項被稱為“美國規則”的原則，即“勝訴方不得要求敗訴方支付其律師費作為賠償”。美國規則默認，除非法律允許，勝訴方不得要求敗訴方支付其律師費作為賠償。dAlyeska Pipeline Serv.Co. v. Wilderness Soc’y, 421 U.S. 240,262(1974).不過美國國會則繞過了這一規則，通過在某些法律中以條文明確規定律師費轉移支付的方法來貫徹某些重要的法律政策。以這種立法方式保障律師費轉移支付的例子目前體現在克萊頓法以及民權法中。

（二）《聯邦民事訴訟規則》第11條規定律師費轉移：輕率的訴訟

美國《聯邦民事訴訟規則》在第11條規定，如果訴訟為輕率的（fPark-In-Theatres, Inc. v. Perkins, 190 F. 2d 137, (CA9 1951).rivolous），則被告可以請求法院判定提起訴訟的一方支付被訴方的律師費。法院在適用此條時的判斷標準為客觀的合理性（an objective standard of reasonableness），而并不需要起訴方具有惡意（bad faithEmily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys’ Fees. 28 BERKLEY TECH. L.J.）。《聯邦民事訴訟規則》第11條b項要求，向法院提交的訴訟文書以及其他文件，是在經過合理地調查并竭盡其本人的知識、信息及信念的情況下作出的，并符合以下要求：（1）目的是正當的，不是為了騷擾他人、不必要的拖延訴訟或增加訴訟費用；（2）最終推斷該行為并非輕率；（3）關乎事實的爭論有或可能有證據支持。按照第11條c項，法院可對違反了第11條b項的當事人及其律師給予適當的制裁，在必要的情況下，法院可以應請求而作出由違反規定者承擔對方合理的費用和律師費的命令。

一般而言，法院在判斷是否構成第11條的輕率訴訟上具有自由裁量權，但是實踐表明法院適用此條較為寬松，原告較為容易符合第11條的要求。此外，第11條還包含一個安全港條款，被告請求法院判定對方訴訟為輕率并支付律師費的期限為法院正式受理后21天，原告可以通過及時的撤訴而避免被判承擔對方律師費。顯然，第11條的規定對于保護被告免受輕率訴訟的作用有限。eDaniel Roth, Patent Litigation Attoneys’ Fees: Shifting From Status to Conduct, Chi-Kent J. Intell, Prop, 25(2013-2014) .

（三）《專利法》第285條 ：例外情況

直到在1946年國會修法之前，美國專利法中并沒有針對敗訴方承擔另一方律師費用的規定，即在專利法的層面上，美國專利案件亦是遵循前述“美國規則”的。1946年美國國會修改《專利法》，在當時的第70條規定，法院可依自由裁量判定敗訴方承擔勝訴方的合理律師費用。從當時的司法實踐看，法院并不是當然地適用第70條的規定判定敗訴方承擔勝訴方的律師費，第70條的規定并不是對敗訴方的懲罰性規定，而是僅在特定 情 況下 的 一 種 措 施 。在fPark-In-Theatres, Inc. v. Perkins, 190 F. 2d 137, (CA9 1951).1952年 對 《 專利 法 》的又一次修改中，美國國會將“例外情況”的要求加入到了專利法的律師費承擔條款之中。不過這一增加并不認為是改變了法條原有之意，僅是為了明確法條本來之義。gGeneral Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U. S. 648 (1983).在法條層面，美國《專利法》第285條規定，在“例外情況”下，聯邦法院可判令專利訴訟中敗訴方承擔對方的合理律師費用，但是對于什么是“例外情況”，美國專利法本身并沒有作出更加細致的規定。為了能夠依據《專利法》第285條獲得律師費專利支付，勝訴方必須通過清晰且令人信服的證據證明該案的特殊性。“例外情況”的發現必須建立在從請求到請求的基礎上，并且每一個論點都必須得到巡回法院的認同。這些類型的案例呈現出不一致的標準，并不能為地區法院提供一個清晰的指導方針hEmily H. Chen, Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys’ Fees. 28 BERKLEY TECH. L.J.，盡管被告人越來越渴望通過律師費轉移來收回成本并且防止原告在未來濫用訴訟地位，但在現行專利法之下，訴訟當事人很難滿足專利費轉移的“例外情況”標準。而且，國會未能將律師費轉移規則編入最近的專利改革法案（the American Invents Act of 2011）。

二、SHIELD法案改革建議：律師費轉移支付

聯邦議員Peter DeFazio和Jason Chaffetz在2012年和2013年單獨或聯合提出了《保護高技術創新者免遭惡意訴訟法案》（Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act，簡稱SHIELD法案），iSaving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012, HR 6245 (112th Congress) Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013, HR 845(113th Congress).SHIELD法案的提出是以美國專利誘餌泛濫，從而引起關注和質疑為背景的，該法案試圖通過改變美國《專利法》中的律師費承擔制度而遏制專利誘餌。總體上看，法案提出了一種融合美國規則與英國規則的制度，要求除原始發明人或已對專利涉及的產品的生產或銷售做出實質性投入的主體、大學或附屬大學的科技成果轉化組織之外，當事人需要提交一份足夠支付訴訟費用（包括律師費）的保證金（bond）。這一保證金的要求使得原告在提起訴訟前需慎重考慮。此外，不同于在2012年提交的SHIELD法案，2013年的版本中規定敗訴方自動承擔勝訴方的律師費，除非敗訴方為原始發明人或已對專利涉及的產品的生產或銷售做出實質性投入的主體、大學或附屬大學的科技成果轉化組織，或者案件存在特殊情況以致雖然不符合前述主體類別的要求，但若判決承擔律師費則不公平（unjust）。

不難看出SHIELD法案是直接針對專利誘餌的，但是有批評者認為，在律師費轉移承擔豁免上，只有原始的發明人或已經對專利做出過實質性投入的主體才能豁免，這樣在專利市場上購買專利的人就會產生擔憂，在其對專利進行實質投入之前，如果提起訴訟，有可能被要求承擔對方律師費。因此，批評者認為這將影響到專利交易市場。也有研究認為，該法案通過的可能性并不高。jGovTrack.us,H.R.845:Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013(EB/OL),http://www.govtrack. us/congress/bills/113/hr645(May 28,013), 轉引自易繼明：《遏制專利蟑螂——評美國專利新政及其對中國的啟示》，載《法律科學》2014年第2期。對SHIELD法案的評價和分析可進一步參考易繼明文。

三、司法實踐的最新動態

在美國的司法實踐中，被告使用《專利法》第285條規定并被法院支持判令原告承擔被告律師費的非常有限。有報導稱，在2011年近3000件專利訴訟案件中，法院僅支持了21件案件由敗訴的原告承擔被告律師費。kRandall R. Rader, Colleen V. Chien & David Hricik, Make Patent Trolls Pay in Court, N.Y. Times (June 4, 2013),http://www.nytimes. com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=0.第285條如此低的適用率使得其并未對遏制輕率地提起專利侵權訴訟發揮應有的作用。其主要原因在于法院認為這類訴訟必須滿足以下兩個方面的要求：第一，主觀上惡意提起（brought in bad faith ）；第二，客觀上無依據（objectively baseless）。l法院的態度在近期有了新的發展，2014年4月29日，美國聯邦最高法院就敗訴方承擔另一方律師費的問題公布了兩個最新判決，一個是Octane Fitness訴Icon Health & Fitness案，另一個是Highmark Inc.訴Allcare Health Management System, Inc.案， 這兩個判決一改之前司法實踐的態度。

（一）Octane Fitness訴Icon Health & Fitness案marlcTec,LLC v. Johnson & Johnson, 664 F. 3d 907, 916(Fed. Cir. 2012) (quoting iLOR, LLC v. Google, Inc., 631 F.3d 1372,1377 (Fed. Cir. 2011). Octane Fitness v.Icon Health & Fitness,, 572 U.S. (2014).

Octane Fitness訴Icon Health & Fitness案緣于Icon Health& Fitness起訴Octane Fitness專利侵權。Icon Health & Fitness擁有一項關于訓練設備（exercise equipment）的專利（No. 6,019,710），但Icon Health &Fitness本身卻從未銷售過含有該專利的產品。Icon Health &Fitness起訴理由是Octane Fitness（同樣生產訓練設備）侵犯了其擁有的No.6,019,710專利，而Octane Fitness認為Icon Health &Fitness的起訴是基于商業策略。最終Octane Fitness贏得了該專利侵權訴訟，且進一步援引美國《專利法》第285條之規定請求法院判定Icon Health & Fitness承擔己方在訴訟中的律師費用。但聯邦地區法院基于美國聯邦巡回上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC ）之前的有關第285條的案例駁回了Octane的訴訟請求。

美國聯邦巡回上訴法院在Brooks Furniture Mfg., Inc.訴Dutailier Int’l, Inc.案中認為，第285條規定的“例外情況”是指個案中含有“實質的不恰當行為（material inappropriate conduct）”或 個 案 既 在 “ 客 觀 上 無 依 據 （objectively baseless）”且在“主觀上惡意提起（brought in subjective bad faith）”，而且美國聯邦巡回上訴法院要求主張構成“例外情況”的一方需提出“清楚且令人信服的證據（clear and convincing evidence）”。美國聯邦巡回上訴法院對“例外情況”的解釋使得第285條的適用有著較高的門檻，數據表明，美國實踐中只有1的專利案件得以適用第285條。nMayergoyz, Anna," Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls", 42 Cornell Int'l L.J. 241 2009.

美國聯邦最高法院通過對第285條的文義解釋和歷史解釋，認為美國聯邦巡回上訴法院在Brooks Furniture訴Dutailier案確定的標準過于嚴格（unduly rigid），過分地限制了第285條的適用。美國聯邦最高法院認為，從文義上看，“例外情況”就是在通過（結合所適用的法律和案件事實）分析案件雙方當事人的訴訟地位的實質性力量對比而判斷案件是否與其他案件不一樣，法院在判斷“例外情況”時應考慮案件整體情況，采取個案分析的方法，擁有自由裁量權。而且美國聯邦最高法院認為聯邦巡回上訴法院在Brooks Furniture訴Dutailier案中確立的標準雖然確立了兩類可判令承擔律師費的情況，但對此卻過度限制，且實質上與已確立的在具有不端行為（misconduct）或惡意（bad faith）案件中判令敗訴方承擔另一方律師費的規則一致，而這正似乎使得美國《專利法》第285條成為多余的規定，但從第285條的背景看，本條規定恰恰是對美國訴訟費承擔一般規則（即American Rule）的例外規定，不可能是多余的。另外，美國聯邦最高法院認為聯邦巡回上訴法院對于“例外情況”的證據要求（即“清楚且令人確信的證據”）于法無據，應采用優勢證據（preponderance evidence）的規則。

（二）Highmark Inc.訴Allcare Health Management System, Inc.案oHighmark Inc.v.Allcare Health Management System, Inc.,572 U.S. (2014).

在同天公布的另外一起案件Highmark Inc.訴Allcare Health Management System, Inc.中，美國聯邦最高法院認為聯邦地方法院判定個案是否構成“例外情況”是行使自由裁量權的體現，因而上訴法院針對是否構成“例外情況”的上訴進行審查應以判斷下級法院是否濫用裁量為標準，而不需對個案是否構成“例外情況”重新（de novo）進行審查，即如若地方法院沒有濫用裁量，上訴法院應尊重地方法院的判決。

整體上看，美國聯邦最高法院的兩件新近判決賦予了聯邦地方法院在專利案件中的高度自由裁量，提高了專利權人在訴訟中承擔另一方律師費的可能，而且由于上訴審查僅限于是否濫用自由裁量，因此一審聯邦地方法院的判決得到最終實施的可能性加大。另外，考慮到美國專利訴訟中的高額律師費（如，在Highmark案中，一審法院判決Allcare支付Highmark律師費近500萬美元），美國聯邦最高法院的判決似乎將有利于遏制專利誘餌的訴訟活動。不過盡管兩個判決整體而言與奧巴馬政府和部分議員的專利法改革思路一致，但是，兩個判決并沒有明確使用專利誘餌或者是非實施主體這些詞語，而且判決也沒有更進一步明確法院應當在涉及到專利誘餌的案件中判定敗訴方承擔另一方的律師費用，因而其實際效果還有待聯邦地方法院的實踐來證明。

四、律師費轉移支付的啟示

（一）律師費轉移支付與遏制專利濫訴

無論是美國政府還是國會議員，在有關遏制專利誘餌的方案中都涉及到改革律師費的承擔方式，或稱律師費的轉移支付機制（Fee-Shifting Mechanisms）的改革。這從一個側面說明了律師費的承擔在遏制專利濫訴行為中具有重要的作用，而這背后的原因有：第一，美國專利訴訟中律師費成本較高（或者說過高），如前述美國聯邦最高法院新近公布的案例之一中，所涉及到的律師費高達近500萬美元。第二，現有的“美國規則”是原被告各自承擔自己的律師費，律師費并不施行轉移支付，轉移支付還沒有成為一種救濟。第三，可以預見的是，在現實中，被告將進行訴訟成本評估，如果被告贏了訴訟，律師費并不轉移給敗訴的原告承擔，仍要由被告自擔高額律師費。其結果是，一方面誘使被告支付比律師費低的許可費，與原告和解，從而放棄繼續訴訟；另一方面，將鼓勵原告動輒提起訴訟，以訴訟為威脅，獲取專利許可費，而這正是專利誘餌運營的主要方式。因此，不難理解律師費承擔規則的變動對引導專利權人謹慎行使訴權，遏制專利濫訴具有的重要意義。

（二）美國實踐的啟示

美國法院在立法層面的修改和完善尚存爭議之時，通過對《專利法》第285條適用條件的調整，積極回應司法實踐中的新問題，為勝訴的被告提供律師費轉移支付的措施，規范專利權行使，保證權利的平衡，實現當事雙方力量平衡的做法，頗具借鑒意義。

首先，可以引導原告謹慎行使訴權。因為，難以讓輕率提起無意義的訴訟的專利權人承擔勝訴的被告方訴訟成本，某種意義上可以說就是鼓勵原告濫訴。而引入律師費轉移支付的規則，原告在啟動訴訟攻勢前，就會仔細分析評估勝訴的把握，而避免輕易發起訴訟。其次，可以鼓勵并不侵權的被告積極應訴，防止訴訟成為“敲詐”手段。如果律師費不轉移支付，在高昂的律師費和相對較低的和解金——專利許可費，以及復雜而耗時的應訴與簡單和迅速的和解之間，還有禁令的風險與許可的可能之間，風險偏好將使得被告選擇放棄訴訟，尋求與原告和解。相反，采用律師費轉移支付，并配合e-bay 案之后的禁令發放條件，訴訟風險的評估要素發生了變化，被告可能會改變原來的做法，從放棄訴訟改為積極應訴。第三，利用專利訴訟進行“敲詐”的成本和風險將提高，這將平衡專利權人與公眾對專利制度的運用。專利法不僅激勵和保護專利的產出，還激勵和保護專利的實施。有效保護和鼓勵實施，是專利法的兩大支柱和核心。專利制度的有效運行，要求不但鼓勵技術創新的產出，還鼓勵技術創新的實施。如果任由專利權人輕率地提起訴訟，動輒揮舞訴訟大棒，經營者可能因考慮回避專利侵權訴訟風險而失去使用新技術的興趣，專利法的天平似乎向專利權人傾斜，但卻可能使市場主體實施新技術的熱情退卻。而引入律師費轉移支付規制，將使得天平傾斜的一端得到補充，在專利的創造產出與專利的實施運用之間構建平衡，為創新活動特別是為創新成果——專利的實施提供合理的空間和公平競爭的市場環境，發揮專利法對創新活動的全過程應有的激勵和保護作用。

雖然我國《專利法》第65條規定了侵權成立情況下敗訴方承擔對方（即專利權人）為制止侵權行為所產生的合理支出，但這條規定的適用范圍較窄，僅適用于權利人勝訴的情況。相反，原告提起訴訟后，如若被告應訴并勝訴，被告為應訴所支出的費用卻無法得到補償。誠然現階段中國專利訴訟成本并沒有美國那么高昂，但從遏制專利濫訴行為，引導專利權人慎重行使訴權，規范專利訴訟行為的需要而言，有必要借鑒美國律師費轉移支付的制度，打造我國更加全面的訴訟成本轉移體系。

It is the general rule in the USA that the parties in legal proceeding should undertake their attorney fee respectively, although the losing party should undertake the attorney fee of the winning party in patent lawsuit under art. 285 US Patent Law, which only applies “exceptional cases”. In practice, the US Federal Court has established barriers to the exceptional cases and therefore the its application is quite rare. Recently, the US Patent Law changed the allocation rule of attorney fee, which caused to controversy on this proposal. And the US Federal Court made a further statement on the application requirements of art. 285 in two cases recently, trying to impose the obligation to undertake the attorney fee of the other party on the prosecutor who brought patent infringement actions before the court irresponsibly. It is necessary to introduce the two recent cases at the Supreme Court of U.S. and to draw lessons from them in combination with China's practices.

patent litigation; attorney fee; transfer payments

徐棣楓，法學博士，南京大學法學院教授郄志勇，法學碩士，英國品誠梅森律師事務所上海代表處顧問

本文為國家社科基金“專利權的不確定性與專利誘餌的法律規制研究”階段性成果之一，項目編號： 13BFX122，并受南京大學985三期項目資助。