進入國家階段實用新型專利國際申請的優先權審查問題探析

劉桂香 趙萌萌

進入國家階段實用新型專利國際申請的優先權審查問題探析

劉桂香 趙萌萌

對進入國家階段實用新型專利國際申請實際審查工作中存在的一些問題，特別是有關優先權審查問題作出分析、評述，并結合實際審查工作提出解決思路和建議。

實用新型 國際申請 國家階段 優先權 重復授權

一、進入我國國家階段的實用新型專利國際申請的優先權審查概要

國際申請進入國家階段時及進入國家階段之后需要滿足各指定國自己法律規定的特殊要求，該特殊要求應當是在《專利合作條約》允許的范圍內。因此，為了解決《專利合作條約》在我國的實施問題，應對進入我國國家階段的國際申請的審查，國務院專利行政部門按照《專利合作條約》的宗旨，根據我國國情先后頒布了部門規章。

審查中，進入國家階段的實用新型專利國際申請應當符合我國現行專利法、實施細則及審查指南中有關實用新型專利申請和國際申請的規定。其審查流程大致可分為國際申請二處初步審查a《專利審查指南》（2010）第三部分第一章。和實用新型審查部初步審查b《專利審查指南》（2010）第一部分第二章。。

國際申請二處進行的初步審查工作主要是根據專利法實施細則的規定c《專利法實施細則》第十章。，以國際申請能否進入中國國家階段為主要目的，對國際申請的效力、進入國家階段時提交的文本、國際階段修改文件譯文及其他文件進行審查。其中對進入國家階段時提交文本的審查包括進入國家階段的書面聲明審查、原始申請的譯文和附圖審查，等等。對其他文件進行的審查包括委托和委托書審查、要求優先權審查、不喪失新穎性的公開審查及權利轉讓證明文件審查等。

進入國家階段的實用新型專利國際申請經過國際申請二處初步審查后進入到實用新型審查部相應審查處，進行其是否符合授權條件的初步審查。審查指南對進入國家階段的實用新型專利國際申請的初步審查范圍和內容作出明確規定d《專利審查指南》（2010）第一部分第二章第15節。。與普通實用新型專利申請的審查相比，由于該國際申請已經通過國際申請二處根據審查指南第三部分第一章進行的初步審查，實用新型審查員只需對與國家申請相同的其他問題進行審查即可，例如對實用新型保護客體和申請文件中明顯實質性缺陷等問題進行審查。

《審查指南》第三部分第一章第1節引言中指出“本章涉及國際申請進入國家階段條件的審查、在國家階段中對國際申請的初步審查以及在國家階段中對國際申請所作的事務處理等內容。本章僅對上述內容中的特殊問題作出說明和規定；與國家申請相同的其他問題，本章沒有說明和規定的，應當參照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的規定”。e《專利審查指南》（2010）第三部分第一章第1節。

從上述規定可得出以下結論，審查指南第三部分第一章第5.2節“要求優先權”已窮盡進入國家階段的國際申請優先權審查問題。也就是說，優先權審查問題不屬于“與國家申請相同的其他問題，本章沒有說明和規定”的情況，也就不需要另行“參照本指南第一部分第一章”來進行審查。因此，在國際申請二處完成審查后，實用新型審查部無需再對實用新型專利國際申請的優先權進行審查。

二、進入我國國家階段的實用新型專利國際申請的優先權審查存在的問題

現行的對進入我國國家階段實用新型專利國際申請的優先權審查是按照審查指南第一部分第二章第15.2.3節，再結合第一部分第一章、第二章，第三部分第一章和第五部分，來進行審查的，其中仍有以下不完善之處，具體如下：

（一）可能會出現在先申請與在后申請的主題明顯不相關的情況

對比《審查指南》第三部分第一章第5.2節與《審查指南》第一部分第一章第6.2節（對國家申請優先權的審查）的規定，可發現：對進入國家階段的實用新型專利國際申請的優先權問題進行的初步審查，較實用新型國家申請的優先權審查缺少了對“在先申請與在后申請的主題是否明顯不相關”的f《專利審查指南》（2010）第一部分第一章第6.2.2.1節。審查。

從審查流程來看，根據《專利合作條約》的規定，在國際階段對要求優先權的PCT申請進行國際檢索時，已經由檢索人員根據申請人提交的優先權副本核實過優先權g《專利審查概說》 2006年版第三部分。，即已經審查了在先申請與在后申請的主題是否明顯不相關，國家階段再次確定“主題是否明顯不相關”似乎是重復勞動。

但由于條約規定，檢索單位應在自優先權日起9個月或者自收到檢索本之日起3個月內做出檢索報告，而在先申請文件副本可以自優先權日起16個月內提交h《PCT法律文件匯編》2005年版。，因此不排除有極少數的要求優先權的PCT申請在進行國際檢索時沒有核實優先權。例如申請號為2004900040.6的進入我國國家階段的實用新型專利國際申請已經進入授權公告程序，但是其在先韓國申請20-2004-0002767的副本一直沒有向國際局提交，而在進入我國國家階段由國際申請二處審查時，仍然沒有通過在先優先權副本核實該優先權。因此，該授權是在國際階段和國家階段都沒有核實其優先權的情況下作出的。

也就是說，有很少一部分要求優先權的實用新型專利國際申請，在國際階段中沒有被核實過優先權；進入國家階段后，國際申請二處僅根據審查指南第三部分第一章的規定進行審查；當這部分國際申請進入實用新型審查部之前，沒有對“主題是否明顯不相關”進行過判斷。

（二）作為優先權基礎的國際申請可能會導致重復授權

審查指南對在先申請是在中國提出的國家申請給出了明確的處理方式，但對在先申請是在中國提出的PCT申請的處理辦法并未給出明確規定。2006年第一期局質檢會議紀要對這一問題的處理辦法進行了規定：“對于在先申請為在中國提出的PCT申請，按照外國優先權進行審查，但優先權副本由專利局根據規定制作，申請人需要繳納規定的優先權要求費。”i《專利局質檢會議紀要》 （2006年第1期）。

當該在先PCT申請進入我國國家階段并指定實用新型專利保護類型時，由于實用新型專利不進行實質審查程序，無法核實要求其優先權的在后申請是否已經授予專利權，從而可能導致重復授權問題。即使該在先PCT申請進入我國國家階段時指定發明專利，如果在其進入實質審查程序時，該在后申請仍然處于審查程序中，那么當兩份申請均符合授權條件時，同樣存在重復授權問題。例如申請號為200620003262.4的國內申請人實用新型專利申請，要求了國際申請號為PCT/ CN2005/000468的國際申請的優先權，并于2007年4月11日授權。當該國際申請進入我國國家階段并指定實用新型專利時，如果其符合授權條件，仍然可以授予專利權，從而導致重復授權。即使在其進入我國國家階段時指定了發明專利，如果該發明專利的實質審查程序是在該實用新型專利申請授權公告前進行的，同樣存在重復授權的可能。

三、進入我國國家階段的實用新型專利國際申請初步審查中的建議

對于在先申請與在后申請的主題明顯不相關問題現行的法律法規無法解決，為避免少量要求優先權的實用新型專利國際申請與在先申請主題明顯不相關而未被發現的問題，本文認為，較為妥當的解決方式是：從節約程序原則出發，無需對所有進入國家階段的實用新型專利國際申請的優先權主題進行核實。如果一件實用新型專利國際申請在國際階段，即國際階段受理局或國際局沒有發出視為未提出優先權通知書，并且國際檢索報告中沒有出現PX、PY類文獻，那么即可認為該申請的優先權請求是成立的；如果國際階段沒有發出視為未提出優先權通知書，但國際檢索報告中出現了PX、PY類文獻，再去核實與在先申請“主題是否明顯不相關”j《專利審查指南》（2010）第一部分第一章第6.2.2.1節。的問題。這種審查方式避免了重復判斷，并且節約因提取在先申請副本而延長的審查時間和增加的費用，從整體而言縮短了審查時間，并利于申請人取得專利權保護。即使其中仍有存在在先申請與在后申請的主題明顯不相關的實用新型專利國際申請被認定為享有該項優先權，最終獲得授權，還有后續階段可進行補救，例如無效等程序。

對于作為優先權基礎的國際申請重復授權問題，我國現行的審查制度同樣無法避免。本文認為，比較恰當的解決方式是：在國際申請受理時便建立起該申請的監視體系，當該國際申請被作為國內申請的優先權基礎時，追蹤監視其是否辦理進入我國國家階段的手續。如果其辦理了該手續，在其進入審查程序時可以用不同的方式提示審查員，例如在該在先申請進入國家階段的案卷夾封面填寫在后申請號、在系統的案卷信息中高亮顯示在后申請號等，以便提示審查員作相應處理和決定。

小 結

由于我國正式成為PCT締約國只有短短的20年的時間，國際申請在我國尚屬新生事物，并且我國專利制度自1984年制定以來也只有短短30年的時間。在這么短的時間內建立起一套完善的，同時又適應PCT體系嚴謹實體的專利法律程序和規范尚有難度。但PCT體系的不斷完善和發展，使其逐漸成為考察各國專利審查能力和水平的重要標準。中國國家知識產權局作為PCT受理局、國際檢索單位和國際初步審查單位，其專利制度必將受到《專利合作條約》的限制與規范。PCT體系具有國際階段和國家階段的相互銜接性，這也使得我國對國際申請的審查和業務管理能力直接經受著外國專利局和世界知識產權組織國際局的評價，任何問題都會暴露無遺地展現在國際社會面前。

可見，國際申請在我國還處于發展階段，與之相適應的政策及法律法規都有待進一步完善；作為我國專利制度中不可或缺的一部分，實用新型專利制度自身優勢較為顯著，對實用新型專利國際申請相應法律法規的完善不容忽視。

This artical mainly analyzes and reviews some problems existing in daily examination work of utility model of international applications enterting the national phase and puts forward some solutions and sugguestions, especially regarding priority examination

utility model; international application; national stage; priority; double patenting

劉桂香，國家知識產權局專利局實用新型審查部處長

趙萌萌，國家知識產權局專利局實用新型審查部主任科員