我國專利無效判斷上“雙軌制構造”的弊端及其克服
——以專利侵權訴訟中無效抗辯制度的繼受為中心

張鵬

（復旦大學法學院，上海200438）

我國專利無效判斷上“雙軌制構造”的弊端及其克服
——以專利侵權訴訟中無效抗辯制度的繼受為中心

張鵬

（復旦大學法學院，上海200438）

專利無效判斷上的“雙軌制構造”在我國日益顯現出侵權判斷遲延與無效手續繁瑣的弊端。司法實踐以“保護范圍不明確”、“侵權訴訟中的裁量性中止”以及“現有技術抗辯的擴大性適用”等手段試圖對此予以緩解，卻造成了上述三種途徑在適用上的各種矛盾。在積極探索侵權判斷法院的集中化與專業化的同時，我國逐步實現了對于無效宣告程序的功能替代，因此應該考慮在侵權訴訟中導入侵權訴訟無效抗辯的限縮性適用。

無效抗辯；現有技術抗辯；雙軌制；行政行為公定力；行政行為無效理論

我國專利法承襲德日體制，在專利確權判斷中明顯體現出行政程序介入的特點，即對發明專利實行授權前實質審查程序，并通過設立專門技術性行政機關實現集中性處理，只有經審查滿足發明授權要件的才授予專利權。此外，專利法就專利權的消滅過程設計了無效宣告程序，由隸屬于行政機關的專利復審委員會依申請做出宣告專利權是否無效的決定。在這一體制下，當行政確權處分成為專利侵權訴訟判斷的先決問題時，普遍認為應依據行政行為公定力理論，①王天華：《行政行為公定力概念的源流》，《當代法學》2010年第3期。將行政處分合法性審查權限歸屬行政機關獨占，其行政處分的判斷，侵權訴訟法院應受其拘束；未經判斷的，侵權訴訟法院應中止程序，并不得自行審查其合法性。但是，這種行政機關對于專利權有效性判斷與司法機關對于侵權與否判斷相分離的“雙軌制構造”在我國實踐中引發了種種問題，具體包括確權行政程序過于復雜冗長、有效性爭議的訴訟定性不科學、難以避免循環訴訟、導致關聯訴訟久拖不決等，因此改革現行專利權有效性判斷模式的呼聲不斷。②郃中林法官總結了五種具有代表性的專利權確權機制改革建議。參見郃中林：《知識產權授權確權程序的改革與完善》，《人民司法》2010年第19期。其中，為解決上述弊端，在2008年《專利法》修改過程中就無效抗辯的導入問題發生過激烈的爭論，最終，因為考慮到設立一個在全國范圍內有案件管轄

權的統一上訴法院并非在短期之內就能實現而作罷。③尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年版，第476頁。而在近期我國逐漸大力興建知識產權專門法院的背景下，圍繞著是否通過導入侵權訴訟中的無效抗辯實現對于“雙軌制構造”弊端的克服又成了熱議的問題。④朱理：《專利民事侵權程序與行政無效程序二元分立體制的修正》，《知識產權》2014年第3期。

本文將以專利權效力判斷問題上的“雙軌制構造”為切入點，探討其在我國實際運行中的弊端及其成因。在此基礎上，明確專利侵權訴訟中無效抗辯制度在我國的適用條件。筆者希望闡明的是，只有從行政介入與司法裁量的交錯角度，從專利法政策與行政法教義協調的高度來把握專利侵權訴訟中無效抗辯的運用，才能找到符合我國現有產業政策與經濟發展階段要求的法制路徑。

一、我國專利無效判斷上“雙軌制構造”的弊端及其現實應對

（一）我國專利無效判斷上“雙軌制構造”在實踐中的弊端

我國現行專利無效判斷上“雙軌制構造”的弊端突出體現為“無效救濟途徑的單一化”以及“無效宣告程序的冗長化”，繼而導致該構造的運行飽受詬病。⑤尹新天：《專利權的保護》，知識產權出版社2005年第2版，第504頁；程永順：《〈專利法〉第三次修改留下的遺憾——以保護專利權為視角》，《電子知識產權》2009年第5期。其一，從無效救濟途徑的單一化角度看，我國在1984年制定的《專利法》中既規定了授權前的異議程序，又規定了無效程序。在1992年該法第一次修改時，將授權前的異議程序改為授權后的撤銷程序，并規定自授權公告之日起六個月內可以提出撤銷專利權的請求，而為使撤銷和無效這兩個程序相互銜接，又規定自授權公告之日起滿六個月后可以提出無效宣告的請求。在2000年該法第二次修改中，又取消了撤銷程序，對于授權后專利權的有效性判斷只提供了單一的無效程序的模式。這一做法使得通過原有的授權前異議程序或授權后撤銷程序可以快速排除的“問題專利”不得不集中到無效宣告程序中處理。但是由于我國無效宣告程序在制度設計上體現出了依行政訴訟模式構建的特點：原則上采取口頭審理的形式，對提起無效程序的當事人來說成本也較高；強化依職權審查的傾向，減少了當事人參與程序的積極性；⑥例如2010年修改的《專利法實施細則》第71條第2款關于撤回無效宣告請求的規定。對無效宣告程序中專利文件的修改的限制；⑦對于無效程序中專利文件的修改，《審查指南》除了要求“修改不得超范圍”之外，還對修改方式進行了限制。無效程序確定決定的對第三者的效力規定等。⑧即《專利法實施細則》第66條第2款規定。因此，該制度可能無法全面實現對于效力上存在瑕疵的“問題專利”進行“事后過濾”的使命。⑨從專利法原理上看，“事前過濾”主要是指通過更加嚴格的授權前專利審查程序減少問題專利的產生的模式。但是考慮到在現實中各國專利申請巨大的數量，嚴格審查的成本將極其巨大，而且就算是通過嚴格審查后授予了專利權，由于在所有專利權中真正投入實際使用的專利數量極其有限，大量專利的審查成本將無端被浪費，同時由此造成的審查延遲，專利積壓現象也會減損專利制度的激勵創新的效果。考慮到從降低成本的角度需要制度性的忽略事前過濾，所以有必要提高“事后過濾”的重要性。所謂“事后過濾”是指在專利權授權后，通過無效程序等對于問題專利進行排除的制度設計。在進行“事后過濾”的制度設計時，應該充分考慮到其制度機能。具體來說，該機能的發揮包括兩個方面的利益衡量，其一是專利權人與主張專利無效的第三人之間的就作為私權的專利權的效力問題產生的紛爭；其二是作為專利制度整體來說排除問題專利存在的公益性目的。其二，從無效宣告程序的冗長化角度看，我國采無效宣告行政程序前置主義，加之行政訴訟的二審終審制，因此一份無效宣告結論至少要經歷了三個層級，造成了時間上的嚴重拖沓。此外，由于專利行政訴訟的審理范圍限定于具體行政行為的合法性，而非專利權的有效性，⑩最高人民法院行政裁定書（2007）行提字第3號。人為地造成了無效事由新證據提出的分斷化，即某一無效理由若未經無效宣告程序審理的，不能直接在專利行政訴訟上提出，需要重新經過行

政前置主義的審查，由此更加劇了程序上的遲延。①渠瀅：《論專利無效訴訟中的“循環訴訟”問題》，《行政法學研究》2009年第1期。

（二）我國現有應對“雙軌制構造”弊端的實踐及其缺陷

在實踐中，我國司法機關顯然發現了“雙軌制構造”的上述弊端，并試圖通過在侵權之訴中以不侵權抗辯為手段，以權利要求的解釋為媒介，間接處理專利權效力爭議，擴大了法院審查專利權效力的權力。②有學者稱這一實踐為中國版的伯克萊姆利方案。梁志文：《專利質量的司法控制》，《法學家》2014年第3期。特別是在近期的“防電磁污染服案”中最高人民法院實際上對該案專利權利要求的有效性進行了審查，③最高人民法院民事裁定書（2012）民申字第1544號。以同樣理由駁回原告起訴的做法還可見于近期爭議較大的“諾基亞公司訴上海華勤通訊技術有限公司侵害發明專利權糾紛案”。參見上海市高級人民法院民事判決書（2013）滬高民三（知）終字第96號。只不過在陳述理由時通過“不保護無法保護的權利”的方式謹慎回避了對專利權效力問題的直接表態。此種認識業已成為既定的司法政策。④例如最高人民法院副院長奚曉明曾指出：“對于明顯具有無效或者可撤銷理由的知識產權，權利人指控他人侵權的，可以嘗試根據具體案情直接裁決不予支持，無需等待行政程序的結果，并注意及時總結經驗。”奚曉明：《解放思想真抓實干在新的歷史起點上開創知識產權審判工作新局面——在第三次全國法院知識產權審判工作會議上的講話》（2013年3月21日）。此外，盡管我國在立法論上并未賦予法院在專利權侵權訴訟中直接宣告明顯具備無效事由的專利權無效的權力，但這并不影響司法實踐通過利用其它抗辯手段達到與宣告專利權無效相同的非侵權效果，抑或承認法院對于專利權效力判斷上的間接性裁量權的行使。不過，這些改進“雙軌制構造”弊端的手段卻難以釜底抽薪式地解決全部問題，反而加劇了對于專利法體系完整性的侵蝕，使得現有技術抗辯等制度承擔了其他功能，繼而可能導致原有體系的崩塌。

其一，對于“防電磁污染服案”中最高人民法院提出的原告權利要求保護范圍不明確，故而直接駁回原告訴訟請求的做法，根據專利法一般原理，權利要求具有法律規范特征，對于解釋權利要求的解釋是一個法律問題而不是一個事實問題，由于解釋和適用法律解決法律問題是法院的首要任務，如果法院僅以權利要求不清楚就駁回原告的訴訟請求的話，相當于法官聲明對于某一法律不清楚，所以駁回訴訟請求，而這一做法等同于拒絕裁判。盡管該案中法官的真實意圖在于：法律沒有賦予法院在侵權訴訟中對于專利權效力進行判斷的權限，所以法官不得不中止訴訟程序而等待無效宣告程序中的行政判斷，面對連保護范圍都難以讀出的明顯無效專利時，這一等待過程則會產生延遲侵權訴訟程序進程的弊端，因此法官通過迂回的手段實現了迅速終結訴訟程序的目的。⑤這一真實意圖的敘述可以見于該案的主審法官朱理博士在近期根據該案撰寫的論文中的論述。朱理：《專利民事侵權程序與行政無效程序二元分立體制的修正》，《知識產權》2014年第3期。盡管這一做法的目的具有正當性，但手段上卻極大地侵蝕了侵權判斷規則的完整性。

其二，對于侵權訴訟中法院裁量訴訟中止與否的問題，《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（以下簡稱：“解釋”）⑥法釋（2001）21號。第8條至第12條，從中止審理請求提出的時機、判斷基準、可以不中止審理的情形和應當中止審理的情形四個方面對人民法院受理的侵犯專利糾紛案件，是否因被告在專利復審委員會提出無效宣告請求而中止作了規定；⑦崔國振、馮術杰：《專利侵權案件是否因專利確權案件中止探析》，《電子知識產權》2013年第9期。并且賦予了法院判斷基于專利權的穩定性和案件的具體情況判斷是否中止侵權訴訟。⑧《最高法院副院長奚曉明就全國知識產權審判工作提出指導性意見》，《中國專利與商標》2012年第1期。考慮審理效率性，即使被告提起了無效宣告程序，法院也可以不中止審理侵權訴訟。⑨朱顯國：《專利侵權訴訟中的公知技術抗辯》，《南京理工大學學報（社科版）》2003年第3期。然而，該“解釋”雖可能達到中止訴訟、加快審判效率的目的，卻沒有賦予法院在個案中認定專利權有效性的權力，⑩李揚：《日本專利權當然無效抗辯原則及其啟示》，《法律科學》2012年第1期。因此這一方法根本不能解決雙軌

制下的弊端。

其三，對于現有技術抗辯擴張適用的問題，2008年《專利法》修改時正式導入的現有技術抗辯，在其適用上存在明顯的擴張趨勢，從而使得侵權司法判斷中更易得出非侵權結論。第一，在比較對象上，如果依據“解釋”第14條第1款的對比，即以屬于專利權利要求范圍內的被控侵權產品的構成要件與一份現有技術進行對比，將導致相比于依據《專利法》第62條的對比，即以被控侵權產品的所有構成要件與一份現有技術進行對比，使得現有技術抗辯更加易于成立。①張廣良：《現有技術抗辯適用規則：法律規定中的差異及其解析》，《中國專利與商標》2010年第2期。第二，在現有技術范圍上，存在使用多份現有技術的組合②陳建民：《現有技術抗辯與專利保護范圍的解釋》，載程永順編：《專利侵權判定實務》，法律出版社2002年版，第280頁；山東省東營市中級人民法院民事判決書（2008）東知民初字第2號；福建省廈門市中級人民法院民事判決書（2008）廈知初字第271號。以及一份現有技術與技術常識的組合，③《最高法院副院長奚曉明就全國知識產權審判工作提出指導性意見》，《中國專利與商標》2012年第1期；江蘇省高級人民法院民事判決書（2007）蘇民三終字第0139號。來論證現有技術抗辯成立的學說與實踐，這樣可能導致法院介入創造性的判斷。④張曉都：《專利侵權判定：理論探討與審判實踐》，法律出版社2008年第2版，第106頁。第三，在比較標準上，由于被控侵權產品與現有技術在對比上采用“近似”、⑤“近似”具體又包括以下標準：“十分接近”（尹新天：《專利權的保護》，知識產權出版社2005年第2版，第494頁）；“相似”（北京市高級人民法院知識產權庭：《北京市高級人民法院2007年專利審判新發展》，《民商法學》2009年第1期）；上海市高級人民法院民事判決書（2009）滬高民三（知）終字第10號；“明顯近似”（楊志敏：《專利侵權訴訟中“公知技術抗辯”適用之探討》，載國家知識產權局條法司編：《專利法研究2002》，知識產權出版社2002年版，第103頁）；“極為近似”（溫旭：《自由公知技術抗辯在專利訴訟中的應用》，《知識產權》1997年第1期）。“等同”、⑥譚筱清：《已有公知技術抗辯原則在專利侵權訴訟中的運用》，《人民司法》2002年第8期；翟文峰、張炳生：《現有技術抗辯的對比標準》，《中國礦業大學學報（社科版）》2010年第3期。上海市第二中級人民法院民事判決書（1998）滬二中知初字第78號；北京市高級人民法院民事判決書（2009）高民終字第1574號；廣東省高級人民法院民事判決書（2009）粵高法民三終字第422號；廣東省高級人民法院民事判決書（2010）粵高法民三終字第153號。“明顯無創造性”⑦張曉都：《專利侵權判定：理論探討與審判實踐》，法律出版社2008年第2版，第106頁；上海市高級人民法院民事判決書（2008）滬高民三（知）終字第5號。等標準，擴大了現有技術抗辯的適用。⑧洪恩山：《我國專利法中的現有技術抗辯制度之探討》，《中國發明與專利》2010年第3期。其四，在比較方法上，由于三者比較法的采用使得即使被控侵權產品與現有技術既不同一也不等同，⑨《最高人民法院副院長曹建明在全國法院知識產權審判工作座談會暨優秀知識產權裁判文書頒獎會上的講話》（2002年10月15日）中指出“被控侵權產品與現有技術更為接近，而與專利技術有一定差異的情況下，應判定非侵權”。同理由判決見北京市第二中級人民法院民事判決書（2003）二中民初字第07187號、遼寧省沈陽市中級人民法院民事判決書（2002）沈民（4）初字第38號、上海市高級人民法院民事判決書（2004）滬高民三（知）終字第4號、內蒙古自治區高級人民法院民事判決書（2010）內民知終字第9號。僅僅因為相比于權利要求更加接近現有技術，將會得出非侵權的結論，從而擴大現有技術抗辯的適用。⑩反對說參見閻文軍：《專利權的保護范圍：權利要求解釋和等同原則適用》，法律出版社2007年版，第496頁。從專利法原理上看，現有技術抗辯的適用是十分清晰的，即二者對比法、單份現有技術、新穎性喪失、“同一”與“極其近似”標準，但正是為了克服雙軌制的弊端，法官對于明顯具備無效事由的專利權只有通過擴大適用現有技術抗辯才能達到迅速救濟的目的，從而使得該制度在實踐中矛盾重重，學說上更是眾說紛紜、莫衷一是。

二、專利無效判斷上“雙軌制構造”及其弊端克服模式的學理分析

（一）專利無效判斷上“雙軌制構造”的法理基礎與政策考量

事實上，“雙軌制構造”并不是憑空產生的實踐性制度，其背后存在著支撐性的理論，即傳統行政法教義學上的行政行為公定力理論。依德國行政法理論，行政行為所生效力可進一步區分為破棄禁止效（Aufhebungsverbot）與脫逸禁止效（Abweichungsverbot），①太田匡彥：《行政行為古くからある概念の?今認められるべき意味をめぐって》，《公法研究》2005年第67號，第241頁；趙宏：《法治國下的目的性創設——德國行政行為理論與制度實踐研究》，法律出版社2013年版。也有學說將其分類為實體性公定力與程序性公定力（王天華：《行政行為公定力》，《當代法學》2010年第3期）。對于專利授權行政行為更強調程序性公定力的重要性。前者是指行政行為所生法之效果的實體性效力（拘束力），后者是指使該法之效果安定化存續的程序性效力（公定力）。前者的產生并不意味著后者一定產生，即因專利授權決定所產生的形成性效果使任何人不得否認專利權業已生成，但這并不意味著只能通過無效宣告程序才可以提出對于專利授權決定的形成性效果相抵觸的主張，除非法律存在明確規定承認此種排他性程序。②興津征雄：《行政作用としての特許権発生と特許無効》，《知的財産法政策學研究》2012年第38號，第62頁。因此，主張行政行為的公定力則意味著確保無效宣告程序對于專利權效力事后過濾的排他性管轄，即專利授權處分等行政行為的公定力保證了專利復審委員會一元化管轄專利權無效的宣告，并體現在專利法上的無效宣告審查前置主義的立法例上。

立法保障專利復審委員會行政程序的排他性體現了鮮明的政策考量，即專利法上“質的控制”（qualitative control）與“量的控制”(quantitative control)的體現。③梁志文：《專利質量的司法控制》，《法學家》2014年第3期。具體來說：從法院角度看，相比于專利行政機關，其優勢主要體現在對法律問題的熟悉、易于保證中立的裁判、對個案的充分審查以及通過采用當事人主義的訴訟結構使結論易于為當事人所接受。但是，其劣勢也較顯著：對于技術性問題缺乏充分的判斷能力、以當事人的請求為前提不訴不理、著眼于當事人間的糾紛解決、訴訟成本較高等等。盡管從個案來看，對于承擔了較高的訴訟成本進行訴訟活動的當事人來說，通過法院審慎的審判活動，得到了就個案的公平處理，維護了私益。但是從事后過濾的公益機能角度看，法院并不能勝任排除問題專利，進而根據不同技術領域的特點設定相對穩定的規范基準之任務，其原因在于以下幾點。首先，在法院提起的糾紛數量過少，大多數潛在的糾紛由于訴訟成本等因素被排除在了法院大門之外。其次，專利制度中存在的各種政策調節手段起到了依據不同的技術領域，產業類型的特點貫徹專利制度促進經濟發展的政策目的。④Dan L.Burk&Mark A.Lemley,Policy Levers in Patent Law,89 Virginia Law Review 1575(2003).由于這種政策目的的實現很難通過個別的或者確定的預先設計所實現，而是仰仗經驗主義的大樣本調整，通過大量的實踐逐步試錯、反饋、微調，從而得出適應產業發展的政策。從這個角度看，受案件數量的限制，法院很難承擔測定政策導向的任務。也就是說，法院的優勢在于就個案的“質的控制”，而不擅長于具有政策導向的“量的控制”。⑤Jonathan S.Masur,Regulating Patents,2010 SUP.CT.REV.275(2010).專利行政機關卻具備與法院相反的優缺點。考慮到在“事后過濾”的過程中，更應強調專利行政機關的“量的控制”的重要性，雖然在一定程度上也要使法院“事后過濾”“問題專利”的功能得以發揮，但應以尊重行政機關“量的控制”為主體，著重于“質量控制”角度協調兩個判斷主體之間的關系，因此，維護行政機關在無效宣告程序的排他性管轄權有利于“量的控制”的發揮。

（二）克服專利無效判斷上“雙軌制構造”弊端的法理基礎與政策考量

專利無效判斷上的“雙軌制構造”在法理基礎上體現為行政行為公定力理論，而其背后又潛藏了司法裁量對于專利行政機關在專利無效判斷上“量的控制”的尊重。因此，也只有尋找到專利無效判斷上克服“雙軌制構造”弊端的法理基礎與政策考量，才能正當化專利侵權訴訟中的無效抗辯。

從法理基礎上看，在學說上存在通過認定無效宣告程序和侵權訴訟程序中“無效”的涵義屬于宣告專利“權”本身的無效，而不是專利授權行政處分無效的觀點，從而將屬于行政處分的無效宣告程序僅僅視為侵權訴訟的前置程序，即使不經過這一程序也可在侵權訴訟中直接宣告專利“權”無效，

由此巧妙地規避了因宣告專利行政處分無效所牽扯的行政行為公定力原理的制約。⑥大渕哲也：《特許処分·特許権と特許無効の本質に関する基礎理論》，《日本工業所有権法學會年報『侵害訴訟と無効の抗弁』》2011年第34號，第63頁。不過這一觀點的成立與否取決于對無效宣告程序性質的理解，即行政程序說與民事訴訟說的爭論。⑦其中認為無效宣告程序在本質上屬于解決平等主體之間的民事爭議的民事糾紛解決程序的觀點包括梁志文：《論專利授權行為的法律效力——兼評專利法改革中的制度選擇》，《法律科學》2009年第5期；程永順：《無效宣告請求訴訟程序的性質》，載《專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告》，知識產權出版社2006年版，第739頁。其中，主張專利無效宣告程序在性質上屬于民事訴訟程序者，一般認為專利無效宣告程序中所宣告的無效并不是專利授權行政處分決定的無效，而是專利權在實體專利法意義上的無效；專利權作為私權，專利權人及第三人就該權利存在與否的糾紛在本質上屬于私法上權利關系的范疇。⑧君嶋祐子：《特許無効とその手続（二）》，《法學研究》1996年第69卷3號，第33頁。從專利制度發展史的角度看，確有“民事訴訟說”占統治地位的時期。例如在1888年日本《專利條例》頒布之前，專利無效案件均由法院受理，盡管依據1888年的該條例逐漸完善了特許廳的無效審判制度，但是直到戰前，日本特許廳審判機構仍被視為是司法機構的特別法院，專利無效審判亦被視為民事訴訟程序的一種。⑨飯島歩：《特許無効審判における一事不再理》，《知的財産法政策學研究》2007年第16號，第252頁。而美國也在傳統上規定對于專利有效性判斷的權限集中在法院。法院通過兩種情況對專利權的效力進行判斷。其一是專利侵權訴訟過程中被告提出的專利無效抗辯。該情況下由于推定專利權有效，所以被告負有證明專利權無效的證明責任。⑩35 U.S.C.§282.其二是提起專利無效的確認宣告判決訴訟。對于專利權無效具備訴之利益的人（諸如受到專利權人侵權警告的人）可以提起該確認宣告判決訴訟。①Declaratory Judgment Act,28 U.S.C.§2201.該情況下證明責任由原告負擔。上述兩種情況均屬于民事訴訟，訴訟的效力僅及于當事人及其繼承人之間。②Chisum,patents§19.02[2](1991).即使法院做出了專利權無效的判斷，行政機關的專利授權行政決定也不自動撤銷，專利權人仍可以依其專利權向其他主體提起侵權訴訟。

然而，不管是日本《專利條例》還是美國專利法之上述實踐都建立在“先發明主義”基礎上，即承認專利權作為先國家性質的權利，專利權自發明行為完成之時起即產生，而專利授權處分行政行為在性質上屬于對于發明事實的確認和公證，因此專利無效宣告程序中所宣告的是專利權的無效而不是專利授權行政處分的無效。這種立足于自然權論的觀點，③代表性的論述可參見德國專利法學者約瑟夫·科勒（Josef Kohler）對無體財產法的認識，即對于發明人利用自然而創造出新穎的發明思想以自然權為由均應享有權利。コーラー：《特許法原論》，小西眞雄訳，厳松堂書店1913年版，第43頁。不管在理論上還是在實定法中均已為當代實踐所拋棄。對于因發明人從事了技術方案的創作而當然享有專利權的觀點，至少在實定法的認識上難以自圓其說。即使是獨立發明人也有可能受制于他人專利權的行使。因為雖說是獨立發明人，只要和他人的申請相比并非在先申請或在先進行了經營準備的話，就會構成侵害他人在先專利權而無法實施。④[日]田村善之：《田村善之論知識產權》，李揚等譯，中國人民大學出版社2013年版，第86頁。從實定法上看，對于專利無效處分行政行為的司法審查是作為行政訴訟的一種，由專利復審委員會作為被告，相對人作為第三人參加該訴訟。該訴訟的性質屬于對于行政處分的取消訴訟，認為專利無效宣告程序屬于民事訴訟的觀點至少在實定法上是沒有根據的。因此企圖通過概念上的變更，諸如僅將專利復審委員會改為準司法機構，進而達到證成侵權訴訟中無效抗辯的試圖并不能夠順利實現，只有求助于行政法教義學上的行政行為無效與撤銷，才能找到其理論基礎。

依據同樣作為傳統行政法教義學上的行政行為無效法理，行政行為公定力理論并非絕對普適，如果行政行為具有重大、明顯的違法情形時，則自其成立開始，就無任何法律約束力可言，行政行為

相對方有權不服從。⑤姜明安主編：《行政法與行政訴訟法》，北京大學出版社、高等教育出版社1999年版，第155、159-161頁。不過，也有學者否認這種兩分法，認為相對人在任何情形下都無對抗的權利（葉必豐：《論行政行為的公定力》，《法學研究》1997年第5期）。也就是說，對于可撤銷的行政行為應堅守行政行為公定力原理，維護原行政處分做出機關的排他性撤銷權限，而對于無效的行政行為，則可以由司法機關直接認定其自始無效。其中對于無效與撤銷的區別，一般認為不應一概而論，而應根據糾紛的類型與領域判斷。⑥遠藤博也：《行政行為の無効と取消》，東京大學出版會1968年版，第455頁。具體到專利行政處分的無效問題上，須注意以下幾點。第一，在重大性要件上，對于一般行政行為違法性的救濟均存在除斥期間的規定，⑦例如《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》，法釋（2000）8號第41條。超過除斥期間將遮斷通過行政訴訟尋求救濟的途徑。而對于無效的行政行為卻不受除斥期間的限制，因此無效事由相比于一般撤銷事由來說應具有重大性，否則將會使得行政行為救濟設置除斥期間而確保行政行為所維護的相對確定的、和平的、彼此安全的生活秩序的制度初衷落空。⑧沈巋：《法治和良知自由：行政行為無效理論及其實踐之探索》，《中外法學》2001年第1期。而對于專利行政處分的無效宣告并不存在除斥期間的規定，且即使在專利權罹于有效期歸于消滅后仍可提起無效宣告程序。⑨其意義在于：由于溯及至自始無效，可能追究惡意權利人返還損害賠償金、實施許可費和轉讓費等責任（《專利法》第47條第3款）。因此對于一般行政行為無效所要求的“重大性”要件在專利行政行為的無效上并無理由維持。第二，在明顯性要件上，其體現為對于侵權訴訟法院來說無效事由是否顯而易見，徑行判斷是否會產生過重負擔，且依無效宣告程序是否也會必然產生相同的結論等。因此，對于我國專利法上限定性描述的無效事由，⑩《專利法實施細則》第65條。只要是滿足侵權訴訟法院在判斷上不會產生過重負擔，且依無效宣告程序也會必然地產生相同結論的，即可作為無效抗辯的理由予以適用。

司法機關通過行政行為無效理論的適用，直接在侵權訴訟程序內宣布明顯具備無效事由的專利權在效力上相對無效，則體現了替代無效宣告程序排他性管轄的政策考量。換言之，與專利民事侵權訴訟相比，專利無效宣告程序具有以下兩個顯著功能：一是通過專利無效宣告程序對于專利有效性判斷的集中處理使得技術性專業化知識得以發揮，并保證在專利無效判斷上的準確性，即“集中確權功能”；二是無效宣告程序屬于事后對于專利授權要件上具有瑕疵的專利的排除程序，因此承擔了過濾“問題專利”的公益功能，即“公益確保功能”。如果民事侵權訴訟程序能夠在功能上替代無效宣告程序，那么允許侵權訴訟中對于效力上存在瑕疵的專利進行排除的修正“雙軌制構造”則可以成立，反之，則需要繼續維持“雙軌制構造”。

從“集中確權功能”的替代性角度看，“無效抗辯”的適用往往得益于侵權訴訟法院在設置上的集中化與專業化。以日本實踐為例，早在2005年日本設立知識產權高等法院之前，對于發明專利、實用新型專利、集成電路布圖設計以及計算機軟件著作權等涉及較強技術判斷的案件的一審侵權訴訟，均交由東京地方法院與大阪地方法院專屬管轄，①《日本民事訴訟法》第6條第1款。從而排除了其他法院對于上述事項的處理，達到了專利等知識產權侵權訴訟法院集中化的目的。日本在2005年設立的知識產權高等法院則是“知識產權立國”戰略的最大的亮點，其目的在于建立一個專門的上訴法院審理涉及技術性的知識產權案件，以期實現在專利訴訟中由深諳知識產權法的法官作出更加一致的裁判以及促使知識產權法的判例與法理相統一。具體來說，涉及技術性知識產權的侵權訴訟的管轄，一審由東京地方法院和大阪地方法院專屬管轄，二審由知識產權高等法院專屬管轄；對于請求撤銷特許廳決定的訴訟管轄，一審由知識產權高等法院專屬管轄，二審可上訴至日本最高法院。此外，在訴訟審理集中化進程的同時，日本也著力提高侵權審判法官的專業化，例如于2003年設立了專門委員會制度，規定兼任的專門委員可以參與訴訟并為法官提供解釋性說明。日本于2004年修改民事訴訟法，擴大了技術調查法官的權

限，明確規定在知識產權訴訟中，調查法官可以參與訴訟程序并對當事人進行提問、向法官陳述參考意見。正因為專利侵權法院設置上的集中化與專業化實現了對于無效宣告程序的集中確權功能性替代，“雙軌制構造”下無效程序冗長化的弊端得到緩解。

從“公益確保功能”的替代性角度看，在專利權安定之利益與專利權無效之利益間的平衡過程中，一國與其產業發展階段相適應的產業政策直接決定兩者間選擇的傾向。而且這種選擇完全不受傳統行政法學教義之約束，僅出于政策考量即可決定。盡管對于是否在我國應進一步采取“親專利”政策等爭論需要通過進一步的實證研究予以證明，②相關初步的實證研究經濟模型參見馬士國、石磊：《激勵與外溢權衡下的知識產權政策》，《復旦大學學報（社科版）》2013年第2期。但是僅從比較法上看，通過各種途徑排除“問題專利”已經成為發達國家之共識。③Jay P.Kesan&Andres A.Gallo,Why“Bad”Patents Survive in the Market and How Should We Change-the Private and Social Cost of Patents,55 Emory.L.J.61(2006).專利制度的存在本身對于社會來說構成一種成本，其中包括了專利調查、侵害回避（代替技術開發及利用、實施許可等）、防衛專利申請、爭端解決、法院及專利局等的運營成本等，因此只有當專利制度的設置所帶來的社會收益超過這些成本時，一國才有理由繼續維持這一制度。而“問題專利”大量出現將意味著進一步加大了社會成本的投入，卻并無社會收益的產生，同時有可能動搖社會對于專利制度促進技術創新的信賴，因此各國都在思考應對瑕疵專利的對策。④有關美國近期為應對“問題專利”而實施的專利法修改的詳盡介紹，參見陳文吟：《由美國立法暨實務經驗探討專利品質對提升產業科技之重要性》，《臺北大學法學論從》2010年第74期。美國自1980年以后通過專利法的修改為專利行政機關對于專利權效力判斷的再審查制度開辟了道路，并逐漸提高了美國專利商標局在專利無效判斷中的重要性。特別是在美國專利法2011年修改后，新導入了專利授權后復審（Post Grant Review）以及修改了當事人雙方復審（Inter Parties Review）等程序，進一步加強了專利行政機關在專利權效力判斷上的權限，以便通過“事后過濾”排除“瑕疵專利”。從進一步加強事后救濟排除“問題專利”的政策導向來看，除了專利行政機關排他性管轄無效宣告程序外，增加司法機關的排除途徑可以有效實現公益功能的部分替代，特別是對于明顯具有無效事由的情況，可以節約程序上的成本，有利于彌補“雙軌制構造”下的弊端。

三、我國克服“雙軌制構造”之弊端的路徑選擇——以專利侵權訴訟中無效抗辯的導入為中心

在法理上論證了事實上存在對于“雙軌制構造”弊端進行克服的“侵權訴訟無效抗辯“之后，所面臨的問題就是如何在實踐中落實這一制度。而在論證我國是否需要導入專利侵權訴訟中的無效抗辯這一實踐性制度選擇問題時，為避免循環論證，⑤例如因為專利授權行政處分具有公定力，所以不應允許侵權訴訟中的無效抗辯；或者因為專利授權行政處分無效，所以應該允許侵權訴訟中被告提出無效抗辯。應從三個方面論證繼受該制度的理由：其一是必須導入無效抗辯的“積極理由”；其二是即使導入這一制度也并不存在不良后果的“內在消極理由”；其三是采用其他制度會產生不良后果的“外在消極理由”。⑥這一論證方法深受田村善之教授啟發。參見田村善之：《知識產權法》，有斐閣2010年第5版，前言部分。在說明無效抗辯的導入與現行雙軌制的維持這一對立制度選擇時，如果僅說明了“雙軌制構造”在我國實踐中的弊端（外在消極理由），或者導入無效抗辯并不會對現有制度的運行產生阻礙（內在消極理由），則并不能證明無效抗辯一定是適合我國的制度繼受模式（積極理由）。只有充分說明了上述三種理由，才能得出導入侵權訴訟中的無效抗辯是合理制度本身的內在要求的結論，從而找到解決中國問題的出路。

從“外在消極理由”看，既有學說均注意到了作為現象實際存在的“雙軌制構造”之弊端，但是卻沒有直接指出產生這一弊端的原因，以至于試圖通過其他手法解決該弊端，而這一做法又帶來了新的難以解決的體系性難題。事實上，從比較法上看，存在至今仍舊嚴格堅持“雙軌制構造”且成功地

避免了產生與我國相同弊端的實踐。德國專利侵權訴訟也體現出了嚴格遵守侵權訴訟與無效訴訟之間路徑劃分的特點，但因其無效程序上的短縮化與無效救濟模式的多樣化，從而很好地避免了在嚴格劃分侵權訴訟與無效訴訟程序制度下的種種問題。⑦Benkard/Sh?fers,Patentgesatz,Gebrauchsmustergesetz,10.Aufl.,2006,§79 PatG Rn.21.其一，無效訴訟程序的短縮化是指其程序僅經歷聯邦專利法院與聯邦最高法院兩個審級，而不存在類似我國專利復審委員會的行政復審前置程序主義（《德國專利法》第81條）。而且在聯邦最高法院層級實現了無效程序上訴審、復審程序的法律上訴審以及專利侵權訴訟的第三審的統一處理（民事審判第10部），從而保證了判決的統一性。此外，聯邦專利法院中可以由技術法官擔任審理，并享有與法律法官相同的權利義務（《德國專利法》第65條第3款），在程序上原則上準用民事訴訟相關規定（《德國專利法》第136條）。當事人不服聯邦專利法院判決的，得在一個月內向聯邦最高法院提起上訴。特別是2009年10月1日施行的《有關專利法簡易化與現代化的法律》將專利無效訴訟上訴審由原來的事實審改為法律審（《德國專利法》第117條），聯邦最高法院的判斷受聯邦專利法院事實認定的拘束，從而使得程序更加短縮。⑧Keukenschrijver,Patentnichtigkeitsverfahren,Carl Heymanns Verlag,4.Auflage,S.229.其二，無效救濟模式的多樣化是指除無效訴訟程序外，尚存在異議程序與修改程序，共同起到了事后排除“問題專利”的作用。其中異議程序是指《德國專利法》第59條第1款規定的專利經授權后，在公告后三個月內，任何人得向專利商標局聲明異議；修改程序是指《德國專利法》第64條第1款規定的專利得依專利權人的請求撤銷或縮減。此外，在異議程序及無效程序中專利權人也可以進行修改請求。修改請求除受“修改不能超范圍”限制外，在修改時機、期限上都較為自由，更加有利于專利權人及時刪除包含無效理由的權利要求，從而保證了專利權效力的穩定性。

通過與德國“雙軌制構造”相對比可以發現，我國僅僅形式上繼受了“雙軌制構造”，但卻缺少對于該制度正常運行所必要的制度支撐。正是因為德國在無效宣告程序中縮短了審理層級，所以在侵權訴訟中通過中止程序等待無效判斷結論的期限較短，避免了冗長化現象的發生；通過無效宣告程序之外的授權后異議程序以及權利要求等的修改程序，可以將一大部分效力上存在瑕疵的“問題專利”進行排除，也減輕了無效宣告程序的負擔。而我國由于不具備這兩個制度條件，在“雙軌制構造下”產生了程序冗長、救濟單一的弊端，這正是我國“雙軌制構造”弊端的真正成因。

從“內在消極理由”看，盡管我國現行專利侵權民事訴訟體系存在著分散化的特點，⑨我國對于專利民事案件的管轄經歷了由相對集中到逐漸分散的歷程。早在1985年，最高人民法院在《關于開展專利審判工作的幾個問題的通知》[法（經）（1985）3號]中就規定了專利民事糾紛案件，由各省級政府所在地、經濟特區等中級人民法院作為一審法院。近年存在將管轄權下放基層人民法院的趨勢，例如在法釋（2013）9號中規定了最高人民法院根據實際情況，可以指定基層人民法院管轄第一審專利糾紛案件。此外我國在專利侵權訴訟的上訴法院設置上始終沒有實現集中化，因此貿然導入無效抗辯可能加劇分散化的侵權法院各自在判斷上的不統一，進而影響司法權威。但是從逐步建立知識產權專門法院的頂層戰略決策看，⑩《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》（2013年11月12日中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過）。加強專利侵權法院技術專業化與審理集中化已形成共識，無疑這也為專利侵權訴訟法院實現對于專利無效宣告程序的功能替代創造了良好的條件，可有力彌補分散化所帶來的弊端。

更為重要的是，從無效抗辯繼受的“積極理由”看，其適用可以緩解現有司法實踐中對其間接適用的弊端，使現有技術抗辯等既有制度得以回歸本來面目。而在無效抗辯的具體適用角度，可以借鑒日本司法實踐的具體做法，將無效抗辯的適用嚴格限制在“明顯性”基礎上。①田村善之：《座談會特許法改正の意義と課題》，《ジュリスト》2012年第1436號，第31頁。也就是說，盡管有關“無效抗辯”明文規定的《日本專利法》第104條之三沒有明確使用“明顯性”用語，但“專利權按照專利無效程序應當被認定為無效”實際上規定的就是“明顯性”要件。②高部真規子：《對特許法104條之3的思考》，《知的財產法政策學研究》2006年第11期，第123頁。而結合這一做法以及我國國情，

我國在“無效抗辯”的適用過程中，對于某些無效事由的判斷應排除在其適用范圍之外。其一，對于創造性的判斷，一般認為涉及較強的技術性（多份現有技術組合等），因此允許以喪失創造性為理由的無效抗辯可能會抹殺無效審查行政前置主義的制度初衷，并易于造成行政機關與侵權法院相異判斷的產生。③田村善之：《特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と當然無効の抗弁》，《機能的知的財産法の理論》，信山社1996年版，第86頁。其二，對于權利要求中僅部分要件包含現有技術，或部分要件不滿足說明書支持的情況，也不宜適用無效抗辯，其理由在于：在無效宣告程序中專利權人可能通過刪除構成現有技術的權利要求部分（《專利審查指南》第四部分第三章4.6.2）使得該專利不被認定全部無效（部分無效），而在某些情況下并不影響被告的侵權構成。舉例來說，在權利要求為“鹽酸或硝酸配制的消毒液”中，鹽酸配制消毒液為現有技術，被控侵權產品為硝酸配制的消毒液，盡管權利要求中包含無效事由，但專利權人可以通過在無效宣告程序中刪除“鹽酸配制的消毒液”部分，從而保留“硝酸配制的消毒液”，結果上并不影響被告的侵權構成。因此如果對于此種權利要求適用無效抗辯的話，可能造成與無效宣告程序相矛盾的判斷。其三，對于修改超范圍的判斷，由于近期最高人民法院一系列判決體現出的與專利行政機關的顯著差異（“形式判斷說”與“實質判斷說”之爭），④最高人民法院行政裁定書(2011)知行字第17號；最高人民法院行政裁定書(2011)知行字第27號；最高人民法院行政裁定書（2011）知行字第53號；最高人民法院行政判決書（2013）行提字第21號。也極易導致矛盾結論的出現，因此應排除司法機關對其在無效抗辯中的判斷。

在導入無效抗辯后，其與現有技術抗辯是存在十分清晰的功能與要件劃分的。從對比對象上看，無效抗辯以權利要求與現有技術（或其他無效事由如說明書支持）相對比；而現有技術抗辯以被控侵權產品與現有技術相對比。在上述無效抗辯難以適用的權利要求部分包含現有技術的情況下，可以通過適用現有技術抗辯妥當得出非侵權結論。舉例來說：在權利要求為“鹽酸或硝酸配制的消毒液”中，鹽酸配制消毒液為現有技術，被控侵權產品為鹽酸配制的消毒液。由于權利要求中包含了無效事由，被控侵權人不可主張無效抗辯（當然其可以通過無效宣告程序使鹽酸部分無效，從而達到非侵權結論），而更加有效率的做法是被控侵權人可以主張現有技術抗辯，從而在侵權訴訟程序內得到非侵權結論。⑤我國立法僅承認現有技術抗辯，事實上對于權利要求部分包含說明書未支持的無效理由的，也可以通過承認“說明書未支持抗辯”達到節約程序的效果。例如，在權利要求為“鹽酸或硝酸配制的消毒液”中，鹽酸配制消毒液為未得到說明書支持，被控侵權產品為鹽酸配制的消毒液，盡管權利要求中包含了無效事由，但可以主張說明書未支持抗辯，從而在侵權訴訟程序內得到非侵權結論。在現有技術抗辯難以適用的情況下（例如權利要求全部未得到說明書支持的），可以適用無效抗辯。此外，當現有技術與權利要求的對比更加易于得出非侵權結論時，可以優先適用無效抗辯；反之，現有技術與被控侵權產品的對比更加易于得出非侵權結論的，則優先適用現有技術抗辯。

四、結語

針對專利無效判斷上“雙軌制構造”在我國實際運行中的弊端，筆者主張通過侵權訴訟中無效抗辯的適用對其弊端進行克服。而該制度與既有的行政機關無效宣告程序存在明確的功能劃分，即侵權訴訟法院應以“無效事由是否顯而易見”、“徑行判斷是否會產生過重負擔”、“依無效宣告程序是否也會必然產生相同的結論”為判斷標準。對于無效抗辯的導入使行政機關與司法機關在專利權效力判斷上可能產生的矛盾，即侵權訴訟法院在支持了原告侵權請求后，在之后的專利權無效宣告程序中又作出專利權無效決定的沖突情形，在再審程序中將損害司法權威，因此可以借鑒《日本專利法》第104條之四“限制再審程序”的做法，從而促進侵權訴訟法院對于專利有效性的集中性判斷。

（責任編輯：陳歷幸）

D F523.2

A

1005-9512（2014）12-0126-10

張鵬，復旦大學法學院博士研究生。