涉外定牌加工在商標法中的法律性質
——兼論商標侵權構成的判定

張偉君　　 魏立舟　　 趙　 勇

涉外定牌加工在商標法中的法律性質
——兼論商標侵權構成的判定

張偉君 魏立舟 趙 勇

涉外定牌加工中使用他人注冊商標的行為原則上屬于構成侵犯商標專用權的行為。涉外定牌加工的產品不在我國境內銷售，不會導致相關公眾混淆，但是，“混淆可能”并不是構成商標侵權的必要條件；且在相同商品上使用相同商標的情況下，所謂的“推定混淆”是絕對推定，不能通過相關證據來推翻。涉外定牌加工產品雖然用于出口而不在本國銷售，但并不屬于過境貨物，因此定牌加工仍屬于具有營利性質的商業活動的范疇。

侵犯商標專用權 涉外定牌加工 混淆可能 商業活動中的使用 來源識別功能

作為“世界制造工廠”，我國企業經常接受國外企業委托加工制造產品并銷往國外。這種委托加工的產品往往貼上國外企業指定使用或者授權使用的商標，也就是所謂的涉外定牌加工或貼牌加工。如果國外委托方指定或授權我國加工企業使用的商標，與中國境內已經注冊的某個商標相同或近似，而且該加工產品與該注冊商標核定使用的商品相同或者類似，該加工企業在其制造、出口的產品上使用該商標，就有可能違反現行《商標法》第52條a除有特殊說明外，本文所指《商標法》條文，均為第四次修正案正式實施前的內容。的規定，遭遇國內注冊商標權人的侵權指控。這事實上已經得到許多司法判決b早期司法判決在此種情況下傾向于認定貼牌加工行為為商標侵權行為，比較典型的案例有: 美國耐克公司訴西班牙賽得體育公司、嘉興銀興制衣廠、浙江省畜產進出口公司案［（2001）深中法知產初字第55號］，廣州泓信訴廣州海關案［（2006）粵高法行終字第22號]、瑞寶公司訴永勝公司案［（2005）浙民三終字第284號］等。的支持。但是，也有觀點認為，這種定牌加工中的商標使用并不構成商標侵權，其理由主要是：由于該定牌加工商品沒有在國內銷售，因此所貼的商標并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，不可能導致相關公眾的混淆，因此不侵犯中國境內商標權人的權利。這種觀點很大程度上得到權威人士的認可c孔祥俊：《商標的標識性與商標權保護的關系——兼及最高法院有關司法政策和判例的實證分析》，載《人民司法》2009年第15期。，也越來越多地體現在一些法院的判決中。d2009年上海市高級人民法院在上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標專用權糾紛一案的判決書［（2009）滬高民三（知）終字第65號］中認為：“在定牌加工關系中，境內加工方在產品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委托方。本案涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能。故一審法院綜合判斷認定被上訴人玖麗得公司的行為不構成商標侵權并無不當。”針對這種“同案不同判”的現象，近些年來已經有許多優秀的論文專門對此進行了討論。e比如黃燕娟、徐華: 《涉外貼牌加工中的商標侵權問題探討》，載“中國法院網 ”，http://www.chinacourt.org/article/ detail/2013/01/id/809819.shtml，2013年1月。本文則試圖通過對商標侵權構成要件的重新檢討，對涉外定牌加工行為是否構成商標侵權作出解答。因為中國商標法律制度主要借鑒了歐洲大陸法的規定，本文將主要結合歐盟以及德國商標法的有關規則和司法實踐進行分析。

一、商標侵權與“混淆可能”

（一）“混淆可能”是否為商標侵權的一般構成要件

認為涉外定牌加工不構成侵權的一個重要理由是：定牌加工的產品不在中國境內銷售，不可能導致境內的相關公眾混淆，而“混淆可能”是判定商標侵權的必要條件。f在上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標專用權糾紛一案中，一審法院的判決理由就是：涉外定牌加工行為中商品由于全部出口僅涉及的是美國市場及相關消費者，在中國市場內由于沒有銷售所以相關消費者不會對該產品發生混淆和誤認的可能。因此，玖麗得公司的行為不構成商標侵權。對此，首先應該回答的是：在我國《商標法》中，“混淆可能”是否為構成侵犯商標專用權的一般構成要件？換句話說，在相同的商品上使用相同商標的情況下，判斷該行為是否侵犯商標權時，是否需要考慮可能混淆的因素。

《商標法》第52條第1項并未將“混淆可能”作為商標侵權的判定要件。不過，根據最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規定，法院在判斷商標是否近似、商品或服務是否類似時，需要考慮混淆可能性。g參見最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條和第11條。這就是說，如果在商品與商標不相同的情況下，被控侵權人的使用行為是否可能導致相關公眾混淆，是法官用來判斷商品是否類似、商標是否近似的一個判斷標準。但是如果被告在相同的商品上使用了與他人注冊商標相同的標識，判定侵權時就無需考慮“混淆可能”。因此，“混淆可能”并非商標侵權的一般構成要件，而只是在判定商標近似或者商品或服務類似時才需要考慮的一個因素。h浙江省高級人民法院在（2005）浙民三終字第284號《民事判決書》中也認為：“是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標是否近似的要件，而非判斷是否構成商標侵權的直接要件。”這個規則在新修改的《商標法》中得到了進一步的確認和澄清。根據新《商標法》第57條的規定，“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標”的情況下，并不需要考慮是否“容易導致混淆”；而只是“在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”時，“容易導致混淆”才是需要考慮的一個要件。i參見《商標法》（根據2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第三次修正）第57條第1款。http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/sbfxzcazt/2013-09/02/content_1805326.htm。這就意味著，在定牌加工案件中，如果被告在其加工制造的產品上使用的是與原告注冊商標相同的商標，且委托加工產品與該注冊商標核定使用的產品也是相同的，那么，法院根本不需要考慮這種商標使用行為是否有造成相關公眾的“混淆可能”。所以在涉外定牌加工的情形中，以侵權產品不進入市場流通從而不可能產生相關公眾的混淆為理由來否認該行為構成商標侵權，是站不住腳的。

（二）“推定混淆”：絕對推定還是相對推定

在支持涉外貼牌加工不構成商標侵權的觀點中，還存在另一種解釋。他們認為，雖然法律沒有明文對在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標提出“可能混淆”的要求，但其實是法律推定在這種情形下存在混淆可能。也就是說，即使在“同種商品上使用相同商標”的情形下，“可能混淆”仍然是判定是否侵權的一個“隱性”要件。而既然這只是法律推定，那么，如果有事實證據能推翻這種存在混淆可能的推定，就可以不認定侵權。j宋育鑫：《商標侵權“推定混淆”探析》，載《中國知識產權》2011年2月（總第48期）。

這種觀點的依據來自《TRIPS協定》第16條第1款的相關規定：“在對相同貨物或服務使用相同標記的情況下，應推定存在混淆的可能性。”但是，需要指出的是，《TRIPS協定》的這個規定很大程度上是一個妥協性的規定，以此來調和歐盟商標法與美國商標法在商標侵權判定中的理論基礎的差異。k孔祥俊：《商標與不正當競爭法——原理與判例》，法律出版社2009年版，第319頁以下，以及Gervais: The TRIPS Agreement: drafting history and analysis, 4nd ed., Sweet & Maxwell, London, 2012中的相關論述。根據歐盟商標法（《共同體商標條例》第9條第1款、《歐盟商標指令》第5條第1款），在相同的商品或服務上使用相同的商標時，對商標的保護是絕對的，不要求混淆；只有在商標近似或者商品類似時，才必須結合混淆可能性來解釋相似或者類似的概念。l《歐盟商標指令》（Directive 2008/95/EC）前言第11段中明確指出，就注冊商標所給予的保護，特別是就確保商標作為來源標識的功能而言，在商標與標識相同以及商品或服務相同的情況下，這種保護是絕對的; 而在商標與標識類似以及商品或服務類似的情況下，也給予保護，但必須以混淆可能性解釋類似和近似的概念。而美國《商標法》則把“混淆可能”作為判定侵權的必要條件，從而需要一套非常復雜的“混淆”理論體系來解釋是否構成商標侵權。mm 鄧宏光：《商標混淆理論的擴張》，載《電子知識產權》2007年第10期。這個區別導致兩個法律體系在判定商標侵權時，會采取很不相同的解釋方法。比如，對于消費者“知假買假”的案件（比如明知地攤上銷售的LV高仿包是假冒的，仍然購買），根據歐盟商標法，法院其實根本不需要討論這種行為是否會造成消費者混淆，銷售商當然構成侵權n歐 盟 的 這 種 規 定 直 接 反 應 在 了 各 成 員 國 的 立 法 和 司法 上 ， 以 德 國 為 例 ， 在 “ 雙 重 相 同 (Doppelidentit? t) ” 的 情 況 下 ，無需再考慮對相關公眾產生混淆的 可能性，這種觀點在司法上沒有任何疑問。見Sack: "Doppelidentit?t" und "gedankliches Inverbindungbringen" im neuen deutschen und europ?ischen Markenrecht, GRUR 1996, 663。；而根據美國《商標法》，由于“混淆”是構成侵權的必要條件，而這里消費者在購買時不可能產生混淆，因此就需要發展出所謂的“售后混淆”理論才能解釋這種行為是構成侵權的。o同注釋。c由于《TRIPS協定》第16條第1款關于商標侵權（即授予商標權人的權利）的規則大體上采用的是美國的商標侵權規則的結構，即規定無論在相同還是類似情況下，都需要考慮“混淆可能”這個因素。但為了照顧歐盟商標法中對使用相同商標在相同商品的情況下不用考慮“混淆可能”的情況，該款就增加了在對相同貨物或服務使用相同標記的情況下，混淆的可能是推定的表述。但是，這個規定并沒有改變歐盟商標法中既有的商標侵權判定規則——“在相同的商品或服務上使用相同的商標時，該保護是絕對的”，即“應該”絕對推定存在混淆的可能性，而不能以其他事實和理由來推翻這個推定。

作為成文法國家，我國在《商標法》立法中，無論是基本法律原則（如先注冊原則）還是具體法律概念以及法律規則都主要借鑒了以德國為主的大陸法國家以及歐盟商標法的規定。特別是在關于商標侵權判定的立法結構上，我們完全采用了歐盟的方法，即在判斷在相同商品上使用相同商標是否構成侵權時不考慮“混淆可能”，那么在解釋此條文時，也應該秉承歐盟商標法的理念，堅持在相同商品上使用相同商標的情形下對注冊商標的絕對保護原則，堅持“推定存在混淆可能”的絕對性，p孔祥俊: 《商標與不正當競爭法——原理與判例》，法律出版社2009年版，第272頁。不應張冠李戴，用美國的“混淆”理論用來解釋我國商標法中關于商標侵權的規定。

總之，一些法院對于在定牌加工中在相同產品上使用了相同商標的行為，仍然以定牌加工產品是用于出口，不會造成國內相關公眾混淆為理由，判定其不構成侵權，顯然是找錯了法律依據，并不符合我國《商標法》的既定規則。

二、商標侵權與注冊商標專用權的范圍

構成商標侵權的行為必須是商標權人依法可以禁止的一個不法使用行為。認為在定牌加工中使用中國境內注冊商標不構成侵權的另一個重要理由是：定牌加工產品沒有在中國市場銷售，而是用于出口的，而“出口”行為并不是《商標法》規定的侵犯商標專用權的行為。對于這個觀點，需要從《商標法》規定的商標權人依法可以禁止的不法行為或者說從商標權人享有的注冊商標專用權的范圍來評判。

知識產權制度的基本設計是通過授予權利人獨占使用權（exclusive right）來維護權利人的權益，權利人有權禁止他人未經許可擅自“使用”其受保護的權利客體。與專利法規定的受專利權人控制的一系列“實施”其專利的行為，以及與著作權法規定的受著作權人控制的一系列“利用”其作品的行為（復制、發行、傳播、演繹等）類似，商標專用權人也依法享有一系列禁止他人“使用”其商標的權利。那么，商標權人能禁止的“商標使用”行為包括哪些呢？

《歐盟商標指令》第5條第3款規定的商標權人可以禁止的“商標使用”行為中，除了（a）將商標標識標注（affi xing）在商品或者包裝上以及（d）商業文書和廣告中使用商標標識之外，還包括（b）提供（offering）使用該標識的商品、將這種商品投放市場或者為上述目的存儲這種商品；（c）進口或者出口這種商品。因此，從歐盟的規定來看，構成商標侵權的“使用”行為，既包括直接使用或標注商標標識的行為，還包括將含有該商標標識的商品投入市場流通的“銷售”、“出口”、“進口”行為，甚至包括與流通行為密切相關的運輸、倉儲等行為。

我國現行《商標法》第52條第1項規定了在相同或類似商品上“使用”與注冊商標相同或近似商標的行為，構成侵權。同時，《商標法》第52條第2項規定的侵權行為還包括“銷售”侵權產品的行為，這就是說，“銷售”侵權產品的行為其實也是商標權人可以控制的商標使用行為。q擅自制造、銷售商標標識并非真正意義上的商標使用，只是一種間接侵權行為；反向假冒則更不是對商標的使用，而是一種特殊的侵權行為。但是，我國《商標法》確實沒有明確規定“出口”行為屬于商標權人所享有獨占權的范圍。那么，我國商標權人是否可以控制商標侵權產品的出口呢？

事實上，出口行為如同銷售行為一樣，都屬于商業流通的性質，都是屬于商標專用權所控制的商標使用行為。如果商標權人無法在商品銷售、出口等流通環節對侵權產品實施控制，將難以實現對其商標權的有效保護。“出口”行為構成商標侵權在國外的商標制度中是有明文規定的。如《歐共體商標條例》第9條第2款c項，《歐盟商標指令》第5條第3款中明確指出，第三人用該標識進口或出口的行為，屬于商標權利人可以禁止的行為。這一規定進一步體現在歐盟成員國的國內立法中，如德國《商標法》第14條第3款第4項列舉的“以該標識的名義進口或者出口商品”的行為，屬于該法“尤其禁止”的違法行為。我國《商標法》第52條以及《商標法實施條例》雖然沒有明確“出口”是否屬于商標專用權所控制的行為，但是《知識產權海關保護條例》第3條規定“國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口”，這就意味著商標權人可以通過海關禁止擅自使用其商標的商品的出口。事實上，盡管商標權具有地域性，但是同一商標在不同的國家歸屬于同一權利人是主流現象，因此，禁止出口行為，就可以直接避免出口商品侵犯該權利人在進口國的商標權，更有利于對權利人的保護。

另外，我們所討論的定牌加工活動，顯然是由貼牌加工行為和出口行為兩部分組成的。r這其實是一個顯而易見的事實。德國聯邦法院在“摩托車清潔器”一案中就明確確認了這個觀點，見BGH GRUR 2009, 515, Motorradreiniger。即便出口行為不算在中國境內的商業流通行為，貼牌加工本身就屬于《商標法》規定的侵犯商標專用權的行為，應該受到商標權人享有的獨占權的控制，就如同著作權法中的復制行為、專利法中的制造專利產品或者使用專利技術的行為本身就可以構成侵權一樣。我們不能因為一個侵權產品已經生產制造出來，但只是因為它尚未在中國市場流通，就可以說這沒有構成侵權。而且，如果被告可以以涉外定牌加工為理由提出商標侵權抗辯的話，假冒產品制造商就會借此來規避法律制裁，借 “出口”名義行“內銷”之實，這顯然不利于打擊商標侵權。

總之，在涉外定牌加工中，無論是加工行為還是出口行為都是屬于商標權人所享有的商標專用權的范圍。那種認為使用他人注冊商標進行定牌加工并出口不屬于商標權專用權所控制的行為的觀點，是不符合《商標法》規定的。

三、商標侵權與在商業活動中的使用

商標侵權一般以在商業活動中使用了商標為構成要件。《TRIPS協定》第16條第1項將商標專用權界定為在相同或類似商品上禁止他人商業活動中（in the course of trade）使用相同或者近似的商標。歐盟商標法（《共同體商標法》第9條、歐盟《商標指令》第5條）在關于商標權人權利的規定中也明確規定了“商業活動中的使用”的限制。德國《商標法》第14條第（2）款也有在“商業交易中（im gesch?ftlichen Verkehr）”使用的限定。

我國《商標法》關于侵權行為的界定中雖然沒有做出這樣的限定，但我國《商標法實施條例》第3條也有所體現，該條規定：“商標法所稱商標的使用，包括將商標用于……其他商業活動中”，這意味著構成侵權的商標使用應該屬于“商業活動中”的使用。不過，商業活動或者交易活動是一個寬泛的概念，定牌加工以及出口中的商標使用是否屬于商業交易活動中的使用呢？

從歐盟商標司法實踐來看，關于“商業交易中的使用”的限定主要是指這種商標使用是為了取得經濟利益的商業行為（commercial use），而不是一種私人性質的行為（private use）；s對“在商業活動中的使用”的定義來自歐洲法院在Arsenal案中的意見，見ECJ Case C-206/01, Arsenal Football Club v. Mattew Reed, [2001] ECR I-10273, 第 40段。該定義在以后類似的案件中被反復提到。轉引自Annette Kur, Thomas Dreier：European Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2013, 第196頁以下。另外，這個限定也排除了僅僅在歐盟過境的貨物（use in transit）構成商標侵權的可能。tAnnette Kur, Thomas Dreier：European Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2013, 第197頁。就定牌加工而言，產品加工者將加工好的產品提供給委托方，無疑是以營利目的的商業經營活動u在Frisdranken Industrie Winters BV訴Red Bull GmbH一案（Case C-119/10）中，Winter是個飲料灌裝廠，替 Smart 灌裝 ‘BULLFIGHTER’, ‘PITTBULL’, ‘RED HORN’ ； Red Bull 認為Winter的灌裝行為侵權，請求頒發臨時禁令。荷蘭一審和二審法院the Rechtbank (District Court) ’s-Hertogenbosch，the Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Regional Court of Appeal,’s-Hertogenbosch)，以及歐共體委員會都支持原告，并認為加工商（罐裝工廠，服務提供者）的罐裝行為構成商標使用；而THE COURT (First Chamber)認定不構成商標使用。http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=819917&dir=&docid=116683 &doclang=EN&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=。雖然歐洲法院的觀點確實是推翻了荷蘭地方法院、荷蘭上訴法院以及歐共體委員會的觀點，但這也說明，對于委托加工商的行為是否構成商標使用這個問題本身就充滿爭議。而這個案件最終提交歐洲法院解決，與其說是歐洲法院依法判決，不如說是歐洲法院對法律做出了特殊解釋。，定牌加工產品上的商標使用顯然不屬于私人性質的使用。定牌加工產品雖然用于出口，但因為它就是在該國生產加工的，也不屬于僅僅在該國過境的貨物，并不能適用“過境貨物”的例外。因此，以“商業交易中的使用”的限定來否定定牌加工產品中的商標使用行為構成侵權，是值得商榷的。

有學者認為：定牌加工方交付產品的意思表示中沒有“銷售”的概念， 加工方取得的對價僅僅是與其加工行為價值相當的東西，而不是與產品價值相當的東西。因此，加工方將商標貼附在產品上不屬于在商業活動中的使用，不屬于《商標法》規定的商標使用行為。v石圣科：《貼牌加工中的商標侵權認定》，載《前沿》2010年第10期，第83頁。本文認為，這種觀點的合理性有待商榷。一方面，加工方獲得的報酬雖然主要是基于加工者的勞動付出，但是并不能排除貼牌加工中使用的商標所具有的商業聲譽對加工方獲取報酬方面的積極作用；另一方面，被控侵權人是否獲利以及如何獲利并非判定知識產權侵權的要件。比如，只要有人為生產經營目的而實施專利，就可以構成侵權，即便其沒有獲利或者獲利只是基于自己的勞動，也不影響侵權的判定。同樣，只要被控侵權人在商業活動中實施了受商標專用權禁止的商標使用行為，就可以構成侵權，而不論其獲利中是否包含了“商標”的附加值。

四、商標侵權與商標的來源識別功能

識別功能是商標的最基本功能。新《商標法》第48條吸收了現行《商標法實施條例》第3條的規定w現行《商標法實施條例》第3條規定：商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。，并強調“商標的使用，是指將商標……用于識別商品來源的行為”。這個規定表明，《商標法》要求商標權人對商標的使用不僅是“在商業活動中”的使用，而且是能起到“識別商品來源”作用的使用。從正面來看，這個規定只是要求商標權人使用商標應該發揮其識別商品來源的功能，否則無法認定這是一種商標使用行為。但是，從反面來看，這個規定顯然也會影響商標侵權判定中對于商標使用行為的理解。

在商標侵權判定中，這個規定可能引發的問題是：如果有人在相同的產品上使用與注冊商標相同的標識，而這種使用并沒有導致相關公眾對商品來源的任何誤認和混淆，但是根據新《商標法》第57條規定，在這種的情況下并不需要考慮是否“容易導致混淆”而可以直接認定侵權，使該注冊商標獲得“絕對保護”，那么，這樣的認定是否就與商標使用是“用于識別商品來源的行為”的要求相悖呢？如果擅自使用他人注冊商標的行為，沒有起到識別商品來源的作用或者說沒有損害注冊商標的識別功能，是否就一律不構成侵權呢？

從歐盟商標法的規則和司法實踐來看，首先，在相同的商品上使用與注冊商標相同的標識，雖然原則上其保護是“絕對的（absolute）”，但是如果相關公眾對商品的來源不會產生混淆的，某種程度上是可以根據對商標權的限制和例外的規定來否定商標侵權，從而達到一定的利益平衡。比如，汽車修理店使用“BMW”商標，就可以對產品或服務的“描述性使用”為由進行侵權抗辯。xAnnette Kur, Thomas Dreier：European Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2013, 第201頁以下。其次，歐共體商標指令序言第10段在講到對注冊商標的保護時，雖然也提到了 “特別（in particular）” 要保障注冊商標識別商品或者服務來源的功能，但是，這并不意味著商標的使用具有“識別來源”功能是構成商標侵權的必要條件。相反，在歐盟的一些判例中，即使有些商標使用行為并沒有損害注冊商標的來源識別功能（origin function），但如果損害了商標的廣告功能（advertising function）、傳播功能（communication function）以及投資功能（investment function）等，仍然可以被認定為對商標權的侵害。必須承認，在大多數情況下，這些商標的“附屬”功能直接依附于商標識別來源的核心功能，但不可否認，在某些情況下，這些“附屬”功能也可以脫離來源識別功能而單獨存在。比如，在將商標用作搜索關鍵詞的案件中，當用戶在搜索引擎上輸入權利人的商標，但被控侵權人的鏈接或者廣告卻跟與權利人商標相關的信息同時顯示在屏幕上。以用戶的角度觀之，在被控侵權人的商品與權利人的商品之間并不存在有關于商品來源誤認，因此商標的識別功能并沒有受到損害；但是，因為商標的廣告功能受到侵害，所以被控侵權人的行為仍然構成商標侵權行為。y同注釋w， 第203頁以下。

因此，如果把判斷一個行為是否構成商標侵權僅僅置于其是否損害注冊商標識別功能的基礎之上，而不考慮某些商標使用行為可能影響的不是商標識別功能而是商標的其他功能，既沒有理論依據，也會損害商標權人的利益，造成事實上的不公正。這是我國新《商標法》實施中值得警惕的一個問題。

就涉外定牌加工出口而言，即便因為定牌加工出口行為沒有損害中國境內注冊商標的來源識別功能，也仍然會影響商標的其它功能（比如，投資功能）。因為如果境外企業利用中國大陸境內的廉價勞動力，在中國境內加工、生產與境內商標權人相同的產品再出口，卻不取得境內商標權人的授權，向商標權人支付商標授權使用費，就會損害國內注冊商標權人合法享有的權益。一些法院的判決從我國鼓勵出口加工的外貿政策出發，以維護中國境內加工企業利益為由，判定定牌加工行為不構成侵權，這與其說是在保護廣大中國加工企業的利益，不如說是在保護少數外國委托加工者的利益，卻犧牲了中國商標權人的利益和商標地域保護的基本原則。這是得不償失的。

五、商標侵權使用與商標積極使用

《商標法》中涉及商標使用的規定，除了本文討論的“商標侵權使用”，即《商標法》第52條規定的使用外，還有一個是對獲得或維持商標權具有法律意義的商標積極使用，如《商標法》第11條關于“經過使用取得顯著特征”的規定；第29條關于“初步審定并公告使用在先的商標”的規定；第31條關于“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的規定；第44條關于“連續三年停止使用，責令限期改正或者撤銷其注冊商標”的規定等。

商標積極使用和商標侵權使用的行為表現在總體上應該是一致的，無論是現行《商標法實施條例》第3條規定的“直接”使用商標的行為z根據《商標法實施條例》第3條的規定，商標“使用”包括：（1）將商標用于商品、商品包裝或者容器上；（2）將商標用于商品交易文書上；（3）將商標用于廣告宣傳、展覽活動中；（4）將商標用于其他商業活動中。這些都是“直接”使用商標的行為。，還是《商標法》第52條第2項規定的銷售行為以及出口行為等商品流通行為，都屬于對商標的使用行為。但是，在商標法中，商標積極使用的主要目的在于實現商標識別功能，以取得或維持商標權，而作為商標獨占權內容的商標使用行為則是為了實現有效制止商標侵權的目標。因此在具體判定中，又不能簡單地把兩者劃等號。積極使用行為是能夠使商標起到識別商品來源作用的行為，需要考察標注有該商標的商品是否已經進入了流通環節，因為“商標只有在商品的流通環節中才能發揮其功能”，@7參見最高人民法院（2012）行提字第2號《行政判決書》。但在侵權判定中，一個假冒產品即便仍然存儲在制造商的倉庫中而未進入流通領域，仍然會構成對注冊商標的侵權使用。再比如，在確權案件中，僅有轉讓和許可行為，不宜認定為商標使用@8詳見最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發［2010］第12號）第20條。，而在許可或轉讓合同中使用他人商標的，卻可以構成侵權。

在株式會社良品計畫商標異議復審行政糾紛@9詳見株式會社良品計畫與國家工商行政管理總局商標評審委員會、京棉田紡織品有限公司商標異議復審行政糾紛案，最高人民法院（2012）行提字第2號行政判決書。中，良品計畫試圖以《商標法》第31條禁止搶注他人已在使用并有一定影響的商標為依據提出商標異議，并提供了中國大陸工廠為其貼牌加工的證據。對于該被異議商標是否應予注冊，最高人民法院指出：良品計畫委托中國大陸境內廠家生產加工第24類毛巾等商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，故不能證明“無印良品”商標在中國境內實際使用在第24類商品上并為一定范圍的相關公眾所知曉，因此，良品計劃主張被異議商標屬于《商標法》第31條規定的情形，缺乏事實和法律依據，不屬于《商標法》第31條規定的“已經使用并有一定影響的商標”。

有人將這個判決結論理解為最高人民法院贊同定牌加工行為不是商標法意義上的使用，不構成商標侵權。實際上，此處的使用只是不構成現行《商標法》第31條意義上的商標在先使用，而不見得不構成第52條意義上的商標侵權使用。因為就《商標法》第31條的適用而言，除了要符合“已經使用”的要件，還必須符合這種使用要“有一定影響”的要件。而在良品計畫案中，最高法院認定定牌加工產品用于出口的行為不構成在先使用的主要原因與其說是定牌加工行為不屬于商標使用，不如說是因為這種使用沒有在中國境內產生實際影響。

總之，不構成商標積極使用行為，并非必然不屬于商標侵權使用行為。最高人民法院關于良品計畫案的判決并不能表明定牌加工行為依據我國《商標法》的規定不構成商標侵權已經成為定論。

結 語

根據我國《商標法》的規定，構成侵犯商標專用權的商標使用行為需要符合這樣幾個要件：（1）該商標使用行為屬于商標權人可以控制的獨占使用權的范圍；（2）該商標使用是在相同或類似的產品上使用相同或近似的商標，但在類似的產品上使用或者使用近似的商標，需要考慮混淆可能；（3）該商標使用屬于在商業交易活動當中的使用，而不是非營利目的的私人使用，也不是在過境貨物上的使用；（4）被控侵權人必須是對涉案的標識作為商標來使用，侵權使用行為損害了該標識作為商標的功能，但這種損害并不僅僅限于對商標來源識別功能的損害，商標的其他功能也應當受到保護。

綜上所述，涉外定牌加工的產品即使不在中國境內銷售，不會導致相關公眾混淆，但是，混淆可能并不是構成商標侵權的必要條件，而只是判斷商品類似或者商標近似的一個標準，而且在相同商品上使用相同商標的情況下，所謂的“推定混淆”是絕對推定，不能通過相關證據來推翻。涉外定牌加工無論是加工制造行為，還是出口行為都，屬于商標專用權（獨占權）可以控制的行為。涉外定牌加工產品雖然用于出口，但不屬于過境貨物，因此仍可以被認為屬于在商業交易中的商標使用。涉外定牌加工即使沒有損害注冊商標的來源識別功能，也不能據此得出其一定不構成侵權的結論。總之，涉外定牌加工中使用他人注冊商標的行為原則上屬于構成侵犯商標專用權的行為。當然，涉外定牌加工行為確實不會擠占中國商標權人的本國市場，一般也不會造成中國境內相關公眾的混淆，在可以證明這種產品確實不會流入中國市場，并且不考慮這種行為會損害商標權人在中國境內的獨占生產制造含有該商品的商品的權利的前提下，法院可以考慮對涉外定牌加工行為予以侵權豁免。

Using registered trademarks in international OEM activities principally should be regarded as trademark infringement action. The OEM products, not to be sold within the territory of China, would not give rise to the confusion of relevant public, however, as a criterion in determining the similarity between the mark and the sign, and the goods or services, “the likelihood of confusion” cannot be deemed as a general element in establishing trademark infringement. Moreover in double identity cases, the so-called “presumption of likelihood of confusion” is an absolute presumption, which can be overruled by no means.Although the OEM products are solely for export, it still differs from the goods in transit. Therefore, the OEM activities fulfi ll the requirements of “commercial use”. In a word, the international OEM activities referred principally constitute trademark infringement.

trademark infringement; international OEM; likelihood of confusion; commercial use; origin recognition function

張偉君，同濟大學法學院副教授

魏立舟，德國慕尼黑大學博士候選人

趙勇，國家知識產權局人事司副處長

本文為2012年度教育部人文社會科學研究規劃基金項目：“反假冒貿易協定背景下我國知識產權侵權救濟制度研究”（項目編號：12YJA820096）的初期研究成果。