商標先用權保護探討

張 峣

商標先用權保護探討

張 峣

在我國，商標權取得的法定方式是通過申請注冊取得商標專用權。考察大多英美法系國家，因為實行使用保護主義，所以在商標先用權的保護上理論支撐比較明確；在實行商標注冊原則的國家，對商標先用權的保護就明顯缺乏法律支持。在我國，對于馳名商標的保護較好地參照了國際公約，但對普通商標先用權的保護卻法律依據不足。然而，必須承認，商標在先使用人與在后注冊人或商標權人之間的利益沖突客觀存在，而且難以避免，因此，為了平衡在先使用人與后注冊人的利益關系，我們需要對商標先用權及其構成要件進行界定，理清商標先用權保護的理論依據，提出在我國立法保護的建議。

商標在先使用 先用權 注冊商標

在新《商標法》即將實施之際，研究商標先用權具有重要意義。對于未注冊商標，我國采用特定情形保護，如《商標法》第13條有關未注冊馳名商標的保護，第15、31條禁止惡意搶注等條款。然而，非惡意搶注成功后，由于理解不同，如果執行絕對的注冊商標保護，未注冊商標使用人就會面臨侵權所致的被禁止使用和侵權賠償的法律風險。此風險對于商標先使用人明顯不公平，也凸顯了我國對商標先用權保護的不足。商標先用權是指對于相同或類似商品或服務上的相同或近似商標，在先善意使用人對他人獲準注冊的該商標繼續使用的權利。此在先善意使用人就是商標先使用人；繼續使用的權利就是商標先用權。域外多有類似規定，如日本《商標法》第32條規定，“在先使用了注冊商標的, 只要其善意使用中使該商標享有一定的知名度，先用人可以在原商品或者服務上繼續使用該商標。”a［日］紋谷暢男：《商標法 50 講》，魏啟學譯，法律出版社 1987 年版，第 237 頁。我國臺灣地區“商標法”也規定，在先商標善意使用人在原范圍內繼續使用，不視為對商標權的侵犯，但必須以原標識的商品或服務為限。b我國臺灣地區“商標法”第23條第2款。參見汪澤：《論商標在先使用權》，載《中華商標》，2003年第3期。瑞士《商標法》規定，商標所有人無權禁止在先使用人在現范圍內持續使用。c瑞士《商標法》第 14 條。參見張耕等著：《商業標志法》，廈門大學出版社2006年版，第154頁。

一、商標先用權的構成要件

（一）兩大法系對商標先用權構成要件的規定

縱觀商標先用權的立法，在先使用未注冊商標的保護力度上，兩大法系差異較大，大陸法系要強于英美法系，但對商標先用權的構成要件較高，如日本《商標法》就規定商標先用權之客體必須是在使用中廣大消費者所認同的商標。大陸法系和英美法系國家關于商標先用權構成要件的規定，主要有如下幾點。

1.未注冊商標和使用在先

在先使用的未注冊商標，通過在具體商品和服務上使用，逐步形成了商譽。與使用時間長短成正比的商譽度，需要依賴商標先用權的存在。關于“在先”的時間界限，大陸法系國家規定在他人注冊之前；英美法系國家通常認定在獲準注冊日或注冊商標公告日之前，如美國相關法律規定，在商標注冊公告發布之前，如果有人持續使用該商標的，允許使用人在該范圍內繼續使用該商標。d劉國棟：《對未注冊商標的法律保護》，載《中華商標》2006年第10期。

2.在先使用具有正當性

其正當性表現在兩個方面：一是在先使用者既不是以不正當競爭為目的，也沒有采取不正當競爭手段，又不侵犯他人在先權利；二是在先使用者對他人注冊了自己使用的商標并不知情。英國、日本《商標法》和我國臺灣地區的“商標法”都支持此條件下的在先使用者繼續使用。

3.在先使用須具有持續性

此為各國商標法的共性規定，而且，對注冊商標也是同樣要求。我國《商標法》規定，連續三年停止使用的注冊商標，商標局有權責令限期改正或者予以撤銷。e《商標法》第49條。可見，注冊商標的存在必須滿足連續使用的要求。商標先用權要獲得法律保護，也應該在使用上保持持續性。

我國《商標法實施條例》對服務商標做出了更明確的規定，1993 年 7 月 1 日前連續使用的服務類商標，即使與他人已注冊的服務商標相同或近似，也可以繼續使用；然而，1993 年 7 月1 日后，連續3年沒有使用的，不得繼續使用。f該條規定雖然僅是對服務商標所做出的，但不僅明確界定了服務商標先用權的內容，而且要求商標使用須具有連續性，表明了持續使用商標是商標先用權的構成要件。

4.對注冊商標的抗辯性

商標法賦予商標權人專有權和禁止他人擅自使用的權利，即如果他人在相同或類似的商品或服務上使用與注冊商標相同或近似的標志，商標權人可以依法維護其權利。但是，商標先用人的使用被商標權人禁止使用時，先用人就可以提出商標先用權抗辯。

（二）我國商標先用權構成要件的思辨

就商標而言，我國堅持注冊主義，對在先使用的未注冊商標的構成要件，一直以來爭論較多，形成立法傾向少。

1.在先使用的使用程度

有人主張，在先使用就必須是“實際使用”，即將商標實際用于商業活動中。其理由是借鑒美國對實際使用的要求，如美國《蘭哈姆法》規定，只有已經投入市場或在商品上使用的商標才能申請并獲得聯邦注冊審批；如果商標“實際使用”在先，即使沒有對使用的商標申請注冊，既可以繼續使用該商標，而且可以對抗第三人對相同商標的使用。g王遷：《知識產權法教程》，中國人民大學出版社2009年版，第 397 頁。此后，在《蘭哈姆法》修改中，又增加了“意圖使用申請”制度，規定商標使用必須是實質性使用。其它英美法系國家，也都無一例外地規定在先使用需要滿足實際使用的要求，真切體現了使用主義的原則。

在注冊主義國家，為了彌補注冊制度的不足，提出了對未注冊商標進行保護。對“使用”的界定，我國《商標法實施條例》十分寬泛，想以此來撤銷沒有連續的商標意義不大，法律意義上的商標使用，不局限于直接使用在商品上的實質使用，還包括將商標用于商品包裝、容器、購銷合同文本、廣告宣傳載體、展覽等商業活動中的間接使用。h《 商標法實施條例》第 3 條。

2.在先使用的時間要求

商標先用權是否需要規定一定的使用時間，這是影響商標先用權確定的重要前提。對此，英美法系國家未作具體規定，只要已經使用，無論使用時間長短都可以獲得保護，如英國《商標法》在“拒絕注冊的相對理由”中明確規定，對注冊正在使用但未注冊的商標，如果受到假冒法禁止的，該商標不得注冊。i美國《商標法》規定，如果與他人在先使用且正在使用的未注冊商標相近似，注冊后投入使用，可能引起混淆、訛誤或欺騙的，不予注冊。j

在我國，注冊是保護的前提，未經注冊而使用的商標，規定一定的使用期限是合理的。因為真正投入使用的商標，不經過一段時間的市場檢驗，很難使所表示的商品或服務形成商譽。

3.在先使用商標應具備一定的知名度

在各國商標法中，關于商標知名度作為商標先用權的保護條件問題規定不一。英美法系國家對此沒有作出規定，如美國商標法明確規定商標權產生于使用。至于是否因為使用產生了知名度，法律沒有具體要求。大陸法系中的多數國家將知名度納入對商標先用權的限制性條款，如德國、意大利和日本等。日本《商標法》就規定，在先使用人使用的商標只有被廣大消費者熟知，才可以使用。k日本《商標法》第64條。我國新商標法在商標先用權保護條件的規定中，也規定了必須是已經使用且具有一定影響。l據筆者對在先使用并有一定影響的解讀，認為是指通過在先使用未注冊商標，在一定區域內產生了知名度，為公眾所知曉。如果商標先用人只能提供自己使用了該商標，不能證明在先使用的商標具有一定的市場影響，那么，商標先用人就不能取得先用權。

二、我國對商標先用權的立法和司法保護

（一）對商標先用權的立法保護

1．對在先使用的商品商標的立法保護情況

商標權，即商標注冊人享有的、對已經獲準的注冊商標使用在核準注冊的商品上的專有權利。法條中的“商標專用權”也針對“注冊商標”法律后果和狀況。對于注冊商標來說，商標權即等同于注冊商標專用權，對于未注冊商標來說，商標專用權是商標注冊人對其商標享有的權利，因而未注冊商標不可能存在商標專用權，但是否存在一般意義上的商標權，則頗有討論之必要。m吳漢東：《知識產權基本問題研究》，中國人民大學出版社2005 年第 1 版，第 571 頁。

對于商標先用權的立法保護具體表現在三方面：一是《商標法》規定，“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”n《商標法》第32條。關于未注冊商標的法律保護，《商標法》第13條第2款、第15條、第32條、第45條、第59條第3款及相應司法解釋都有較明確的規定，《商標法實施條例》第54條對在先使用的服務商標提出了保護。二是《商標法》又規定，“已經注冊的商標，違反本法第32條規定的，自商標注冊之日起5年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受5年的時間限制。”o《商標法》第45條。三是我國《反不正當競爭法》和《民法通則》規定了誠實信用原則和公平原則，作為兜底條款對未明確規定的利用未注冊商標的不正當競爭行為加以規制。p我國《反不正當競爭法》第5條第2項規定，“經營者不得……擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品。”《反不正當競爭法》第2條，“經營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。”《民法通則》第4條，“民事活動應當遵循自愿、平等、等價有償、誠實信用的原則。”第 5 條“公民、法人的合法的民事權益受到法律的保護，任何組織和個人不得侵犯。”

從以上規定可以發現，我國對商品商標先用權的立法保護十分有限，表現在以下幾個方面。

第一，我國雖然賦予了在先使用人有權撤銷在后惡意進行的商標注冊，并且也對該撤銷權作了時間限制，即給予撤銷權喪失法律界定，但是，撤銷權喪失后，商標先用人能否對未注冊商標繼續使用未置可否。q張玉敏：《論商標法上的權利喪失原則》，載《科技與法律》2003 年第 4 期，第 17 頁。。

第二，商標法明確規定，禁止以“不正當競爭手段”r參見《專利法》第32條。搶先注冊他人已經使用的商標，但如果注冊人是以非不正當競爭手段進行注冊，自然不存在侵害在先使用人的權利。那么，商標先用人的繼續使用是否構成侵權，是否可以對抗在后注冊商標的專有權。法律對此并沒有做出具體規定。

第三，我國《商標法》第32條和第59條第3款都對未注冊商標在先使用作出了規定。第32條規定，“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。第59條第3款規定，“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識”。此兩條要求的“有一定影響”，法律并沒有給出具體標準。

2．對在先使用的服務商標以及馳名商標的立法保護

我國商標法雖然對服務商標的保護作出了明確規定，但對商品商標仍然缺乏立法保護。我國《商標法實施條例》規定，“連續使用至1993年7月1日的服務商標，與他人在相同或者類似的服務上已注冊的服務商標相同或者近似的，可以繼續使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續使用”。s

對于未注冊馳名商標的在先使用，其所享有的權利，我國《商標法》第13條第2款已有明確規定。

（二）對商標先用權的司法保護

據筆者對商標先用權案例的考察，法院對商標先用權的侵權抗辯存在截然不同的兩種態度：第一，個別法院堅持注冊保護原則，認為在先使用產生權利是缺少法律依據的，即使知名品牌也不是依法獲得的，因此，不能對抗注冊商標權；第二，多數法院認為，在先使用的未注冊商標所形成的商標先用權，完全可以對抗注冊商標專用權，繼續使用而不構成侵權。出現兩種不同的司法保護機制，主要在于法律規定模糊，為此，只能依靠法官的能動作用進行判斷和推理，這顯然與訴訟精神是背道而馳的。

三、我國商標先用權保護的依據和立法完善

究竟商標先用權是否應該如何保護？保護的依據是什么？本文將在回答這些問題的同時，提出立法建議。

（一）我國在先使用商標保護依據

在注冊主義保護的我國，關于在先使用商標的保護依據，目前有以下幾種代表性的觀點。

第一，在先使用保護的是一種利益。持此 觀點的學者認為，如果商標的在先使用權利不能獲得知識產權特別法的保護，只能考慮適用于反不正當競爭法和民法，此時保護的對象不意味是對權利的保護，而應該是一種市場先行利益。t李揚：《商標法中在先權利的知識產權法解釋》，載《法律科學（西北政法學院學報）》2006年第5期，第42頁。

第二，商標先用權是一種民事權利。u劉賢：《未注冊商標的法律地位》，載《西南政法大學學報》2005年第7卷第3期，第112頁。因為未注冊商標的實際使用已經為使用人帶來了商譽，形成了一種事實權利，不能因為知識產權法難以保護就否認其權利屬性。如果我們認可在先使用的權利屬性，就為先用權的保護提供了法律依據。商標法》規定，“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突”。v本文認為，此條規定的不能沖突的權利也應該包括商標在先使用權。

第三，商標先用權是一種抗辯權。該觀點認為，類似于專利先用權的商標先用權，是一項抗辯性權利，在注冊商標權人提起訴訟時，商標先用權人把在先使用作為一種抗辯理由，維護自身繼續使用而不視為侵權。

（二）商標先用權的立法保護建議

首先，如何確立我國商標先用權保護的立法取向。從世界范圍看，可供借鑒的無非兩種取向，一是借鑒德國商標權使用取得和注冊取得的雙重模式，但如此借鑒容易扭曲我國現行的商標注冊原則；二是借鑒日本模式，在堅持商標注冊原則的前提下給予在先使用一定程度的保護。本文贊成借鑒日本模式，但具體立法取向的確定，關鍵在于在先使用商標可否對抗善意商標注冊人？在注冊原則下，本文認為：第一，在先使用不應該對抗善意注冊，因為在先使用人并沒有取得商標權，任何善意注冊都不會產生商標侵權；第二，商標已經注冊即取得商標權，通過在全國范圍內使用，不斷擴大注冊商標的影響，在此基礎上，如果用在先使用否定注冊商標顯然有失公允；第三，注冊人獲得商標權后，如果禁止在先使用人使用商標，對在先使用人同樣是不公平的。由此可見，以新的商標法為基礎，在實施條例和實施細則修改中，建議充實關于商標先用權的詳細規定。在堅持注冊原則的前提下，適當維護在先使用人的正當利益，真正體現商標法之公平和誠實信用的立法價值，并有針對性地彌補現行立法中存在的規定模糊問題，

其次，如何限定商標先用權的內容。本文認為：第一，商標先用權是指先用權人對自己未注冊但通過使用產生一定知名度的商標繼續使用的權利。其中的問題是在什么范圍內繼續使用商標？從世界范圍考察，部分國家限定商標先用權在原使用的地域，部分國家將先用權限定在原標識的商品或服務上使用。在我國也由此形成兩種觀點，較多數的學者認為，只限定先用權適用商品或服務的范圍，不限定先用權適用的地域范圍。w杜穎：《在先使用的未注冊商標保護論綱——兼評商標法第三次修訂》，載《法學家》2009年第3期，第 132 頁。本文對此持不同觀點，對商標先用權既應在商品或服務范圍上有所限定，又應給予地域上的限制。其理由，一是對先用權的保護就是申請注冊日前的權益保護，限制在商標注冊日前的使用規模和地域是合乎情理的；二是如果對先用權不作地域限制，任其在全國范圍內與注冊商標共同使用，勢必造成商標混淆，影響正常的市場秩序；三是在一定地域內，商標權人有權要求先用權人對商標附加標識。此觀點與我國新商標法的規定吻合，但是，如果先用人在商標上附加了區別標志，實質上等于改變了在先使用商標或者說重新設計了一個“新的商標”，有可能與先用權人的利益存在不一致性。第二，有人提出，先用權人的在先使用應該是持續使用，若連續3年中斷使用將不享有先用權。本文認為，如此規定仍然不夠，應該限定必須進行了“實質使用”，即在先使用必須是使用在生產或經營的商品或服務上，僅作廣告宣傳、購銷合同等商業活動中使用不應該作為繼續使用的條件。第三，對先用權給予地域限制，必然對在先使用人產生不利，但不給予地域限制又必然沖擊商標專用權。要謀求先用權人與專用權人之間的利益平衡，對于先用權人已經在商品上添附區別標識的，且達到了“近似”與“不同”之間的程度，可以取消對先用權的地域限制。第四，如何通過對現有立法中“有一定影響”商標進行細化。本文認為，應該通過商品銷售時間、銷售范圍、銷售數量或合同銷售數量在本行業內的市場占有情況來確定。第五，商標先用權是否可以繼受。日本《商標法》規定，商標先用權可以繼受，繼受人享有與商標先用權同樣的權利，而且可以繼續使用該商標x日本《商標法》第32條第2款。。從本質上講，商標先用權繼受人繼受的本質，不完全是對商標在先使用權的繼受，而是繼受其業務。y因此，在先使用的商標可以與企業、業務一并轉讓。

其三，對我國商標法及其實施細則具體條款的補充建議。一是可以參照專利先用權的規定，商標先用權就是對商標專用權的限制，對于善意后注冊人而言，可以規定為不侵犯商標專有權的例外；二是對于惡意的商標后注冊人，應該賦予商標先用人對后注冊商標的撤銷請求權；三是在商標先用權已經確認的前提下，即使在相同或者類似商品或服務上被注冊了相同或者近似的商標，商標先用權人也有權在原有的范圍內繼續使用；如果在先使用商標與注冊商標容易導致混淆，商標權人可以要求先用權人通過附加適當標記以區別，但“混淆”的標準需要在后續立法中加以明確；四是在先使用商標受保護的構成要件應該歸納為在相同或相似商標上使用、使用在注冊商標申請日前、正當競爭目的、連續實質使用、使用取得了一定的商譽。

結 語

“先用權”在我國最早應用在專利法范疇，賦予申請日之前已善意實施專利技術的人在法定條件下繼續實施的權利。由此推彼，商標法意義上的先用權，是指在先使用人在他人申請之前，已經持續使用了相同或類似的商標，在申請人獲得商標權后，先用人仍然可以在一定范圍內繼續使用商標的權利。鑒于商標既是區別不同經營者的標志，又是經營者商譽的載體，此商譽實質上是經營者通過持續使用及消費者的不斷認知而逐步形成的。為了維護經營者的商譽，保護在先使用的未注冊商標理顯得十分必要。然而，我國堅持商標注冊原則，未注冊商標難以得到應有的保護。本文從商標先用權構成要件的討論出發，針對商標先用權制度存在的問題，對商標先用權的現有立法進行了梳理，對專利先用權司法判例存在的問題進行了簡要分析。為協調商標先用人與商標權人之間的關系，要求商標權人應給先用人適當寬容，允許先用人繼續使用已經使用的商標；同時，為了維護消費者利益，避免先用人與注冊人的使用發生實際混淆，還應對先用人的繼續使用給予合理的限制。

In China, the legal way to obtain the exclusive right to use trademarks is applying for registration. In most Anglo-American countries, they implement the principle of the protection of trademark use, so there is no theoretical obstacles to protect the prior use right of trademarks. However, those countries which implement the principle of the protection of trademark registration lack legal basis to protect the prior use right of trademark. In Chinese trademark law, the protection for well-know trademark is the same as international treaties, but the protection for prior use right of ordinary trademark lacks legal support. We have to admit that there are always interest confl icts between the prior user and the post registered person, or the trademark owner. Therefore, in order to balance the interests of prior users and registrants, we need to defi ne the content and the elements of the prior use right of trademark, clarify the theoretical basis of the protection of prior use right of trademark, and put forward legislative suggestions.

trademark prior use; prior use right; registered trademark

張峣，西安交通大學法學院博士生