從Bowman案看美國專利權用盡原則的歷史演變

陳衛明

從Bowman案看美國專利權用盡原則的歷史演變

陳衛明

通過對Bowman案的分析，梳理美國對專利權用盡原則的歷史詮釋，認為尤其是針對農業生物技術，美國對該原則基本持否定態度，這充分凸顯了美國尋求以農業生物技術為先導，繼續在全球保持其科技領先地位的意圖。

專利權用盡原則 原大豆 商品大豆 單個產品 半成品

一、Bowman案和專利權用盡原則

2013年5月13日，美國最高法院對Bowman v. Monsanto Co.案（以下簡稱Bowman案）的審理終于落下法槌：九位大法官經過投票一致通過孟山都公司（Monsanto Co.）勝訴。該判決被美國高院譽為知識產權領域的重大勝利，是自1946年以來，對農業生物技術、計算機軟件、生物制藥等易于產生復制品的技術領域的最強力的專利支持ahttp://www.dailyfinance.com/on/monsanto-gmo-roundup-ready-seeds-patents-food-prices/（2014年2月最后訪問）。。

Bowman案的審理過程中，美國各級法院（地方法院、聯邦巡回法院、最高法院）就“專利權用盡原則”（以下簡稱用盡原則）及其適用性，引證了歷史判例來進行詮釋，并提出了與國際公認準則不一致的理念。專利權用盡原則也稱為“首次銷售原則”，我國《專利法》第69條第1款即是關于該原則的規定：“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；（不視為侵犯專利權）”。用盡原則是知識產權法領域公認的準則，例如《論知識產權窮竭原則的正當性基礎》b馬強、王燕：《論知識產權窮竭原則的正當性基礎》，載《知識產權》2011年1期，第93頁。一文中稱：“權利窮竭原則是效益原則和公平原則在知識產權法領域具體應用的體現，為防止過度壟斷所導致的資源浪費和不合理配置而存在。”

但在用盡原則的具體運用上，各國卻有“完全用盡”和“非完全用盡”兩種不同方式c萬琦：《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》，載《知識產權》2010年4期，第91頁。。例如我國和歐盟國家采取的是“完全用盡”，例如《論植物品種的可專利性》d蔡軍祥：《論植物品種的可專利性》，載復旦大學2003年碩士論文，http//www.docin/p-715719596.html，最后訪問時間：2014年3月。一文中描述：“這是對專利權本身的一種自然的、內在的限制，是一種‘強行’規定，不得因為專利許可的規定而被排除，……”。

而“不完全用盡”方式，是指用盡原則在特定條件下不適用，例如《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》e同注釋 c 。一文中所述：“通常，專利權用盡原則的法律效果在于專利產品的首次銷售之后，專利權人不得繼續干涉該產品的使用或轉讓。然而，在某些情況下，專利權人在銷售的產品上標示‘限一次使用’等限制性條件,……”。美國多年來采用的是“不完全用盡”，這已經為用盡原則做了限定。但此次Bowman案的判決，美國法院又進一步推出了“特定條件”之說，即用盡原則只適用于“特定條件”，而不適用于一般或通常情況，從而對用盡原則的運用范圍做了更為嚴苛的限定。

二、Bowman案對用盡原則的詮釋

農民Bowman所種植的原大豆f本文中“原大豆”指引起專利糾紛的侵權大豆。有兩個來源：自己保存的種子和從谷倉購買的商品大豆g本文中“商品大豆”指只能用于消費而不能用作種子的大豆。，此次各級法院（地方法院、聯邦巡回法院、最高法院）認定Bowman種植這兩種大豆均為侵權行為。在陳述判決理由時，法院竭力重新詮釋用盡原則。

（一）Bowman留種用于種植是侵權行為

針對Bowman的留種行為，此次法院提出了“特定條件”理念，從而對用盡原則做出了新詮釋：“專利權用盡原則適用于：允許專利產品購買者使用和再銷售特定產品，但通常不授權制造、使用、銷售包含發明的產品。”hSuper Court of the United States 11-796, 第15頁。上述文字清晰表達了：用盡原則只適用于“特定條件”，而不適用于一般或通常情況。此次法院還從以前案例擷取有關論述來論證上述觀點，例如：“專利產品的首次銷售（原則）終止于該售出產品”iQuanta案，553 U.S. 617,625, 2008年。；用盡原則“只要該特定產品包含或可能包含發明”jUnivis案，316 U.S. 241,251, 1942年。；“在購買了該產品后”，用盡原則剝奪了專利權人對購買者的控制kGeneral Electric案，272 U.S. 476,489, 1926年。；“因此售出產品移出專利壟斷權之外”lMotion Picture Patents案，243 U.S. 502,516, 1917年。；用盡原則“移交了使用該機器的權利”mm Adams案，84 U.S. (17 Wall.)453,455, 1873年。；（專利）用盡原則切斷了“用于銷售的該機器的任何權利”nBloomer v. Millinger 案，68 U.S.(1 Wall.)340,350, 1864年。。總之，此次法院從以前判例中摘文截句竭力為用盡原則做“特定條件”的歷史詮釋。

而Bowman的依據是Univis案和Quanta案這兩個支持用盡原則的判例，并據此認為原大豆“包含或實質包含了”后代大豆，因此孟山都在原大豆上的權利用盡。Univis案（1942年）中，批發商和零售商只被許可銷售光片，但他們未經授權擅自對光片進行打磨拋光，而該方法是受到專利保護的。最終美國法院裁定對光片打磨拋光的專利權隨著光片的銷售而用盡，該案所確定的規則是：“專利權人一旦出售了在專利保護范圍之內的半成品，那么專利權人出售的就是包含在專利產品上的發明。”

Quanta案（2008年）中，LG公司許可Intel公司實施LG的一組關于計算機數據管理技術的專利。Quanta公司從Intel公司購買了CPU芯片后，將它們與非Intel公司制造的部件進行組裝，而該組裝方法正好落入LG公司方法專利的權利要求范圍。美國高院經過審理判定專利權用盡原則適用于該案。Quanta案的結論是：“包含方法專利的產品首次銷售行為將使得專利權人喪失對該產品后繼壟斷權。”

對于Bowman案，“該案中包含或實質包含后代大豆的原大豆等同于Univis案和Quanta案中的包含或實質包含發明的半成品”的觀點，本文在研析此次法院的法理詮釋后認為：首先，Univis案和Quanta案中的售出產品均為包含專利發明的半成品，而Bowman案中的原大豆卻是獨立的單個產品o本文中“單個產品”是相對于半成品而言的消費者可以直接使用的獨立的完整產品。，這是兩者最重要的不同點。Univis案和Quanta案中的半成品要成為單個成品，必須要實施用盡原則來剝離專利權人在該半成品上的發明壟斷權，才能將半成品與“發明”（一般是將半成品制造為單個產品的方法發明）捆綁。而Bowman案中的原大豆本身就是獨立的單個產品，并非半成品或特定產品，根本無須捆綁“方法發明”。其次，Bowman的留種并非購買而來，而是來自收獲物。眾所周知首次銷售原則（用盡原則）適用于售出產品，Bowman擅自留的種子并非售出產品，所以顯然不適用用盡原則。所以本次法院認為Bowman所舉證的Univis案和Quanta案是用盡原則在“特定條件”下的運用，并不適用于該案。

（二）Bowman購買商品大豆用于種植是侵權行為

分析Bowman種植商品大豆的行為，最終的落腳點是用盡原則中的“專利壟斷權的剝離”。本次法院通過一些否定用盡原則的歷史判例，來詮釋“專利壟斷權的剝離”的適用情況。

該案所涉及的抗農達商品大豆，是Bowman從谷倉購買的，而這些大豆是曾與孟山都公司簽約的農民賣給谷倉的，那些簽約農民是孟山都公司的直接被許可人。簽約農民作為被許可人從孟山都公司獲得名為“技術協議”的獨立許可，該技術協議授權簽約農民只能在一季使用抗農達種子。簽約農民可以為消費目的（例如作為動物飼料）自己使用種子的收獲物，也可以將種子收獲物賣給谷倉，但簽約農民沒有留種的權利（這點植物品種保護法不同）。

Bowman案中，因為孟山都公司通過技術協議，限制被許可人種植收獲的抗農達大豆，因此孟山都公司在原大豆上的專利壟斷權并未剝離。作為第三方Bowman，不能超出被許可人（谷倉或簽約農民）的權利，將商品大豆用于種植。

1873年的Mitchell案p83 U.S.(16 Wall.) 544,548.中，專利所有人Taylor授權排他性許可給Bayley，允許Bayley在馬薩諸塞州和新罕布什爾州制造、使用，以及再許可他人制造、使用氈帽機器專利。許可協議清楚地規定“被許可人在原專利到期后，不得以任何方式或形式處理、銷售、或許可使用該機器”。Bayley又“銷售機器”給Mitchell，并許可他在馬薩諸塞州的黑弗里爾市經營和使用該機器，而沒有任何其他限制條件。專利權到期后，Mitchell還繼續使用機器，這就超出了專利所有人許可Bayley的權利范圍。因此，Mitchell的過期使用是侵權行為，因為Bayley（被許可人）從未獲得超過原專利期限使用的授權，他不可能轉讓未獲得的權利給Mitchell（購買者）。該案的結論是：用盡原則發生在“銷售不受任何限制、并且沒有任何條件的情況”。

在1883年Porter Needle案q17 F.536,537-538(C.C.D. Mass.1883).中法院解釋：“法院已經準許所有權和使用權的割斷，……如果專利權人已經選擇了割斷，如果他的意圖無庸置疑”。在1896年International Pavement案r75 F.590,593(C.C.E.D. Pa.1896).中，法院聲稱：“被告購買的不是機器本身，而是機器與許可的聯系，許可用來控制和限制購買者的使用。這是一個交易”。19世紀晚期有關專利法的論述也說：“不僅專利權人可以施加條件去限制受讓人或被許可人使用專利產品，而且擁有銷售權利的任何人可以在銷售時間內限制購買者使用的時間、地點、方法”。sRobinson，The Law of Patents for Useful Inventions §824 (1890年).1938年的General Talking Pictures案t305 U.S.124,127.中，被許可人為商業用途制造、銷售了有專利權的擴大器，但他實際只被許可將產品用于私人用途。法院認為，該銷售不適用用盡原則，因為專利權人已經排除了購買者為商業目的使用放大器的權利。

上述判例都否定了用盡原則，也未采用“專利壟斷權的剝離”，其最終效果是將專利壟斷權延伸至售出產品。

三、美國對用盡原則的歷史詮釋

本文通過梳理剖析美國歷史上此類判例以及本案判決，認為在用盡原則的運用上，美國法院和國會越來越趨于嚴苛，尤其是近年來針對生物體及農業生物技術，否定用盡原則的判例越來越多。在這點上可以說美國對用盡原則的運用與國際公認的準則相距越來越遠。

（一）用盡原則對非生物體專利權的運用

最初1852年時的Bloomer v. McQuewan案u55 U.S.(14 How.) 539,549.首次運用了用盡原則，“設備轉移到購買者手中后，機器的使用權就超出了專利壟斷權的范圍，……也不再處于專利法的保護范圍之內。”但該案同時提到了不允許再制造復制品的售后限制v本文中“售后限制”是指，專利權人在產品售出時，可以與被許可人或購買者簽訂許可協議，從而規定被許可人或購買者使用該產品的限制性條件，例如“限一次性使用”、“不得留種”等。。

之后，1864年的Bloomer v. Millinger案和1873年的Adams案繼承了該準則。Adams案（1873年）案中的專利權人許可了Lockhart & Seelye在波士頓范圍內銷售專利產品，但第三方購買者（被告）卻在波士頓范圍以外進行銷售。法院最終判被告勝訴。Adams案認定“沒有任何限制情況下，……專利使用權用盡”，以及“一旦銷售，該專利產品上的壟斷權用盡，專利權人不得再依賴專利權來控制該產品的使用和處理”。

1942年Univis案和2008年Quanta案也是用盡原則的實施判例。所以最初美國是認可用盡原則的，這從兩個Bloomer案和Adams案可以看出。但本文認為，早期的兩個Bloomer案、Adams案與后來的Univis案、Quanta案的重要區別在于：早期案例中的售出產品指的是獨立的“單個產品”，而后來案例中售出產品指的是“半成品”。所以說，用盡原則在早期案例中可以適用于“單個產品”；而后來的Univis案或Quanta案時，只有“半成品”才適用用盡原則。這說明美國法院對用盡原則適用范圍早已縮小，從單個產品過渡到了半成品。

也是在1873年，Mitchell案開創了不認可用盡原則的先河。此后1882年American Cotton-Tie案ww 106 U.S.89,93.、1883年Porter Needle案、1896年International Pavement案、1902年E.Bement & Sons案x186 U.S.70,91.、1938年General Talking Pictures案、2002年McFarling案y302 F.3d 1291(Fed.Cir.2002).、2006年Scruggs案z459 F.3d 1328(Fed.Cir.2006).、2013年Bowman案等都是否定用盡原則的案例。

總結以上案例可以看出，尤其是進入20世紀后，美國法院越來越傾向于有條件實施用盡原則。例如1902年E.Bement & Sons案稱：法院認為，“除少數例外”，可以實施售后限制 。而1938年General Talking Pictures案干脆稱：70年前的判例（Adams案，1873年）已經“過時了”。

但1942年Univis案和2008年Quanta案又是支持用盡原則的案例，原因在于，Adams案中的售出產品是獨立的單個產品，實施用盡原則并不影響到終端消費；而后來的Univis或Quanta案中的售出產品皆為半成品，如果不運用用盡原則來剝離專利權人在該半成品上的發明壟斷權，則半成品因為捆綁不上“方法發明”而無法成為獨立的單個產品，終端消費也無法實現。所以Univis案或Quanta案是不得已而實施用盡原則的案例。

（二）用盡原則對生物體專利權的運用

生物體的專利保護要點是其天生的自我復制能力，而用盡原則是此種保護的障礙。美國法院和國會意識到：尤其是涉及農業生物技術的領域，必須封殺用盡原則才能使專利壟斷權延伸到種子的后代。

本次法院也從19世紀的判例中找到了不允許對售后產品進行“復制”的依據，雖然當時專利法的保護對象還未涉及生物體，例如：“專利產品的購買者可以通過更換磨損的和損壞的部件‘修理’該產品，但購買者無權再制造該產品去創造發明的新復制品。（1852年，Bloomer v. McQuewan案）”“專利產品購買者不能通過購買獲得使用或銷售包含專利發明的新產品的權利”，“為普通生活購買工具或機器的購買者……無權制造另一機器，無論他是自己使用或出于任何目的出售給他人。（1873年，Mitchell案）”“用舊專利棉包綁帶的幾個部件進行拼湊創造新的棉包綁帶，以此對專利棉包綁帶再改造是不被允許的。（1882年，American Cotton-Tie案）”

從1980年Chakrabarty案@74 47 U.S.303,308(1980).起美國法院和國會確立了用專利保護生物體發明的準則，而1985年Ex parte Hibberd案@8227 U.S.443 (1985).開始了對植物品種的專利保護。此后在美國，尤其是涉及谷物類的實用專利與日俱增，而最近10年更顯示了高速發展趨勢。據本文統計，2004年至2013年底，美國涉及谷物類的實用專利共2387件，其中孟山都公司擁有1399件，幾乎切去了這塊蛋糕的六成。

由于農業生物技術創新中的不確定性超過其他產業，所以其研發成本高、研發周期長。據統計，農業生物技術的研發成本兩倍于制藥產業，而制藥產業的研發成本又數倍于其他產業。再例如，具備特定農藝性狀的植物品種的商業化平均時間是13.1年，耗資1.36億美元@9See CropLife International, Study: Cost of Bringing a Biotech Crop to Market, http://www.croplife.org/PhillipsMcDougall Study (last visited Jan. 15, 2013).。 但農業生物技術有易于復制的特性，例如Bowman案中的大豆種子幾乎可以無限量繁殖。所以在該領域，如果實施用盡原則，將專利壟斷權從售出產品剝離，專利權人則不能控制他人的復制行為，而限定用盡原則的使用則可以使專利壟斷權延伸到種子的后代。正如本案主審法官Joho Roberts所言：“如果在該領域實施首次銷售原則，任何人都可以培育和擁有大量所想要的種子，那么世界上還有什么人愿意花錢去嘗試改良種子？”

為了激勵孟山都公司這樣的創新者，強化對農業生物技術的專利保護就成為美國知識產權戰略的重頭戲。所以近年來，美國法院尤其對孟山都這樣的種業巨頭呵護備至，使得孟山都公司在多次專利訴訟案中屢屢得手，例如McFarling案（2002年）、Scruggs案（2006年）和該案；另外還有2000年的Pioneer Hi-bred案#0200 F.3d 1374(Fed.Cir.2000). Supreme Court of the United States No.11-796，第10頁、第28頁。，勝訴方也是與孟山都公司有千絲萬縷關聯的先鋒公司。從這些判例可以看出，一旦用盡原則涉及到農業生物技術，美國法院和國會都不遺余力予以限定乃至封殺。

所以此次法院特別強調：法院和國會堅決反對Bowman的種植行為，因為這是在未經授權情況下故意人為制造大豆的復制品和創造新的侵權產品。#1200 F.3d 1374(Fed.Cir.2000). Supreme Court of the United States No.11-796，第10頁、第28頁。

四、Bowman案對我國的啟示

（一）用盡原則可以將半成品與“方法發明”捆綁

我國專利法不保護植物品種，所以在我國不會因為類似“抗農達大豆”的事件引發專利訴訟。因此本文討論上述第一種侵權行為中的半成品時，落實到我國的具體情況，指的是非生物體。

我國是以成文為法律依據的國家，所以法律內涵是從法條字面來詮釋的。Bowman案詮釋了“特定條件”下才可以實施用盡原則，但我國《專利法》第69條第1款只規定了用盡原則限于售出專利產品，從字面看，我國專利法對實施用盡原則時是否存在限制條件并未明確規定。

美國Univis案和Quanta案中所定義的關于特定產品或半成品情況下可實施用盡原則的準則，所起的作用是將半成品與“方法發明”捆綁起來，以防止同一發明主題之下的產品和方法重復獲取專利費。

本文認為，我國專利法沒有明確規定實施用盡原則時究竟是否存在限制條件，將使專利權人就同一主題發明可能同時擁有產品專利和方法專利。例如原本捆綁產品和方法專利為一體的某國外技術，在申請中國專利時可以一分為二，從而使引入方付出雙重專利費。

（二）應借鑒美國對植物品種的全方位保護

美國對植物品種的專利保護是全方位的：從有性繁殖到無性繁殖的植物品種，從植物品種的外表形態到其生理特性，從植物品種的培育、檢測、選擇方法到植物品種所包含的基因、細胞、載體、核酸序列等，都在可專利之列。而Bowman案更顯示，美國實用專利不僅要保護植物品種所含有的專利特性，而且還要將這種保護延伸到其子孫后代。

從Bowman案可以看出，此次法院不惜從以前判例中摘文截句并創建新理由，以專利權的壟斷性強力支持孟山都公司這樣的種業巨頭。但也正是由于對農業生物技術強有力的專利保護，使得美國在該技術領域遙遙領先于包括歐盟在內的世界各國。

而目前我國專利法對農業生物技術的保護，仍只涉及植物品種中所包含的細胞、基因、核酸序列等產品的生產方法，而我國植物品種保護條例對植物品種的保護也僅限于收獲物（附屬品種和衍生品種并不在保護之列），可見我國的兩種針對植物品種的保護無論從廣度到深度均遠不及美國，建議未來修改專利法時，借鑒美國對植物品種全方位保護的做法。

Based on the analysis of the Bowman case , this article sorts out and reviews the historical interpretations of the Patent Exhaustion Doctrine in United States. According to the research results, United States held a negative attitude to the doctrine, especially in the agricultural biotechnology fi eld, which highlights the United States seeks to take the agricultural biotechnology as a forerunner, continues maintain the world's leading position on science and technology.

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陳衛明，國家知識產權局專利局文獻部三級審查員